Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI
DECISI�N DEL EXPERTO
Gast�n y Daniela S.A c. Fernando Molina
Caso No. DES2008-00019
1. Las Partes
La Demandante es Gast�n y Daniela S.A., con domicilio en Madrid, Espa�a, representada por Elzaburu, Espa�a.
El Demandado es Fernando Molina, con domicilio en C�rdoba, Espa�a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio ( ) (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se present� ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el “Centro”) el 17 de junio de 2008. El 17 de junio de 2008 el Centro envi� a ESNIC, v�a correo electr�nico, una solicitud de verificaci�n registral en relaci�n con el Nombre de Dominio en cuesti�n. El 23 de junio de 2008 ESNIC envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n. El Centro verific� que la Demanda cumpl�a los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluci�n extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los art�culos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de junio de 2008. De conformidad con el art�culo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij� para el 13 de julio de 2008. El Demandado no contest� a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific� al Demandado su falta de personaci�n y ausencia de contestaci�n a la Demanda el 16 de julio de 2008.
El Centro nombr� a Antonia Ruiz L�pez como Experto el d�a 24 de julio de 2008, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el art�culo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una Sociedad espa�ola, fundada en Bilbao en el a�o 1876, dedicada a los sectores de la decoraci�n y del textil.
La Demandante es titular de numerosos registros de la marca GAST�N Y DANIELA, entre los que cabe destacar:
- la marca comunitaria n� 4.991.915 GAST�N Y DANIELA, para distinguir productos de las clases 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 (del 27 de enero de 2003);
- la marca espa�ola n� 1.075.826 GASTON Y DANIELA (mixta), para distinguir productos de la clase 24 (del 12 de julio de 1984);
- la marca espa�ola n� 1.075.827 GASTON Y DANIELA (mixta), para distinguir productos de la clase 27 (del 12 de julio de 1984);
- la marca espa�ola 935.063 GAST�N Y DANIELA, para distinguir productos de la clase 20 (del 4 de marzo de 1980); y
- la marca espa�ola n� 2.752.088 GAST�N Y DANIELA, para distinguir productos de las clases 24 y 27 (del 29 de diciembre de 1976).
La referida marca GAST�N Y DANIELA goza de gran prestigio en los sectores mencionados y entre los consumidores, debido al uso que viene haciendo de ella la Demandante durante los �ltimos 130 a�os, por lo que puede ser calificada como marca notoria.
La Demandante registr� el Nombre de Dominio , del 24 de junio de 1998 y lo utiliza en Internet como p�gina Web para dar a conocer sus productos, es decir como exposici�n on-line.
El Demandado es una persona f�sica y registr� el Nombre de Dominio el 12 de diciembre de 2007.
El Experto ha comprobado que al acceder al sitio Web “www.gast�” tan solo aparece una p�gina con la indicaci�n “servicio de parking de dominios de ”, siendo Arsys el Agente Registrador del Nombre de Dominio.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- Que es una Sociedad espa�ola, fundada en Bilbao en el a�o 1876 y que en la actualidad es una de las empresas m�s prestigiosa en el �mbito de la decoraci�n y el textil.
- Que es titular de numerosos registros de marca (algunos de los cuales se han mencionado en el p�rrafo 4�, Antecedentes de Hecho) y del nombre de dominio , del 24 de junio de 1998.
- Que el Nombre de Dominio es id�ntico a su marca GAST�N Y DANIELA, ampliamente conocida en el sector econ�mico espa�ol, por lo que se trata de una marca notoria.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio, habi�ndolo registrado de mala fe.
- Que envi� un requerimiento al Demandado inform�ndole acerca de la lesi�n de sus derechos y exigi�ndole la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio; dicho requerimiento fue reiterado, a pesar de lo cual no recibi� ninguna respuesta al mismo.
Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.
B. Demandado
El Demandado no contest� a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
De conformidad con el art�culo 21 del Reglamento, el Experto resolver� la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento. Resultan asimismo aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espa�ol y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.
6.2 Falta de contestaci�n a la Demanda por parte del Demandado
El Demandado no se ha personado en este procedimiento, por lo que, conforme a lo establecido en el p�rrafo e) del Art�culo 16 del Reglamento, el Experto resolver� la controversia bas�ndose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoy�ndose exclusivamente en la falta de contestaci�n del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. As� se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI No. D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Seraf�n Rodr�guez Rodr�guez, Caso OMPI No. D2001-1183, y Retevisi�n Movil S. A. v. Miguel Men�ndez, Caso OMPI No. D2001-1479, Nike Internacional, Ltd. v. Inmaculada Gallego Pastor,Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).
6.3. Examen de los presupuestos para la estimaci�n de la Demanda
De acuerdo con el art�culo 2 del Reglamento, se considerar� que el Nombre de Dominio ha sido registrado con car�cter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con un t�rmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizar� la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
6.3.A. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusi�n
El Reglamento, en su art�culo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espa�a.
En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca, como queda dicho en el p�rrafo segundo, apartado 4 (Antecedentes de Hecho).
Respecto al riesgo de “crear confusi�n”, no cabe la menor duda de que tal riesgo existe, puesto que nos encontramos ante una total identidad entre la marca de la Demandante y el Nombre de Dominio. De acuerdo con la Doctrina un�nime del Centro, en la comparaci�n no se ha de tener en cuenta la part�cula “es”.
Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido art�culo 2.
6.3.B. Derechos o intereses leg�timos
El Reglamento establece que corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, seg�n Doctrina consolidada, basta que �ste haya acreditado la falta de derechos o intereses leg�timos prima facie - lo que efectivamente sucede en el presente caso - para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Sin embargo, tal y como se ha indicado anteriormente, el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.
La Doctrina del Centro tambi�n ha venido considerando que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuaci�n.
El Demandado no ha sido ni es conocido por la denominaci�n “gast�nydaniela”. En realidad dicha denominaci�n se corresponde con la marca notoria de la Demandante, siendo adem�s una marca de fuerte car�cter distintivo formada a partir de dos nombres propios, por lo que dif�cilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elecci�n de la misma para su registro como Nombre de Dominio.
El Demandado tampoco ha hecho ning�n uso leg�timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, limit�ndose a una tenencia pasiva del mismo.
Por el contrario, la Demandante lleva 130 a�os utilizando su marca en Espa�a, habiendo adquirido notoriedad y prestigio. Por ello, resulta evidente que el Demandado conoc�a perfectamente la existencia de la citada marca y que al registrarla como Nombre de Dominio no pretend�a un uso en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino aprovecharse de su notoriedad.
De lo que antecede resulta evidente que la Demandante en ning�n momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorizaci�n de uso de su marca.
En cualquier caso, el Demandado no ha contestado a los requerimientos enviados por la Demandante, ni se ha personado en el presente procedimiento, lo que, de acuerdo con la Doctrina del Centro dadas las circunstancias del caso, puede interpretarse como un reconocimiento impl�cito por su parte de que no posee derechos o intereses leg�timos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habr�a adoptado una posici�n activa y los habr�a puesto de manifiesto.
En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante permiten concluir que el Demandado carece de cualquier derecho o inter�s leg�timo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y que con su registro tan solo pretend�a aprovecharse de alg�n modo de la notoriedad de una marca ajena. As�, con motivo de la puesta en funcionamiento de los dominios multiling�es aprovech� para registrar ileg�timamente a su nombre una denominaci�n que para la generalidad del p�blico identifica a la Demandante.
Por consiguiente, tambi�n se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su art�culo 2.
6.3.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante ha acreditado la notoriedad de la Marca y, por tanto, procede tener en cuenta que las marcas notorias gozan de una especial protecci�n (Art�culo 6bis del Convenio de la Uni�n de Par�s, Art�culo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Art�culo 8 de la Ley de Marcas espa�ola).
La referida notoriedad permite deducir que el Demandado conoc�a perfectamente la existencia de la Marca del Demandante y que registr� el Nombre de Dominio de mala fe, de acuerdo con la Doctrina del Centro. En realidad, el Experto est� persuadido de que dicho registro dif�cilmente puede obedecer a una actuaci�n basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro el Demandado ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca GAST�N Y DANIELA, lo que proh�be expresamente la Ley de Marcas espa�ola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Art�culo 34, seg�n el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tr�fico econ�mico; adem�s, trat�ndose de una marca notoria o renombrada, su titular podr� prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo id�ntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas pr�cticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del car�cter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podr� prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaci�n telem�ticas y como nombre de dominio (Art�culo 34.3.e).
Tambi�n se ha de valorar aqu� el hecho ya referido de que la Demandante intent� evitar el presente procedimiento enviando requerimientos al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habr�a bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tal requerimiento qued� sin respuesta.
Por �ltimo, respecto a la tenencia pasiva del Nombre de Dominio, numerosas decisiones del Centro vienen interpretando que ha de considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, C�diz, Almer�a, M�laga y Antequera (UNICAJA) v. Fernando Labadia Pardo,Caso OMPI No. D2000-1402; Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. Enric-Josep,Caso OMPI No. D2001-0438; Tiendas de Conveniencia, S.A. v. Opencor, S.A., y Jos� Socorregut Dom�nech,Caso OMPI No. D2002-1026; Grupo Zena de Restaurantes, S.A. V. Ri, Caso OMPI No. D2006-0740.
En cualquier caso, de acuerdo con la Doctrina del Centro, resulta dif�cil imaginar un uso de buena fe cuando el registro ha sido realizado de mala fe.
En consecuencia, el Experto considera que tambi�n se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.
7. Decisi�n
Por las razones expuestas, en conformidad con el art�culo 21 Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz L�pez
Experto
Fecha: 7 de agosto de 2008
Full & Egal Universal Law Academy