Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Schibsted ASA v. Noel Tellez Barbero
Caso No. DES2008-0022
1. Las Partes
La Demandante es Schibsted ASA, Oslo, Noruega, representada por Elzaburu, España.
La Demandada es Noel Tellez Barbero, Córdoba, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de julio de 2008. El 11 de julio de 2008, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 14 de julio de 2008, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de julio de 2008. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de agosto de 2008. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 7 de agosto de 2008.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 12 de agosto de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos no controvertidos se resumen a continuación:
La Demandante tiene derechos en las marcas que a continuación se describirán a través de las siguientes entidades participadas: de la compañía 20 Min Holding AG, domiciliada en Suiza, de la que la Demandante es titular del 100% de su capital así como de la compañía española Multiprensa y Mas, S.L. de la que la Demandante es titular del 80% del capital social.
Tales registros, entre otros muchos aportados y por ser los más importantes, son los siguientes:
- Registro de marca nacional 2215829 (clase 35) 20 MINUTOS
- Registro de marca nacional 2215830 (clase 16) 20 MINUTOS
- Registro de marca nacional 2457035 (clase 16) 20 MINUTOS
- Registro de marca nacional 2447774 (clase 16), 20 MINUTOS BARCELONA Y M@S
Las referidas compañías, han otorgado la preceptiva declaración, por la que se autoriza a la Demandante para que represente, en tanto sociedad matriz, en el presente procedimiento, los intereses de ambas compañías.
La Demandante tiene derechos en la Unión Europea, así como en muchos otros países de todo el mundo, en numerosos registros de la citada marca, ya sea de forma directa, o a través de sus sociedades participadas.
La marca puede ser considerada notoria, a nivel internacional, siendo particularmente conocida por el consumidor en relación con las publicaciones que edita la Demandante en España, concretamente en el sector de la prensa gratuita.
El Demandado registró el Nombre de Dominio en disputa el 15 de diciembre de 2007.
Con anterioridad a la iniciación de este procedimiento, el Demandante envió sendos requerimientos al Demandado, instándole a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio en disputa, sin que hubiera respuesta por su parte.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que es propietaria, a través de sus filiales, las compañías 20 Min Holding AG y Multiprensa y Mas,S.L. de numerosos registros marcarios tanto en España, en la Unión Europea y otros países.
Que para actuar en este procedimiento se obtuvo la correspondiente autorización de sus filiales, en tanto titulares de las marcas que apoyan su reclamación.
Que la Demandante es líder en el sector de la prensa gratuita y que opera bajo la marca 20 MINUTOS no solo en España, sino en numerosos países de América Latina, tales como Venezuela y México, donde también está registrada la marca.
Que otorga a sus publicaciones un licencia Creative Commons lo que facilita la propagación y difusión de sus diarios tanto en formato en papel como formato digital por lo que junto con su propia actividad comercial han conseguido un importantísimo conocimiento por el público del diario bajo la marca 20 MINUTOS en todo el mundo, a través de sus diferentes ediciones y contenidos - en función de cada lugar geográfico -. Por tanto, la marca ha alcanzado una notoriedad internacional y nacional reconocida expresamente por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Finalmente, considera que se dan los supuestos para la transferencia del dominio por lo siguiente:
- que existe identidad entre la marca y el Nombre de Dominio en disputa;
- que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa pues carece de derechos de propiedad industrial inscritos en la OEPM u OAMI; tampoco parece que haya sido conocido por el Nombre de Dominio en disputa así como por la falta de contestación a los escritos de marzo de 2007 y mayo de 2008 solicitando la transferencia voluntaria; y
- que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio en disputa de mala fe a la vista de la notoriedad de la marca 20 MINUTOS además de haber sido parte el Demandado en al menos otro procedimiento, es decir, Schibsted ASA v. Carreiro,Caso OMPI No. DES2007-0028.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
El hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su artículo 21 que “el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes” y que conforme al artículo 20 del propio Reglamento “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.
En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0004; Sanofi Aventis v. D. Holger Kirgis,Caso OMPI No. DES2006-0007; Crédito y Caución,S.A. v. Dulemba Miroslaw,Caso OMPI No. DES2007-0018; Jagex Limited v. Morgan Mike,Caso OMPI No. DES2007-0023).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandante ha demostrado tener derechos en las marcas 20 MINUTOS que apoyan su pretensión en este procedimiento. No obstante, estos derechos aparecen a nombre de otras entidades mercantiles, 20 Min Holding AG y Multiprensa y Mas, S.L.. Sin embargo, el Demandante ha demostrado ser la matriz de tales entidades por lo que debemos aceptar la autorización concedida para actuar en nombre de las filiales teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes decisiones: Miele, Inc. v. Absolute Air Cleaners and Purifiers,Caso OMPI No. D2000-0756; y Toyota Motor Sales U.S.A. Inc. v. J. Alexis Productions,Caso OMPI No. D2003-0624; Schibsted ASA v. Carreiro,Caso OMPI No. DES2007-0028. Por lo tanto, el Experto considera que el Demandante posee derechos previos a los efectos del Reglamento.
Por otra parte, la principal diferencia entre las marcas del Demandante y el Nombre de Dominio en disputa es que aparece el acrónimo “www” de “world wide web” con anterioridad a la marca. Aunque desde que en los buscadores actuales puede ser no necesario la incorporación del uso del acrónimo “www” delante del nombre del dominio lo cierto es que sigue siendo una práctica heredara de los primeros momentos de la red que aún subsiste en numerosos internautas. Ahora bien, como en los nombres de dominio no cabe incorporar espacios en blanco, no cabe apreciar ningún elemento distintivo al nombre de dominio del Demandado frente a las marcas del Demandante.
En definitiva, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar, sino idéntico, a las marcas del Demandante.
Por tanto, este Experto declara cumplido con el primero de los requisitos del artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión.
En el presente caso, el Demandante ha logrado demostrar que: a) que el Demandado carece de registro alguno en propiedad industrial en la OEPM o en la OAMI, b) que el Demandado no utiliza personalmente el nombre de dominio en disputa sino que lo redirige a una web con un contenido muy variado y sin que suponga dicho redireccionamiento el ejercicio de una actividad comercial y, c) que el Demandado ha sido requerido para solucionar el incidente sin que haya contestado a los efectuados por el Demandante.
Por lo demás, no existe vinculación alguna desde el punto de vista comercial entre ambas partes.
Todo ello, junto con la falta de contestación del Demandado, aboca a este Experto a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Finalmente, requiere el Reglamento la prueba del requisito de que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Entiende el Experto que el Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que la marca 20 MINUTOS es notoria en España y que el Demandado al registrar el nombre de dominio era plenamente consciente de estar apropiándose de un signo que no le pertenecía.
La Doctrina también ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras Decisiones Eresmás Interactiva, S.A. / Alehop Internet, S.L. c. A/M García,Caso OMPI No. D2001-0949; Lycos España Internet Services S.L. c. Mediaweb S.L.,Caso OMPI No. D2004-0434; Jysk A/S c. Henrik Olsen, Caso OMPI No. DES2007-0011).
Por ello, este Experto entiende que el Demandado al solicitar el registro objeto de esta Decisión tenía en mente la marca del Demandante, por lo que debemos calificar su actuación como de mala fe. Es realmente difícil imaginar al Demandado eligiendo el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual. De esta manera, sólo cabe entender la solicitud efectuada del nombre de dominio en litigio por el Demandado bien por estar interesado en perturbar la actividad mercantil del titular de la marca bien por pretender la obtención de un lucro por la transferencia del nombre de dominio.
Todo ello, avalaría la conclusión de que la solicitud de registro del nombre de dominio se basó en la propia notoriedad de la marca 20 MINUTOS. Por ello, debemos concluir que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 26 de agosto de 2008
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