Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL EXPERTO C. Bechstein Pianofortefabrik AG c. Fulgencio Gómez Fernández Caso No. DES2009-0027 1. Las Partes
La Demandante es C. Bechstein Pianofortefabrik AG, con domicilio en Berlín, Alemania, representada por Ruschke Hartmann Madgwick & Seide, Alemania.
El Demandado es Fulgencio Gómez Fernández, con domicilio en Murcia, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio .
El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de junio de 2009 a través de correo electrónico y el 30 de junio de ese mismo año por correo ordinario. El 23 de junio de 2009 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 24 de junio de 2009 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de julio de 2009. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de julio de 2009. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 24 de julio de 2009.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 3 de agosto de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de un número elevado de marcas cuya parte denominativa consiste en la palabra “Bechstein” o “C.Bechstein” El listado completo de dichas marcas se contiene en los Anexos 3 y 4 a los que me remito, dado el amplio número de marcas allí listadas. No obstante, cabe referirse a la marca internacional con efectos en España nº 281.302 C.BECHSTEIN.
Igualmente, es un hecho demostrado que tales marcas se han registrado en numerosos países de todo el mundo (por ejemplo: Australia, Estados Unidos de América, China, Canadá, Turquía, Sudáfrica, entre otros).
La marca internacional nº 281.302 fue registrada en fecha 20 de marzo de 1964 y es denominativa.
En fecha de 31 de julio de 2008, la Demandante dirigió un comunicado al Demandado con ocasión del registro del Nombre de Dominio, en el que le solicitaba la transferencia del mismo.
La Demandante se dedica a la fabricación y distribución de instrumentos musicales y, concretamente, de pianos y pianos de cola.
Algunas de sus marcas datan de finales del siglo XIX, según ha quedado constatado, en concreto, en algunas de las marcas alemanas.
El Sr. José M. Gómez Fernández es un comerciante de pianos, titular de la página web “”, donde ofrece productos de la marca BECHSTEIN, propiedad de la Demandante. Esto se acredita mediante los Anexos 6 y 7 de la Demanda. La dirección postal del Sr. Gómez Fernández coincide con la del Demandado.
Según queda acreditado, en fecha 11 de julio de 2008, si se entraba a la página web “www.” se redirigía a la página web “”. Véase Anexo 8 de la Demanda. Ello ocurrió antes de la recepción del comunicado antes referido de 31 de julio de 2008.
Posteriormente, a través de la página web “www.” se ofertaban los servicios de una empresa de detectives que, aparentemente, no existe en la realidad. Véase Anexo 9 de la Demanda.
El Nombre de Dominio se ofrece en venta en la conocida página web “”.
El Nombre de Dominio fue registrado el 1 de diciembre de 2005.
Actualmente, según ha podido comprobar el Experto, la página web del Nombre de Dominio no es accesible desde Internet. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Según la Demandante:
Es titular de una serie de marcas con la denominación “Bechstein” o “C.Bechstein”, alguna de las cuales datan de finales del siglo XIX. Dichas marcas están registradas para la comercialización de pianos y pianos de cola.
Las marcas citadas están registradas en varios países del mundo, entre ellos España.
Su actividad tiene carácter notorio.
El Nombre de Dominio es coincidente con la parte denominativa de sus marcas; el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo; y éste está siendo usado y fue registrado de mala fe por el Demandado, al tratarse éste de un distribuidor de instrumentos musicales. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. 6. Debate y conclusiones
A continuación se analizarán los hechos y argumentos empleados por la Demandante, conforme a lo establecido en el Reglamento. A. Derechos Previos
La Demandante ha probado con amplitud ser la titular de una serie de marcas que le otorgan el derecho exclusivo a su uso, incluso como identificador de Internet, conforme establece la Legislación Española (cfr. artículo 34 de la vigente Ley de Marcas). Estos registros marcarios son anteriores al registro del Nombre de Dominio. Asimismo, la Demandante es una conocida y reputada fabricante de pianos y pianos de cola, cuya actividad se extiende a todo el mundo, razón por la cual hay que partir de la base de que sus marcas son notorias en el sentido que establece el artículo 8.2 de la Ley de Marcas). B. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo (i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante es titular de una serie de marcas cuya parte denominativa está formada por las palabras “Bechstein” o, en su caso, “C.Bechstein”. El Nombre de Dominio, por su parte, está formado por la palabra “bechstein”.
Por la simple comparación entre las partes denominativas de ambos términos es evidente que se da la identidad entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio, dada la esencial coincidencia de términos entre unas y otro.
Por consiguiente, el Experto concluye que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento. (ii) Ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el Nombre de Dominio
En relación con el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento y referido a la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el Nombre de Dominio, debe tenerse en cuenta que el Demandado no ha contestado la Demanda. Ello puede interpretarse como reconocimiento implícito de las pretensiones de la Demandante, interpretación inicial ésta que se confirma por el Experto una vez examinadas las pruebas documentales aportadas por la Demandante, como se verá a continuación.
En efecto, por un lado, hay que tener presente que la Demandante ha probado haber desarrollado una actividad en el sector de la fabricación y distribución de pianos y pianos de cola. Esta actividad se remonta incluso a finales del siglo XIX. Es decir, la Demandante es reconocida en el sector bajo la denominación “Bechstein”. Su actividad se extiende a todo el mundo. Asimismo, aquélla ha probado ser titular de un número elevado de marcas que incorporan la denominación “Bechstein”.
Por su parte, el Demandado no ha probado haber sido conocido en el mercado (español) bajo la denominación mencionada. Tampoco ha probado haber hecho uso del Nombre de Dominio, salvo para redirigir durante un tiempo la página web correspondiente al Nombre de Dominio a otra denominada “”, propiedad de D. José M. Gómez Fernández, curiosamente con el mismo domicilio que el del Demandado y con los mismos apellidos. Hay que hacer hincapié, aunque esto es un elemento que se analizará en el siguiente requisito, que el Sr. Gómez Fernández, José M. es propietario de una tienda donde se venden instrumentos musicales.
La redirección señalada es un claro intento de desviar consumidores que accedían a la página web del Nombre de Dominio a la de , creándose así confusión respecto al origen de las prestaciones, puesto que el uso del término “Bechstein” se asocia claramente a la Demandante.
Por todos estos motivos, el Experto encuentra que la Demandante ha probado la concurrencia del segundo requisito establecido en el Reglamento. (iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito establecido en el Reglamento necesario para que se estime la Demanda se refiere a que el Nombre de Dominio haya sido registrado o esté siendo usado de mala fe por el Demandado.
En opinión del Experto sin duda en este caso, se dan ambos requisitos.
En primer lugar, en la actualidad el Nombre de Dominio no es accesible, cuando sí lo fue en el pasado, según ha dejado probado la Demandante. Son innumerables las decisiones del Centro, según las cuales la inactividad puede considerarse un indicio de uso de mala fe del nombre de dominio Por todas, véase el asunto Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, Caso OMPI No. D2000-0018.
En segundo término, aunque la página web “” es titularidad del Sr. José M. Gómez Fernández, persona que aparentemente no coincide con la del Demandado (que se llama D. Fulgencio), es evidente que los datos de contacto indicados en relación con el Nombre de Dominio pueden modificarse a voluntad. En este sentido, es relevante a los efectos de la aplicación de este requisito que el domicilio que consta en ambos nombres de dominio (me refiero al nombre de dominio y al de ) es el mismo; y también es de resaltar el hecho de que los apellidos de los titulares coinciden. En conclusión, y ante la falta de personación del Demandado y contestación por su parte a la Demanda, el Experto infiere razonablemente de todo lo expuesto que el Demandado es también el titular del nombre de dominio .
Pues bien, se ha probado que al acceder en su momento a la página web “www.” el acceso se redirigía a la página web del nombre de dominio , es decir, a uno que es propiedad de una persona cuya profesión es distribuidor de instrumentos musicales.
Estos hechos encajan con el presupuesto del que parte el artículo 2 del Reglamento, en la circunstancia 4 de las relativas a pruebas de registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe, es decir, a que el Demandado, al utilizar el mismo, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.
Y esto es precisamente lo que ocurre en el presente caso, donde a través de la página web correspondiente a “” se distribuyen instrumentos musicales (concretamente, pianos y pianos de cola), objetos de comercio absolutamente coincidentes con los que comercializa la Demandante. Siendo idénticos denominativamente los términos de las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio, la posibilidad de confusión a que alude el Reglamento se da de modo manifiesto.
Pero, además, ha resultado probado que el Nombre de Dominio está ofreciéndose en venta, lo que, dadas las circunstancias relatadas, debe incluirse en la circunstancia 1 a la que alude el artículo 2 del Reglamento ya citado. Es palmario, además, que la persona del Demandado, por las razones arriba expuestas, es un distribuidor de instrumentos musicales, y por tanto, competidor de la Demandante.
Por último, y precisamente sobre la base del hecho probado que el Demandado es un distribuidor de instrumentos musicales, hay que considerar probado igualmente que conocía de la existencia de la marca BECHSTEIN y que la misma identifica a productos de la Demandante. Por ello, el registro del Nombre de Dominio por el Demandado se hizo claramente a sabiendas de que se estaba utilizando un término protegido por un derecho de marca previo correspondiente a un tercero. No cabe interpretar, pues, sino que tal registro se hizo con fines torticeros, y ello representa mala fe por parte del Demandado.
Por las razones expuestas, el Experto encuentra que en este caso, el Nombre de Dominio se registró y se usa de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido a la Demandante.
José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 17 de agosto de 2009
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