Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI DECISIÓN DEL EXPERTO Partygaming, Plc, Partygaming Ia Limited v. Gorka Valencia Casado Caso No. DES2010-0002 1. Las Partes
La Demandante es Partygaming, Plc, Partygaming Ia Limited con domicilio en Gibraltar y Bermuda, respectivamente, Territorios de Ultramar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Cuatrecasas Abogados, España.
La Demandada es Gorka Valencia Casado, con domicilio en, Vizacaya, España, representada por Domain Protect, S.A., Gipuzkoa, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de enero de 2010. El 14 de enero de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de enero de 2010 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una Demanda enmendada el 20 de enero de 2010. El Centro verificó que la Demanda enmendada cumplía con los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de enero de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de febrero de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 10 de febrero de 2010.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 23 de febrero de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Partygaming IA Limited. es titular de las siguientes marcas comunitarias: PARTYCASINO nº 4.186.185, solicitada el 12 de enero de 2005; PARTYCASINO nº 5.308.044, solicitada el 24 de agosto de 2006; y PARTYCASINO.COM LOVE TO WIN nº 7.295.603, solicitada el 7 de octubre de 2008.
El 22 de febrero de 2009 el Nombre de Dominio estaba conectado a un sitio web de Europa Casino. A requerimiento de los Demandantes, el Demandado inhabilitó tal conexión. Europa Casino es un competidor de los Demandantes.
Al introducir la palabra “partycasino” en buscadores de Internet, los resultados de la búsqueda se refieren a los Demandantes mayoritariamente.
El 21 de marzo de 2006 el director general de R emitió una resolución ordenando la cancelación de gran cantidad de nombres de dominio pertenecientes al Demandado, los cuales coincidían con marcas renombradas o notorias. Entre tales nombres de dominio se encontraban algunos relacionados claramente con negocios de casinos en línea.
El Demandado ha solicitado el registro de la marca “partycasino” con fecha 29 de marzo de 2006.
El 25 de febrero de 2009 los Demandantes enviaron un requerimiento al Demandado alegando sus derechos de marca previos sobre la palabra “partycasino” e informando sobre la lesión de tales derechos por el Demandado con ocasión del registro y uso del Nombre de Dominio. El Demandado respondió indicando que no le constaba que existiera marca alguna a favor de los Demandantes. La primera comunicación se reiteró por otra de fecha 2 de marzo de 2009. El Demandado respondió en la misma fecha, negándose a transferir el Nombre de Dominio.
El Nombre de Dominio se registró el 17 de diciembre de 2008. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandantes
Los Demandantes alegan lo siguiente:
Que son titulares de una serie de marcas comunitarias con la denominación “partycasino”. Se citan arriba.
Que el Demandado es una persona profesional especializada en el ámbito informático y de Internet, siendo fundador y administrador de Hostalia Internet, S.L.
Que el Demandado opera numerosos sitios web, como, por ejemplo, la plataforma Europa Casino, que es uno de los competidores de los Demandantes.
Que tiene una importante cartera de nombres de dominio relacionados con casinos en línea.
Que el director general de R procedió a cancelar al Demandado gran cantidad de nombres de dominio que coincidían con marcas renombradas o notorias, según se cita en su Demanda.
Que al intentar obtener la transferencia del Nombre de Dominio, se le informó que no era posible puesto que el mismo había sido solicitado por el Demandado sobre la base de la marca española “partycasino” no 2.702.949, solicitada el 29 de marzo de 2006.
Que el Demandado no ha usado efectivamente tal marca, ni otras notorias de terceros, que también registró en la misma fecha.
Que dirigió dos comunicaciones, al menos, al Demandado poniendo de manifiesto sus derechos previos sobre la denominación “partycasino”, e instándole a la transferencia del Nombre de Dominio.
Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas comunitarias que tienen registradas.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, como se demuestra por el hecho de que no haya utilizado efectivamente la marca “partycasino” que solicitara; y porque registrara otras marcas de terceros.
Que el Demandado registró y usa el Nombre de Dominio de mala fe, como se pone de manifiesto por el hecho de que registrara un gran número de nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros; porque el Nombre de Dominio corresponde a una marca notoria en el sector del juego en línea, donde el Demandado desarrolla actividades de promoción de uno de los competidores de los Demandantes; porque hasta que recibió la comunicación por parte de los Demandantes, el Demandado vinculó el Nombre de Dominio con el sitio web Europa Casino, uno de los competidores de los Demandantes. B. Demandado
El Demandado alega:
Que los Demandantes carecen de derechos previos sobre la denominación “partycasino”, puesto que la fecha de concesión de las marcas de los Demandantes es posterior al registro del Nombre de Dominio, siendo que la marca nº 4.186.185 se solicitó el 12 de enero de 2005 y fue concedida el 9 de abril de 2009; que la marca nº 5.308.044 se solicitó el 24 de agosto de 2006 y se concedió el 24 de abril de 2009; y que la marca nº 7.295.603 se solicitó el 7 de octubre de 2008 y se concedió el 21 de julio de 2009. Que, por lo tanto, no se cumple el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.
Que ostenta derechos e intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio como se pone de manifiesto por el hecho de haber registrado una marca española basada en el nombre “partycasino”, siendo que el presente procedimiento no debe entrar a valorar sobre la validez de dicho registro para lo que existen otros cauces.
Que se dedica al mercado secundario de nombres de dominio, pues es una actividad que genera contenido y valor en la Internet española, lo que no puede verse como un registro especulativo.
Que estaba realizando un uso lícito del Nombre de Dominio, puesto que utilizaba un sistema de filiación para temas de casinos, realizando tareas de marketing y publicidad para posicionar el Nombre de Dominio, siempre bajo el paraguas de la protección otorgada por la marca registrada, ya citada.
Que la desactivación al sitio web de Europa casino hay que verlo como una muestra de buena fe, actuando con cautela tal como exigían las circunstancias del envío del requerimiento por parte de las Demandantes.
Que no hay registro, ni uso de mala fe por su parte del Nombre de Dominio. 6. Debate y conclusiones
La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento y en el Derecho sustantivo aplicable, señaladamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, “LM”) y la Ley de Competencia Desleal española (Ley 3/1991, de 10 de enero, “LCD”).
Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que se tomarán en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años. A. Derechos Previos
El Experto considera que las marcas comunitarias de los Demandantes, PARTYCASINO nº 4.186.185, solicitada el 12 de enero de 2005 concedida en fecha 9 de abril de 2009; PARTYCASINO nº 5.308.044, solicitada el 24 de agosto de 2006 concedida en fecha 24 de abril de 2009; y PARTYCASINO.COM LOVE TO WIN nº 7.295.603, solicitada el 7 de octubre de 2008 concedida en fecha 21 de julio de 2009, constituyen derechos previos de la Demandante. Conforme con lo que establecen los artículos 13 y 14 LM, en conexión con el artículo 4 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883 (revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967), la solicitud o depósito de la misma oficialmente determina una prioridad en el tiempo a favor del solicitante en los términos establecidos en dichas disposiciones. El Experto considera y acepta la prioridad de las marcas de los Demandantes basada en la fecha de su solicitud. Por todo ello, el Experto concluye que los Demandantes cumplen con el requisitos de alegar Derechos Previos sobre un derecho de propiedad industrial protegido en España, según establece el Reglamento (cfr. artículo 2).
Por otra parte, el Experto tiene en cuenta que el Reglamento obliga a comparar los derechos previos alegados respecto del Nombre de Dominio (cfr. artículo 2 del Reglamento, véase definición de “Derechos previos” en conexión con la de “Registro de Nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo”). B. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Una vez aceptado que los Demandantes gozan de Derechos Previos sobre la denominación “partycasino” en el sentido exigido en el Reglamento, es preciso abordar la concurrencia del primero de los requisitos establecidos en el Reglamento, esto es, determinar si hay identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre los Derechos Previos alegados por los Demandantes y el Nombre de Dominio.
En este sentido, ha de tenerse presente que los Derechos Previos están formados por la denominación “partycasino”, y que el Nombre de Dominio es . Luego si prescindimos del sufijo correspondiente al país (.es), tal y como innumerables resoluciones del Centro establecen, es inevitable concluir que se da una total y absoluta identidad entre los Derechos Previos alegados y el Nombre de Dominio. Lo anterior lo admiten, entre otras muchas, las decisiones de Expertos del Centro en los siguientes asuntos: Accor S.A. v. ,Caso OMPI No. D2007-1257; Future Brands LLC v. Mario Dolzer,Caso OMPI No. D2004-0718; New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth,Caso OMPI No. D2000-0812; y, ya desde muy antiguo, la decisión en el asunto Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003.
Por consiguiente, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento. ii) Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en el Reglamento se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.
La UDRP, no así el Reglamento, que omite cualquier referencia expresa al respecto, establece una serie de criterios para determinar si se da este requisito.
Se mencionan, entre otros, las siguientes circunstancias: que el demandado haya utilizado, o hecho preparativos para utilizar, el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; o que el demandado haya sido conocido por el nombre de dominio, aunque no se hayan adquirido derechos de marca; o, finalmente, que se esté haciendo un uso no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar consumidores de Internet con finalidad de ganancia comercial o perjudicar de cualquier manera la marca en cualquier forma.
Asimismo, es doctrina común de las resoluciones del Centro que en aquellos casos en que el demandante haya establecido prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, la carga de la prueba de la existencia de esos derechos o intereses legítimos, corresponde al demandado. Esta conclusión se basa en el hecho de que es precisamente el demandado quien se encuentra en mejor posición de demostrar tales intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, bastando que el demandante presente una prueba indiciaria de ello. Así se pronuncian numerosas resoluciones de Expertos del Centro, entre las que cabe destacar las siguientes: Sinbar v. Forsyte Corporation,Caso OMPI No. D2008-1667; Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd,Caso OMPI No. D2004-0949; Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited,Caso OMPI No. D2004-0753).
En el caso concreto que tiene por objeto el Nombre de Dominio, los Demandantes no desconocen, ni rehúyen, el hecho de que el Demandado ostenta un registro marcario (marca española) sobre la denominación “partycasino”. La solicitud se registró con el número de expediente M 2.702.949, siendo la solicitud presentada el 29 de marzo de 2006, y concediéndose el 25 de septiembre de 2006. Sin embargo, entre otras cuestiones, alegan los Demandantes, por un lado, que para esa fecha (la de solicitud), la actividad de éstos ya era notoria en el mercado del juego en línea; y, por otro, que el Demandado no había hecho uso efectivo de la marca registrada a su nombre “partycasino”, excepción hecha del uso del Nombre de Dominio en sí mismo. Por su parte, el Demandado se defiende alegando que ostenta un derecho de marca sobre la denominación “partycasino”, y que esta fórmula de resolución de controversias, basada en la UDRP y en el Reglamento, no es la adecuada para dictaminar sobre la validez o no de una marca registrada.
El Experto concluye lo siguiente.
Es cierto sin duda lo que afirma el Demandado. Ahora bien, a la hora de determinar la existencia de un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, el Experto considera que no es posible limitar el debate a un mero contraste formal acerca de si el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo o no. Ese examen riguroso y formal no sería conforme con la idea misma de “derecho” o interés “legítimo” que proclama el Reglamento. Más bien, el concepto de “derecho o interés legítimo” está conectado, por ejemplo, con las circunstancias que prevé la UDRP que se han enumerado en el párrafo tercero de este punto ii).
En este sentido, el Experto encuentra que el Demandado, aparte de su registro marcario aludido, no hace mención, ni aporta prueba o evidencia alguna acerca de hechos que permitirían al Experto considerar que ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.
Así, y empezando por el último de los criterios arriba expuestos, no es discutido por ninguna de las partes que el Demandado ha hecho un uso comercial del Nombre de Dominio: los Demandantes han probado que en tiempo pasado el Nombre de Dominio estaba vinculado al sitio web de Europa Casino, que los Demandantes consideran su competidor, hecho éste que no ha sido contestado por el Demandado, por lo que el Experto da por buena la afirmación de los Demandantes. Es más, el hecho de que, habiéndose probado la notoriedad de la actividad de los Demandantes en Internet al menos desde 2006, el Demandado vinculara en 2008 el Nombre de Dominio con la plataforma competidora de los Demandantes, viene a demostrar que el Demandado intentó desviar consumidores que conocían la actividad de los Demandantes a la plataforma en línea de uno de sus competidores, lo cual tenía lugar, precisamente, a través del Nombre de Dominio.
Por su parte, el Demandado no ha presentado prueba o indicio alguno relativo al hecho de haber sido conocido por el Nombre de Dominio, y ello con independencia de que el Demandado haya adquirido derechos de marca sobre la denominación “partycasino”, los cuales son, por cierto, posteriores a los ostentados por los Demandantes. Al Experto le parece significativa esta ausencia de prueba en relación con el requisito que se examina. Antes bien, de la prueba presentada por los Demandantes se puede deducir que han sido ellos quienes han sido conocidos en el mercado de Internet bajo la denominación “partycasino”, y desde luego, con anterioridad al registro del Nombre de Dominio. Es decir, el Demandado no ha presentado prueba alguna que permita al Experto llegar a la conclusión de que ha utilizado efectivamente el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios (véase Casa Tarradellas, S.A. / D. José Tarradellas Arcarons v. Indices de Gestión, S.L.,Caso OMPI No. D2001-0151; Compaigne Gervais Danone. v. D,Caso OMPI No. D2008-0076). Por el contrario, no se puede calificar de “oferta de buena fe” el hecho de vincular la página web del Nombre de Dominio a una plataforma de casinos en línea competidora de los Demandantes, partiendo de la premisa de que éstos ya habían solicitado previamente, cerca de casi 4 años antes una marca comunitaria con la denominación “partycasino”, coincidente con el Nombre de Dominio, y admitiendo, asimismo, que los Demandantes habían hecho uso de dicha marca en relación con bienes y servicios de casinos en línea ya desde fecha de 2006, al menos.
En suma, el Experto considera que en la apreciación de si el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo en relación con el Nombre de Dominio, el Experto no puede limitarse a meramente constatar la existencia de un derecho de marca del Demandado, sino conectar dicho derecho con criterios como los establecidos en la UDRP. Es preciso determinar, a la luz de las pruebas presentadas por las partes, si el uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado entronca con criterios como éstos. Esta opinión del Experto también ha sido acogida por otras resoluciones del Centro anteriormente, citándose Société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco Limited c. Piranha Interactive Ltd.,Caso OMPI No. D2000-1333; W.&G. Foyle Limited c. Robert G. Foyle,Caso OMPI No. D2000-1543; y el Société Vortex c. Association bnabil@,Caso OMPI No. D2001-0803.
Este parecer no tiene nada que ver, ni se refiere, a la determinación de la validez del registro marcario del Demandado, la cual, como él mismo viene a afirmar, deberá decidirse en un procedimiento judicial, en su caso. Lo que se discute en esta sede del Reglamento es si el Demandado puede probar algún criterio como los sentados orientativamente por la UDRP en relación con el Nombre de Dominio. O dicho de otra manera, el Demandado debe demostrar que el derecho o interés legítimo que alega cumple con alguno de tales criterios u otros similares.
En atención a todo lo anterior, el Experto entiende que se da el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento. iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Finalmente, el Demandante debe probar que el Demandado registró o está usando el Nombre de Dominio de mala fe.
Resulta pacífico que la buena o la mala fe es un requisito esencialmente subjetivo por lo que no es exigible al demandante una prueba plena acerca de su existencia, ya que que de otro modo se le estaría exigiendo una suerte de probatio diabolica.
El Reglamento establece una serie de supuestos en los que se entiende que el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe. El listado de supuestos no es exhaustivo, a saber: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el Demandado al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o v) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.
En el caso actual, los Demandantes alegan que el Nombre de Dominio fue registrado y usado de mala fe sobre la base de diversos motivos, mientras que el Demandado niega todo lo anterior con las razones que se han expuesto más arriba.
Examinando las pruebas y los argumentos presentados y planteados por los Demandantes y el Demandado, el Experto constata lo siguiente.
En primer lugar, el Demandado registró en su momento decenas de nombres de dominio que coincidían con marcas notorias o renombradas. El registro de tales nombres de dominio fue cancelado por virtud de una decisión del director general de R, la empresa pública empresarial encargada de gestionar el dominio local (.es). De hecho, según se observa en el anexo XII de la Demanda, el Demandado intentó el registro de nombres de dominio coincidentes con marcas renombradas o notorias con las que, obviamente, no tenía nada que ver (por ejemplo, , o o , entre otras).
En segundo término, el Demandado no discute que, en su momento, al teclear el Nombre de Dominio, un usuario de Internet era dirigido al sitio web de Europa Casino, el cual es un competidor de los Demandantes. Al contrario, el Demandado admite que utilizaba un “sistema de filiación para temas de casinos, realizando tareas de marketing y publicidad para posicionar el Nombre de Dominio”.
Lo anterior implica que el Demandado asume que pretende participar en el negocio en línea de casinos, donde los Demandantes han venido actuando al menos desde 2006 con diferentes plataformas, entre ellas la de , nombre de dominio registrado ya en 1998.
Finalmente, el Experto encuentra que la actividad de los Demandantes era conocida y notoria en el sector de Internet al menos desde 2006, siendo, además, que poseen otros sitios web relacionados con actividades de casinos en línea, según se observa del anexo XV de la Demanda y el Experto ha podido comprobar.
Teniendo en consideración todo lo anterior, el Experto concluye que el Nombre de Dominio fue registrado de mala fe, y en concreto, que el Demandado lo registró con el fin de perturbar la actividad comercial de los Demandantes, quienes son competidores suyos, como él mismo viene a reconocer. Además, el Experto entiende que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web de Europa Casino, creando una posibilidad de confusión con la identidad de los Demandantes que se acrecienta por la notoriedad y renombre alcanzados por éstos en el sector de casinos en línea (véanse Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center,Caso OMPI No. D2000-0522; Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol,Caso OMPI No. D2001-0489; Pullmantur, S.A v. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2008-0012, según las cuales el registro de un nombre de dominio que incluya una marca registrada reconocida es un registro de mala fe).
Por último, como otras muchas decisiones de Expertos del Centro han señalado, el Experto entiende que tratándose de un registro de mala fe, difícilmente puede haber con posterioridad un uso de buena fe. Como señala Glaxo Group Limited v. Análisis y Desarrollo de Aplicaciones In,Caso OMPI No. D2008-1855, citando J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías,Caso OMPI No. D2000-0239, que “(…) por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero”.
Por todo ello, el Experto entiende que se da el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento, y que, por tanto, el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado con fines especulativos o abusivos, lesionando los derechos previos que ostentan los Demandantes sobre la denominación “partycasino”. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, sea transferido al Demandante PartyGaming IA Limited, de acuerdo con los recursos solicitados por los Demandantes.
Dr. José Carlos Erdozain
Experto Único
Fecha: 9 de marzo de 2010
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