La Demandante es Puma AG Rudolf Dassler Sport con domicilio en Herzogenaurach, Alemania, representada por González-Bueno & Illescas, España.
El Demandado es José Pablo Sanchís Royo, con domicilio en Alicante, España 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de mayo de 2011. El 10 de mayo de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 11 de mayo de 2011 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una Demanda modificada el 19 de mayo de 2011. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de mayo de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de junio de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 7 de junio de 2011.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 22 de junio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de diversos registros de la marca PUMA.
PUMA es una marca notoria en relación con calzado deportivo y ropa deportiva.
El Nombre de Dominio fue registrado el 8 de febrero de 2009 y consta a nombre del Demandado.
El Experto ha comprobado que, al momento de dictar la presente decisión, no existe ninguna página Web vinculada al Nombre de Dominio. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega:
Que el Nombre de Dominio es idéntico a sus marcas PUMA, hasta el punto de crear confusión, y seguidamente afirma que es titular de numerosas marcas registradas PUMA en todo el mundo, citando expresamente, a modo de ejemplo, las siguientes:
Marca internacional nº 1005123
Marca internacional nº 175859
Marca internacional nº 582886
Marca internacional nº 369917
Marca internacional nº 437626
Marca internacional nº 482659
Marca internacional nº 437626
Marca internacional nº 458847
Marca española nº 828490
Que PUMA es una marca renombrada en el mundo entero en relación con calzado deportivo y otras prendas de ropa deportiva, haciendo a continuación un relato resumido de la historia de la marca y de la Demandante y remitiendo a los documentos que aporta en los que se amplía dicha historia.
Que PUMA ha sido patrocinadora oficial de deportistas famosos, aludiendo a otros datos sobre la notoriedad y renombre de dicha marca y remitiendo a los documentos que aporta como prueba de ello.
Que es titular del nombre de dominio , entre otros.
Que el nombre de dominio está a nombre de su antiguo distribuidor, la empresa española ESTUDIO 2000, S.A., y que esta misma compañía es también titular de determinadas marcas PUMA. Añade la Demandante que recientemente se ha extinguido el contrato entre ambas empresas, por lo que, tanto el citado nombre de dominio como las citadas marcas y demás derechos sobre la denominación PUMA, serán cedidos próximamente a su favor.
Que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y que usar un nombre de dominio que contiene la marca renombrada PUMA para una página Web de contenido “pay-per-click” no puede ser considerado un uso legítimo, añadiendo que más bien tal uso constituye una prueba de la ausencia de buena fe y legítimo interés en la adquisición y uso del Nombre de Dominio.
Que el Demandado hace un uso del Nombre de Dominio a título de marca, en clara alusión a la marca de la Demandante, para aprovecharse de su fama.
Que desde la fecha de su registro, en febrero de 2009, el Nombre de Dominio ha conducido a una página que presentaba links a páginas de empresas competidoras de la Demandante, dedicadas igualmente al mundo deportivo y en particular del sector del calzado y de la ropa deportiva.
Que el Demandado ha modificado el uso del Nombre de Dominio, después de haber sido expresamente advertido de la infracción de los derechos de la Demandante, en un intento de eliminar la prueba del uso fraudulento y con fines comerciales que viene haciendo de la marca PUMA.
Que el Nombre de Dominio ha sido registrado y se usa de mala fe, con la intención de venderlo por un coste superior al importe de las tasas de registro, remitiendo al documento aportado para acreditar que está en venta.
Que el Demandado ha registrado otros nombres de dominio utilizando marcas renombradas para atraer tráfico a sus webs o lucrarse con la venta de los mismos, citando algunos ejemplos.
Que envió un requerimiento al Demandado para que le cediera voluntariamente el Nombre de Dominio y comunicándole sus derechos, requerimiento que fue rechazado por el Demandado, negando al mismo tiempo que estuviera infringiendo tales derechos.
Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido. B. Demandado
El Demandado, en resumen, alega:
Que en la demanda se intenta ocultar la realidad en cuanto a los litigios que desde hace veinte años mantienen enfrentadas a la Demandante con Estudio 2000, S.A. y que, al parecer, tienen como objeto la marca PUMA de la Demandante y su distribución en el mercado español.
Que PUMA es una palabra genérica, con la que se identifica a un felino americano en peligro de extinción.
Que el hecho de que una empresa desee utilizar una palabra genérica para su denominación comercial no implica que dicha empresa tenga derecho sobre cualquier nombre de dominio PUMA y todas las extensiones existentes.
Que la Demandante se aprovechó de un nombre ya existente para crear su marca y logotipo.
Que el Nombre de Dominio fue registrado para su desarrollo y para hablar del felino y que por este motivo el Demandado se negó a vendérselo a la Demandante. Añade el Demandado que, entretanto, el Nombre de Dominio permanece en régimen de parking en una plataforma de dominios (SEDO).
Que en ningún momento se han mostrado en frases o imágenes ofensivas para la Demandante, para su desacreditación u ofensa.
Que en los casos anteriores sobre nombres de dominio, citados por la Demandante, no ha actuado de mala fe.
Que la marca PUMA con su logo fue registrada el 30 de octubre de 2010 por la empresa Estudio 2000 S.A., para distinguir naranjas, mandarinas y toda clase de frutas, sin referencia a prendas deportivas, mientras que el Nombre de Dominio se registró el 8 de febrero de 2009, por lo que es anterior a la fecha de solicitud de registro en España de la citada marca. 6. Debate y conclusiones A. Reglas aplicables
De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”. Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, en sus siglas en inglés). B. Derechos Previos
En el párrafo a) de la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), se dispone que las autoridades competentes, al establecer el sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, “deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo”, mencionando los derechos previos que han de ser protegidos. En virtud de dicho mandato, el artículo 2 del Reglamento, nos da una definición precisa, a los efectos de dicho Reglamento, de lo que se ha de entender por “derechos previos”, a saber:
1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.
3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles. C. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando concurran los siguientes requisitos:
(i) el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; y
(ii) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
En primer lugar, es necesario analizar la cuestión de los “Derechos Previos” de la Demandante.
El Reglamento, tal y como queda expuesto, cuando se refiere a los “derechos previos que han de ser protegidos” hace una expresa mención a la necesidad de que sean “marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”.
La Demandante alega ser titular de numerosos registros de la marca PUMA en todo el mundo y aporta un documento donde se relacionan todos ellos. En lo que a España se refiere, en la demanda se citan, a modo de ejemplo, algunos de dichos registros (véase párrafo 5.A de esta decisión), aunque no se acreditan los datos registrales de estos últimos. Por este motivo, el Experto ha realizado las oportunas comprobaciones, resultando lo siguiente:
Marca internacional nº 1005123, concedida en España el 22 de abril de 2010 (clase 9)
Marca internacional nº 175859, denegada en España en 1956 (clase 25)
Marca internacional nº 582886, concedida en varias clases; expediente embargado
Marca internacional nº 369917, denegada en España en 1972 (clases 18, 25 y 28)
Marca internacional nº 437626, concedida en clases 18, 25 y 28; expediente embargado
Marca internacional nº 482659, concedido en España en 1992 (clases 9, 10, 12, 37 y 41)
Marca internacional nº 437626, concedida en clases 18, 25 y 28; expediente embargado
Marca internacional nº 458847, concedida en clases 18 y 25; expediente embargado
Marca española nº 828490, concedida en 1978 (clase 25), a nombre de Estudio 2000, S.A.
Es decir, de las ocho marcas internacionales citadas en la demanda y teniendo en cuenta los expedientes embargados, así como los registros denegados, resulta que la Demandante sólo puede disponer en España de las marcas internacionales números 1005123 y 482659. Sin embargo, ninguna de estas dos marcas distingue productos de las clases 18 o 25, que son los que han dado lugar a la notoriedad de la marca PUMA. Nótese que las marcas internacionales relativas a dichas clases fueron expresamente denegadas en España, y las que se concedieron están embargadas, todo ello conforme a las anotaciones que constan en la Base de Datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Además, la última de las marcas citadas por la Demandante, es decir, la marca española nº 828490, fue concedida en 1978 para distinguir precisamente productos de la clase 25, pero consta a nombre de Estudio 2000, S.A. A este respecto conviene recordar que la Demandante alude al hecho de que conoce la existencia de un nombre de dominio () y de determinadas marcas PUMA a nombre de Estudio 2000, S.A., añadiendo que recientemente se ha extinguido el contrato que la vinculaba con dicha empresa, por lo que, según la Demandante, tanto el citado nombre de dominio como las citadas marcas y demás derechos sobre la denominación PUMA, serán cedidos próximamente a su favor.
En efecto, en la búsqueda realizada por el Experto han aparecido numerosos registros de la marca PUMA actualmente vigentes, a nombre de Estudio 2000, S.A., concedidos algunos de ellos hace décadas, para distinguir productos de las clases 18 y 25. También ha aparecido algún otro registro de la marca PUMA a nombre de terceros y para distinguir productos que no guardan ninguna relación con los incluidos en dichas clases, lo cual no es relevante en el presente caso. El Demandado se refiere a uno de estos registros, concretamente en la clase 31, indicando que está a nombre de Estudio 2000, S.A., cuando en realidad consta a nombre de un tercero.
Por todo ello y aunque se puede considerar que la Demandante goza de “derechos previos” sobre la marca PUMA, en el sentido del Reglamento, puesto que en éste no se exige que se tengan en cuenta los productos o servicios que distingue la marca registrada, en el presente caso resulta relevante este dato, puesto que la propia Demandante reivindica la notoriedad de la marca PUMA, lo que obliga a relacionar este hecho, innegable, con los derechos registrales que invoca en la Demanda. Así, resulta que los derechos registrales de la marca notoria PUMA en España constan actualmente a nombre de Estudio 2000, S.A., sociedad que está formalmente legitimada para defender tales derechos frente a cualquier tercero que intente violarlos, conforme a la vigente Ley de Marcas española. Como es lógico, también podría haber presentado una demanda ante el Centro solicitando la transferencia del Nombre de Dominio a su nombre, puesto que podría cumplir con los requisitos exigidos por el Reglamento.
Por otra parte, de las consultas realizadas por el Experto se desprende que la Demandante ha mantenido conflictos judiciales con Estudio 2000, S.A., durante muchos años, y aunque no se ponga en duda lo que afirma la Demandante respecto a la inminencia de la cesión a su favor de los citados registros que aún se encuentran a nombre de Estudio 2000, S.A., lo cierto es que hasta la fecha esto no ha sucedido.
Por último, no cabe duda de que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca notoria PUMA, ya que las partículas genéricas “.com” y “.es” no se han de tener en cuenta a la hora de realizar la comparación. Por tanto, dicho Nombre de Dominio es susceptible de causar confusión con la citada marca.
Se cumple, por tanto, este requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2. (ii) Derechos o intereses legítimos
La Demandante alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos porque no ha utilizado el Nombre de Dominio para hacer una oferta de buena fe de bienes y servicios y que nunca ha sido conocido por la denominación PUMA.
Se ha venido considerando en anteriores decisiones que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, si bien se trata de meros ejemplos, a saber: i) haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; ii) ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.
Aunque corresponde a la Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos.
En el presente caso el Demandado no acredita derecho alguno sobre la denominación PUMA. Tan sólo apunta la idea de un interés en el registro del Nombre de Dominio alegando que PUMA es una denominación genérica y que pretendía desarrollar una página Web para hablar del felino. En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante, así como las alegaciones del Demandado, permiten concluir, por un lado, que este último carece de cualquier derecho o interés legítimo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y, por otro, que con su registro tan sólo pretendía aprovecharse de algún modo de un derecho ajeno.
En consecuencia, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2. (iii) Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe
Es incuestionable la notoriedad de la marca PUMA en relación con calzado deportivo y ropa deportiva, por lo que el Demandado difícilmente podía ignorar esta circunstancia al registrar el Nombre de Dominio. En este punto cabe recordar que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE) y artículo 8 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre). Por tanto, cabe presumir que el Demandado tan solo pretendía un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la citada marca.
También se ha de tener en cuenta el hecho de que el Demandado, a pesar de haber registrado el Nombre de Dominio el 8 de febrero de 2009, en ningún momento lo haya usado en relación con la defensa del felino en extinción, tal y como proclama en su contestación a la demanda. Por el contrario, ha sido utilizado como pay-per-click, algunos de cuyos enlaces conducían a empresas que comercializan productos idénticos a los que distingue la marca notoria PUMA. Además, se han realizado modificaciones en el uso del Nombre de Dominio a partir de la recepción del requerimiento de la Demandante, dejándolo finalmente inactivo. Todo ello puede considerarse contrario a la buena fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento y teniendo en cuenta las consideraciones del párrafo 6.C.i) de esta decisión, respecto a los “Derechos Previos” de la Demandante, el Experto ordena que el Nombre de Dominio sea cancelado.
Antonia Ruiz López
Experto
Fecha: 29 de junio de 2011
Full & Egal Universal Law Academy