La Demandante es Man Se, con domicilio en Münich, Alemania (en adelante, la “Demandante”), representada por Lehmann y Fernandez S.L., España.
La Demandada es Jahreswagen Center SL, con domicilio en Asturias, España (en adelante, la “Demandada”). 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 18 de mayo de 2011. El 19 de mayo de 2011, el Centro envió a ESNIC por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El mismo día ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de mayo de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de junio de 2011. La Demandada no contestó a la Demanda ni se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 20 de mayo de 2011.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 4 de julio de 2011, recibiendo la correspondiente declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, de conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho A. La Demandante
La Demandante es una sociedad alemana especializada en la fabricación y comercialización de vehículos de gran tonelaje como camiones o autobuses, contando con una red de filiales a nivel internacional (incluyendo, entre otros países, España).
Para el desarrollo de sus actividades la Demandante ha utilizado durante años la denominación “Man”, la cual ha registrado en numerosas ocasiones como marca. En este sentido, y a los efectos de este procedimiento, se podrían citar los siguientes registros:
- Marca comunitaria MAN (registro No. 914.360), con efectos desde 28 de marzo de 2006 para proteger, entre otras clases, los productos incluidos en la clase 12 del Nomenclátor Internacional.
- Marca comunitaria MAN (registro No. 873.563), con efectos desde 2 de diciembre de 2004 para proteger, entre otras clases, los productos incluidos en la clase 12 del Nomenclátor Internacional.
De acuerdo con los numerosos materiales presentados por la Demandante, las marcas MAN de las que es titular han adquirido una significativa notoriedad en el mercado de los vehículos industriales en España. B. La Demandada
La Demandada es una sociedad española cuyas principales actividades parecen ser la distribución de vehículos industriales de ocasión y, en particular y atendiendo a la información incluida en el sitio web conectado al Nombre de Dominio, de vehículos fabricados por la Demandante.
La Demandada no se ha personado en este procedimiento y, por tanto, el Experto no ha podido obtener más información sobre sus circunstancias y las condiciones en las que registró el Nombre de Dominio. C. El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 11 de febrero de 2010. Actualmente el Nombre de Dominio se encuentra conectado a un sitio web en el que la Demandada se identifica como una empresa especialista en la distribución de vehículos de ocasión de la marca titularidad de la Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. La Demandante
La Demandante considera en la Demanda:
- Que es titular de diversas marcas con efectos en España y basadas en la denominación “Man”, habiendo adquirido dichas marcas una significativa notoriedad en el mercado español de los vehículos industriales;
- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar respecto a las marcas MAN de las que la Demandante es titular, puesto que la combinación de dicho nombre con la palabra “trucks” no evita un riesgo de confusión, especialmente si se tiene en cuenta que dicha palabra significa camiones en inglés;
- Que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio;
- Que el registro del Nombre de Dominio respondió a criterios de mala fe, ya que la denominación “Man-Trucks” es lo suficientemente distintiva respecto a los productos y marcas de la Demandante como para considerar que el mencionado registro solamente podría responder a una voluntad de prevalerse de dichas marcas;
- Que el Nombre de Dominio está siendo utilizados de mala fe ya que el sitio web conectado al mismo ofrece vehículos “Man” de ocasión, aprovechando precisamente el uso de las marcas de la Demandante como elemento esencial para atraer a los usuarios de Internet al sitio web de la Demandada; y
- Que, atendiendo a lo anterior, el registro del Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante. B. Demandada
La Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.
No obstante, antes de proceder a dicho análisis el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001; Ladbrokes International Limited v. Hostinet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0002; o Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibéria, S.A. v. Maxtersolutions C.B.,Caso OMPI No. DES2006-0003). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento, el primer elemento a considerar es si las marcas MAN alegadas por la Demandante son susceptibles de ser consideradas idénticas o confusamente similares respecto al Nombre de Dominio. En este sentido, al comparar dichas marcas y el Nombre de Dominio se constatan dos diferencias básicas:
- Por un lado, el Nombre de Dominio se basa en una combinación entre la marca MAN con la palabra inglesa “trucks”; y
- Por otra parte, el Nombre de Dominio incluye el sufijo “.es”.
Seguidamente se analizarán si dichas diferencias son lo suficientemente relevantes como para descartar cualquier identidad o similitud hasta el punto de crear confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas alegadas por la Demandante.
Por lo que respecta a la primera de las diferencias señaladas (la inclusión en el Nombre de Dominio de la palabra “trucks” junto a la marca MAN) no parece que la inclusión de tales siglas y nombre permita descartar la similitud hasta el punto de crear confusión con respecto a las marcas de la Demandante. Por el contrario, el Experto considera que: (i) el núcleo distintivo de los Nombres de Dominio lo constituye la marca MAN (la cual, tal y como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, goza de notoriedad); y (ii) la palabra en inglés “trucks” no hace más que complementar el mencionado núcleo distintivo, refiriéndose dicha palabra inglesa precisamente al principal tipo de vehículo que fabrica la Demandante.
Tampoco parece que la inclusión del sufijo “.es” pueda considerarse como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth,Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.,Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. Oscar Espinosa Comín,Caso OMPI No. D2005-1029.
De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
En el párrafo 4c) de la UDRP se identifican tres supuestos - de carácter meramente enunciativo - en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.
De acuerdo con lo acreditado en el marco de este procedimiento, la Demandada no parece ostentar derecho marcario o de cualquier otro tipo sobre la denominación “Man” o si ha utilizado el Nombre de Dominio en relación con un uso leal o no comercial. De hecho, las circunstancias en este procedimiento indican todo lo contrario, especialmente si se tiene en cuenta que la Demandada ha querido servirse de las marcas de la Demandante en el Nombre de Dominio como principal elemento de atracción de usuarios de Internet a su sitio Web. El Experto también nota que aunque pudiese parecer que la Demandada utiliza el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, la Demandada no tiene relación directa con la Demandante y aún así utiliza la marca de la Demandante para promover sus servicios. Teniendo en cuenta estas circunstancias, es imposible imaginar que al registrar el Nombre de Dominio no fuera consciente de la existencia de la Demandante y de sus marcas.
El hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda ni se haya personado en forma alguna en el presente procedimiento impide al Experto llegar a una conclusión distinta a la anteriormente apuntada.
En atención a lo indicado, el Experto considera que en este procedimiento se da el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento. C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe
El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado los Nombres de Dominio de mala fe.
A tal efecto, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisión, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. Habida cuenta de esta circunstancia, es difícil imaginar que la Demandada pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio, percepción que se ve reforzada por: (i) el carácter claramente vinculado entre la marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio; y (ii) por el hecho de que la Demandada parece desarrollar actividades precisamente en el sector en el que dicha marca ha adquirido un carácter notorio.
Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto
Fecha: 20 de julio de 2011
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