La Demandante es R, Inc. con domicilio en Lake Forest, California, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es redcamfilms slu, con domicilio en Madrid, España, representado por Montalvo y Durán Abogados, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de mayo de 2011. El 1 de junio de 2011 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de junio de 2011 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 14 de junio de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de julio de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4 de julio de 2011.
El Centro nombró a Mario Sol Muntañola como Experto el día 19 de julio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El nombre de dominio en disputa, , fue registrado en fecha 30 de julio de 2008.
El Demandante es titular de una pluralidad de marcas: la marca mixta registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”), 2817978 REDLAB, y las marcas comunitarias registradas en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (“OAMI”): marcas denominativas 7022205 RED BRICK, 6987135 REDVISION, 6884365 RED HEAD, 6884142 RED QUICK, 6864789 4K REDPLAY, 6859318 REDPLAY, 6782098 REDRAY, 6688287 REDCAST, 6508022 REDCINE, 6458152 RED ONE, 5025564 REDFLASH; y marcas figurativas 5650098 RED DIGITAL CINEMA MYSTERIUM RED ONE REDCODE, 5266416 RED DIGITAL CINEMA CAMERA COMPANY EST. 1999, 5255591 RED DIGITAL CINEMA CAMERA COMPANY EST. 1999, 5222724 RED DIGITAL CINEMA, y 5222641 RED DIGITAL CINEMA CAMERA COMPANY EST. 1993.
El Demandante también es titular de marcas registradas en Andorra: marcas gráficas 23568 RED DIGITAL CINEMA, 23569 RED DIGITAL CAMERA CINEMA EST. 1999, 24006 RED DIGITAL CINEMA MYSTERIUM RED ONE REDCODE, 25414 RED ONE, 25446 REDCINE, 25885 REDRAY, 26040 REDPLAY, 26062 4K REDPLAY, y 26346 RED BRICK.
Finalmente, en lo que concierne a las marcas, el Demandante es también titular del registro de la marca RED ONE en las jurisdicciones de varios continentes: en Aruba (27101), en Australia (1211107), en Botswana (BW/M/07/00814), en Costa Rica (17815), en Croacia (Z20072243), en República Dominicana (165962), en Ecuador (3194-08), en El Salvador (nº 231, libro 122, folios 465-466), en Fiji (27/08), en Guatemala (157,661, folio 29, tomo 384), en Honduras (107541), y en otras tantas jurisdicciones de varios continentes (Hong Kong, China, Islandia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, República de Corea, Kuwait, Líbano, Malasia, Mauritania, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Filipinas, Federación de Rusia, Suiza, China y Turquía).
Todos los citados registros se inscribieron en clases de productos y servicios comprendidas en la 9, 38, 41, 42 y 45, según la clasificación de Niza. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
El Demandante alega tener Derechos Previos sobre la base de su titularidad del registro de las citadas marcas españolas, comunitarias, andorranas, y de otros países de varios continentes. Aporta prueba de gran cantidad de registros, la gran mayoría de ellos, de la marca RED ONE. En España, Andorra y la Unión Europea los registros aportados son de signos compuestos por el término “red” asociado a otros términos.
El Demandante alega que el nombre de dominio , propiedad de la empresa Red Digital Camera Co., con la que el Demandante afirma compartir intereses,, fue registrado mucho antes (el 27 de octubre de 1992) que el nombre de dominio en disputa (el 30 de julio de 2008).
También manifiesta el Demandante que comercializa cámaras, lentes, displays, memorias, cables, componentes de raíles, etc., con una pluralidad de marcas que incorporan el término “Red”, siendo su cámara digital RED ONE, fabricada y vendida desde 2005, pionera en el cine digital y su producto más conocido. Alega también ostentar fama mundial en el sector de cámaras digitales de fotografía y accesorios para uso cinematográfico y profesional, y que el término “Red”, presente en todas sus marcas, gozaría de notoriedad y reputación en varios continentes. La notoriedad conferiría especial protección a sus marcas, según el Demandante. Como prueba de la profusión y notoriedad de sus marcas el Demandante aporta copia de revistas, anuncios de festivales y seminarios, páginas sobre cine, páginas Web de escuelas de cine que imparten clases para usar la cámara Red One, etc. La documentación aportada procede de diversos países y se aporta en inglés y en español.
Afirma el Demandante que en la página Web albergada en el nombre de dominio en disputa, el Demandado vendría ofreciendo productos idénticos a los suyos, y que ante los usuarios se mostrarían dos signos distintivos idénticos a dos marcas del Demandante. Aporta el Demandante una impresión de la referida página Web, que reproduce una de sus marcas.
El Demandante afirma tener el derecho exclusivo para utilizar sus marcas en el tráfico económico, y que el uso no autorizado del Demandado constituye un aprovechamiento indebido de la notoriedad de aquéllas, menoscabando su carácter distintivo. Además de infracción de marcas, afirma la existencia de actos de competencia desleal, por mala fe, al confundirse a los internautas e imitarse la actividad, las prestaciones y el establecimiento del Demandante, con riesgo de asociación entre las partes. El uso ilegal de la página Web albergada en abocaría a los internautas a creer por error en la existencia de un patrocinio o afiliación, con aprovechamiento de la reputación y gran popularidad de las marcas, productos y servicios del Demandante.
Para el Demandante “Red” es el elemento dominante de sus marcas prioritarias, y el término “Cam” en el nombre de dominio en disputa estaría en un segundo plano, revelándose como descriptivo en el sector fotográfico y cinematográfico. Para el Demandante, la identidad entre “Red” (dominante en sus marcas prioritarias), y el elemento dominante de , también “Red”, produciría a los internautas una misma impresión fonética general.
Sobre la eventual existencia de derechos o intereses legítimos, afirma el Demandante no poder probar un hecho negativo que debería ser probado por el Demandado (sólo pudiendo aportar principios de prueba de la ausencia de aquéllos). La propiedad del registro del nombre de dominio en disputa per se no constituiría en ningún caso prueba ni de derecho, ni de interés legítimo. Aprecia el Demandante que el Demandado habría registrado con pleno conocimiento de las marcas de aquél, para aprovecharse de su notoriedad. Manifiesta también el Demandante que en la fecha de registro de (30 de julio de 2008), sus marcas ya estarían consolidadas, y que el Demandado usaría sus marcas sin licencia y sin autorización para distribuir productos de aquél. El uso de las marcas por el Demandado constituiría un uso de mala fe, engañoso, desleal, y con riesgo de confusión.
El 8 de febrero de 2011 los abogados del Demandante requirieron al Demandado para que transfiriera a aquél el nombre de dominio en disputa, sin éxito. B. Demandado
Afirma el Demandado en su Contestación que “Red” es un término genérico, no distintivo, sobre el cual el Demandante carecería de derechos. En defensa de su tesis aporta el Demandado un listado con varias decenas de marcas españolas que incorporan el citado término “Red”. Alega también el Demandado que en las marcas del Demandante los elementos distintivos son los distintos a “Red” que se le asocian, siendo que el Demandante pretendería apropiarse de todo signo que incorpore este término. Si bien la marca RED ONE es conocida en el sector audiovisual, no lo sería el término “Red”, según el Demandado, ni tampoco “Red” asociado con otros sufijos. En el nombre de dominio en disputa “Cam” sería el elemento diferenciador para el Demandado
De otra parte, el nombre de dominio , anterior al registro de , carece de relevancia para el Demandado, toda vez que su propietario no es el Demandante, sino otra empresa, sin que en la Demanda se aporte prueba documental de relación de ningún tipo entre ésta y el Demandante.
Niega además el Demandado el carácter notorio de las marcas alegadas por el Demandante, cuyo uso en el tráfico económico afirma aquél que no habría sido probado. Asimismo, según el Demandado, la difusión mundial de una marca no sería suficiente para justificar su notoriedad en España.
La utilización del nombre de dominio en disputa por el Demandado, según él, no tiene por objeto otra que ofrecer de buena fe sus servicios: alquiler de cámaras y servicios de producción y postproducción audiovisuales, en esencia; servicios que serían distintos a los del Demandante: venta cámaras digitales y sus accesorios. No habría lugar a confusión de ningún tipo, ni aprovechamiento de la reputación ajena.
Sobre el término “Cam” afirma el Demandado tener interés legítimo y derecho prioritario por razón de su denominación social, Redcam films, SLU, utilizada desde la fecha de inicio de sus operaciones, el 28 de febrero de 2008. Según el Demandado el uso de su denominación social, anterior al registro de las marcas del Demandante, justifica que su registro de no se pueda calificar como abusivo ni especulativo (la constitución de su empresa sería anterior al registro de la mayoría de las marcas del Demandante).
Alega también que sus clientes y usuarios de sus servicios y los del Demandante serían muy concretos, estarían muy informados y serían muy distintos los unos de los otros, sin que haya lugar a confusión. Manifiesta el Demandado ser conocido por su nombre, y aporta como prueba de ello certificados firmados por empresas y asociaciones del sector audiovisual, que acreditan conocer el trabajo del Demandado bajo su nombre. Afirma también que las empresas y asociaciones cuyos certificados aporta son los usuarios naturales de sus servicios, y que, por lo tanto, habría acreditado la imposibilidad de confusión entre los servicios del Demandante y Demandado.
En otro orden de cosas, manifiesta el Demandado haber mantenido una relación comercial fluida con el Demandante, y como prueba de ello aporta facturas de compra de los productos de éste. Alega también que antes de la presentación de la Demanda, el Demandante habría tolerado su presencia en el mercado sin oponerse y considera el Demandado, en consecuencia, haber actuado de buena fe al no ocultarse, y en razón a la tolerancia del Demandante.
Finalmente, afirma el Demandado que habría registrado para su utilización y no para su venta o alquiler al Demandante, no perturbando su actividad comercial ni compitiendo con él. 6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
Debe compararse el nombre de dominio en disputa con, al menos, dos marcas del Demandante que fundamentan de sus Derechos Previos, registradas, en vigor y oponibles a terceros en todos los países de la Unión Europea, incluida España-, la marca comunitaria figurativa 5255591 RED DIGITAL CINEMA CAMERA COMPANY EST. 1999, registrada el 6 de septiembre de 2007, y la marca comunitaria también figurativa 5266416 (RED DIGITAL CINEMA CAMERA COMPANY EST. 1999), registrada el 10 de diciembre de 2007.
Si sustraemos el dominio de primer nivel “.es” y analizamos si el término “Redcam” es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión a los usuarios de Internet, a las citadas marcas del Demandante, en opinión del Experto, “Redcam” sí es confusamente similar a las citadas marcas prioritarias, toda vez que en los elementos denominativos de las marcas prioritarias del Demandante, RED DIGITAL CINEMA CAMERA COMPANY EST. 1999, los términos “Digital Cinema” se revelan como adjetivos descriptivos, y el término “Company” para identificar que la marca distingue a una empresa. El elemento “Est. 1999” carece de poca fuerza distintiva, al parecer se refiere a un estilo, siendo que, en opinión del Experto, los elementos distintivos en estas marcas son los términos “Red” y “Camera”. El término “Camera” se sustituye por su abreviación “Cam” en muchas ocasiones en Internet (por ejemplo, “Web Cam”). En consecuencia, la identidad entre “Red” y “Cam” de las marcas prioritarias del Demandante, y el nombre de dominio en disputa, sumada a los motivos indicados a continuación, permiten al Experto afirmar que nos hallamos ante unas denominaciones confúsamente similares y capaces de confundir a los internautas.
Si bien, como alega el Demandado, los términos “Red” y “Cam” son bastante genéricos (sobre todo en inglés), no es menos cierto que la yuxtaposición de ambos términos ofrece como resultado un término de fantasía que se revela en inglés como evocador de la popular cámara “Red One”, cuya notoriedad en el sector relativo no sólo ha sido ampliamente probada en la Demanda, sino que también se reconoce por ambas partes.
Atendiendo a los razonamientos enunciados, el Experto entiende que la Demanda cumple con el primero de los requisitos del Reglamento.
B.Derechos o intereses legítimos
A efectos de analizar el segundo elemento del Reglamento, el Experto desea indicar que se servirá de las circunstancias mencionadas en el párrafo 4.c) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento, para determinar la existencia o no de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.
El párrafo 4.c).ii) de la Política UDRP establece que, para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio, el demandado debe demostrar que (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
Es cierto que la página Web albergada en el nombre de dominio en disputa, en el momento de la presentación de la Demanda reproducía la marca comunitaria figurativa del Demandante nº 5266416 RED DIGITAL CINEMA CAMERA COMPANY EST. 1999, y también una marca confusamente similar a la marca comunitaria figurativa del Demandante, la nº 5222724 RED DIGITAL CINEMA. Estas reproducciones han sido probadas mediante impresiones aportadas por el Demandante.
También debe remarcarse que los servicios ofrecidos por el Demandado en la página Web albergada en comprenden servicios propios de las clases registradas en marcas prioritarias del Demandante, circunstancia que pueden contribuir a la confusión entre los usuarios del sitio Web.
Pero también debe reconocerse que el Demandado ha probado que su sitio Web responde a un sitio activo, reflejo de un negocio real y serio, y que, efectivamente, es conocido por asociaciones y empresas del sector audiovisual, por su denominación social, Redcam films, SLU, denominación que viene utilizando desde el inicio de sus operaciones hace más de tres años (desde el 28 de febrero de 2008), extremo éste que ha probado sobradamente a través de la aportación de numerosos certificados con la Contestación a la Demanda. Además, la copia de las facturas aportadas por el Demandado demuestran que el propio Demandante tuvo conocimiento de la existencia del Demandado y de su denominación social, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de que se hubiera opuesto a las mismas. Al contrario, ha quedando probado que no sólo la conocida asociación de directores de fotografía españoles y otras empresas del sector audiovisual español conocen al Demandado “corrientemente”, bajo su nombre, sino también el propio Demandante, quien durante tres años ha suministrado materiales al Demandado, le ha conocido y tolerado su existencia bajo su denominación social. En consecuencia, el conocimiento que del mismo existe en el sector, la relación comercial pacífica entre las partes y la tolerancia del Demandante se muestran inconsistentes con el proceso seleccionado para reivindicar sus derechos prioritarios.
Entiende el Experto que concurren intereses legítimos del Demandado, habida cuenta de la identidad de los elementos distintivos “Redcam” del nombre de dominio en disputa, con los propios de su denominación social, “Redcam”, por la cual es conocido el Demandado corrientemente.
Si el Demandante considerara la existencia de un aprovechamiento indebido, un uso ilícito, una concurrencia desleal o, en general, una infracción marcaria al amparo de la legislación española, no es este procedimiento el foro en el que tales cuestiones se deban dirimir, sino los tribunales ordinarios del territorio que corresponda. En el marco del Reglamento, por los motivos esgrimidos, el Experto entiende probado el derecho o interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio en disputa. En sentido muy parecido, véase: Dulevo International S.P.A., v. Dulevo Centro S.A./ Dulevo Centro, S.L., Caso OMPI No. DES2011-0014.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Como quiera que no concurre el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento, no procede entrar a analizar si concurre mala fe del Demandado en el uso o registro de . 7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 29 de julio de 2011
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