La Demandante es My Major Company, S.A.S., con domicilio en París, Francia, representada por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, España.
El Demandado es Daniel Fernández González, con domicilio en Asturias, España, representado por Carlos Rodríguez Méndez, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de junio de 2011. El 22 de junio de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 24 de junio de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de julio de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de julio de 2011. El Demandado no ha presentado ningún escrito formal de contestación a la Demanda. El 26 de julio de 2011 el representante del Demandado envió una solicitud de ampliación del plazo para contestar. A esa solicitud se opuso la Demandante. El Centro respondió el 29 de julio de 2011 confirmando la procedencia del nombramiento del Experto y rechazando, pues, una ampliación del plazo para contestar.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 19 de agosto de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Nombre de Dominio fue registrado el 14 de diciembre de 2010.
La Demandante es titular de la marca comunitaria MY MAJOR COMPANY BOOKS, inscrita bajo el número 9060799 en fecha 27 de abril de 2010. Ha solicitado también la marca comunitaria MY MAJOR COMPANY el 28 de diciembre de 2010. En Francia es titular de diversos registros marcarios basados en la denominación “My Major Company”.
La Demandante es propietaria, asimismo, de diversos nombres de dominio coincidentes con la denominación “My Major Company”, destacándose el , registrado el 14 de junio de 2009; el , registrado el 23 de junio de 2009; o el , registrado el 26 de julio de 2007. Tiene también registros de nombres de dominio en países tales como Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Italia, Alemania u Holanda, entre otros.
La Demandante es una empresa de nacionalidad francesa cuya actividad consiste en ofrecer por Internet la posibilidad a artistas musicales y usuarios en general de poder dar a conocer sus canciones los unos, y poder disfrutar de ellas los otros a cambio de una aportación económica. Eventualmente, la Demandante actúa como empresa editora musical del fonograma cuya producción el artista en cuestión pueda afrontar gracias a las aportaciones económicas realizadas por los usuarios de Internet.
La Demandante comenzó su actividad comercial en diciembre de 2007, la cual desarrolla tanto en Francia como en Reino Unido (en este último caso, desde octubre de 2010).
La actividad de la Demandante se ha expandido al ámbito editorial de libros bajo la marca MY MAJOR COMPANY BOOKS.
La denominación bajo la cual aparece la Demandante en el mercado es “My Major Company”, siendo muy elevados los resultados que, bajo esta denominación y en referencia a la Demandante, aparecen en buscadores de Internet.
El Nombre de Dominio aparece inactivo.
De la información pública obtenida del Registro Mercantil se deduce que el Demandado está vinculado con la sociedad Distrito Federal, S.L., la cual está a su vez relacionada con la producción de obras musicales.
El 28 de diciembre de 2010 y fechas posteriores el Demandado se puso en contacto con representantes de la Demandante a fin de discutir la posibilidad de un proyecto compartido entre ambas partes en España utilizando el Nombre de Dominio para ello. Las conversaciones mantenidas no dieron lugar a la transmisión pacífica del Nombre de Dominio a la Demandante.
El Demandado solicitó el 4 de enero de 2011 el registro de la marca WWW.MYMAJORCOMPANY.ES ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. A tal solicitud se ha opuesto la Demandante, estando pendiente de resolución final el correspondiente proceso administrativo.
El 11 de enero de 2011 el abogado del Demandado envió un correo electrónico al Sr. Bittoun, representante de la Demandante, en el que le ofrece la posibilidad de vender el Nombre de Dominio a la Demandante; en concreto, utiliza la expresión “ofrecimiento serio de comprarle su dominio” (se refiere al de su cliente, el Demandado), en relación al Nombre de Dominio. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante es una empresa francesa que ha creado una plataforma de Internet desde la que se pone en contacto a artistas, usuarios de Internet y profesionales de la música, de modo que todos ellos pueden interactuar con el objeto de producir y lanzar álbumes musicales por medio de contribuciones colectivas. La idea es que los artistas se sirven de un sitio Web controlado por la Demandante para anunciar o publicitar sus creaciones a fin de que el público las conozca y pueda realizar aportaciones económicas a favor del artista en cuestión. Una vez éste ha obtenido lo suficiente, puede llevarse a cabo la producción fonográfica de un álbum musical de su creación. La Demandante actuaría entonces como casa editorial del fonograma correspondiente.
Empezó a operar en diciembre de 2007 en el mercado francés, si bien expandió su modelo de negocio a otros países como Gran Bretaña. Asimismo, ha ampliado dicho modelo a los libros.
Su actividad ha tenido gran repercusión en los medios de comunicación en general, y sobre todo en el ámbito informativo musical. Por ello, se puede decir que hoy día la actividad desarrollada por la Demandante a través de sus marcas y nombres de dominio de los que es titular ha adquirido un significativo renombre.
Es titular de la marca comunitaria de tipo figurativo MY MAJOR COMPANY BOOKS, cuyo número de registro es el 9060799. Los efectos de dicho registro se retrotraen al 27 de abril de 2010. Asimismo, ha solicitado la Demandante la marca comunitaria MY MAJOR COMPANY, cuya solicitud se presentó el 28 de diciembre de 2010. Finalmente, es titular de diversos registros marcarios con efecto en Francia y de varios nombres de dominio coincidentes con la denominación “My Major Company”.
El Nombre de Dominio no se ha activado ni funciona desde la fecha de su registro en 14 de diciembre de 2010.
El Demandado se encuentra vinculado a la sociedad Distrito Federal, S.L., especializada en la prestación de servicios de producción de obras musicales.
El Demandado ha estado vinculado al mundo de la industrial musical durante años, teniendo un amplio conocimiento de la misma.
Apenas dos semanas después de registrar el Nombre de Dominio, el Demandado se puso en contacto unilateralmente con el Sr. Albertini, que a la sazón es uno de los directivos de la Demandante. El objeto de ese contacto fue el interés de discutir con el Sr. Albertini un proyecto empresarial en España basado en la denominación “My Major Company”, sin que se explicase en qué consistiría dicho proyecto.
Posteriormente, el Demandado contestó a la Demandante en términos que denotaban que el registro del Nombre de Dominio era una forma de “llamar la atención” de la Demandante y que contactaran con él (“con nosotros”, dice literalmente el mensaje del Demandado), y el deseo de colaborar conjuntamente en España con la Demandante.
Se ha requerido al Demandado a fin de que éste le transfiera gratuitamente el Nombre de Dominio, circunstancia ésta que no ha tenido lugar obviamente.
El 4 de enero de 2011 el Demandado presentó la solicitud de marca nacional WWW.MYMAJORCOMPANY.ES en relación con “servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales”. A esta solicitud se ha opuesto la Demandante.
Por todo lo anterior, considera la Demandante que se dan las circunstancias legales previstas en el Reglamento para que se le transfiera el Nombre de Dominio. B. Demandado
El día 26 de julio de 2011, es decir, justo el mismo día en que vencía el plazo para presentar la contestación a la Demanda, el representante del Demandado presentó un escrito en el que solicitaba la ampliación prudencial del plazo para contestar la Demanda dado que dicho representante no se encontraba a la fecha en “condiciones para desempeñar las funciones de defensa jurídica de su mandante en la debida forma”.
Aparte del anterior, el Demandado no ha presentado ningún otro escrito en contestación a la Demanda. 6. Debate y conclusiones
La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento y en el Derecho sustantivo aplicable, señaladamente el Reglamento de Marca Comunitaria (Reglamento (CE) nº 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993), la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, “LM”) y la Ley de Competencia Desleal española (Ley 3/1991, de 10 de enero, “LCD”). También se tiene en cuenta la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de 1999 (en adelante, “la Política”). A. Sobre la extensión del plazo para contestar la Demanda
Como se ha referido, el día 26 de julio de 2011, es decir, justo el último día de que el Demandado disponía para contestar la Demanda, presentó su representante un escrito solicitando una ampliación del plazo para contestar, justificando dicha petición en que no se encontraba a la fecha en “condiciones para desempeñar las funciones de defensa jurídica de su mandante en la debida forma”.
El Experto ha declinado extender el plazo según lo solicitado por el Demandado ya que no ha encontrado razones que justifiquen que su derecho de defensa se ha podido ver mermado en alguna forma por la forma en que este procedimiento se ha conducido. En este sentido, hay que destacar el detalle de que la petición del Demandado se presenta justo el último día previsto de los veinte para contestar la Demanda, sin que anteriormente a dicha fecha hubiera cursado comunicación alguna al Centro manifestando motivo o circunstancia alguna que pudiera afectar a sus posibilidades de defensa. Ello anima a pensar que tal petición no tiene otro propósito que el de posponer la decisión final sobre el Nombre de Dominio, y acceder a tal propósito no es aceptable bajo las directrices del Reglamento y la Política que están orientadas a una pronta resolución del conflicto, accediéndose a una ampliación de los plazos establecidos únicamente en circunstancias excepcionales, las cuales, en opinión del Experto, no se dan en el presente caso. B. Derechos previos
La Demandante basa su Demanda sobre los derechos que le confieren el registro a su favor de la marca comunitaria MY MAJOR COMPANY BOOKS nº 9060799, la cual, según menciona en la Demanda “se ha visto afectada por el registro y uso del nombre de dominio objeto de la presente demanda”. Dicha marca comunitaria fue presentada el 27 de abril de 2010 y obtuvo el registro el 21 de enero de 2011 por lo que los efectos jurídicos de la inscripción se retrotraen a la fecha de solicitud conforme a lo que prescribe el Reglamento de Marca Comunitaria (cfr. artículo 46).
Por otra parte, el Nombre de Dominio fue registrado el 14 de diciembre de 2010.
En consideración a las fechas mencionadas, es evidente que la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento, consistiendo tales derechos en los que confiere a su favor el válido y actualmente efectivo registro de la marca comunitaria MY MAJOR COMPANY BOOKS nº 9060799. C. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El primero de los requisitos establecidos en el Reglamento es que entre el Nombre de Dominio y la marca alegada por la Demandante exista una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.
Al respecto, a juicio del Experto, se da tal condición, ya que el Nombre de Dominio está formado por la denominación “mymajorcompany” (si excluimos el sufijo correspondiente a España o “.es”) mientras que la marca sobre la que la Demandante ostenta derechos previos es MY MAJOR COMPANY BOOKS. Así, aunque no hay una identidad absoluta, sí existe una similitud hasta el punto de causar confusión entre el Nombre de Dominio y el término predominante en la marca de la Demandante (“mymajorcompany”), partiendo de la base de que la palabra “books” (que significa “libros” en lengua inglesa), siendo de uso general o no distintivo, carece de significado alguno relevante a la hora de realizar la comparación exigida por el Reglamento.
De hecho, del examen de la documentación aportada por la Demandante, se puede concluir sin atisbo de error alguno que su actividad desde finales de 2007 ha girado alrededor del término “mymajorcompany”, término éste que le ha otorgado renombre en el sector de la industria fonográfica, en particular, y musical, en general.
Esta circunstancia acentúa la posibilidad de confusión entre el Nombre de Dominio y la marca de la que es titular la Demandante y que anteriormente ha sido citada. Véase, en este sentido, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,WIPO Case No. D2000-0003.
Por todo ello, entiende el Experto que se da el primero de los requisitos establecido en el Reglamento. ii) Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en el Reglamento se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.
Al respecto, la Política establece una serie de circunstancias para determinar cuándo se cumple este requisito, sin que dicha enumeración deba considerarse exhaustiva, a saber: que el Demandado haya hecho preparativos para utilizar el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; o que el Demandado haya sido conocido por el Nombre de Dominio, aunque no se hayan adquirido derechos de marca; o, finalmente, que se esté haciendo un uso no comercial del Nombre de Dominio sin intención de desviar consumidores de Internet con finalidad de ganancia comercial o perjudicar de cualquier manera la marca en cualquier forma.
Por otra parte, según reconocen numerosas resoluciones, dictadas al amparo del Reglamento y de la Política, la prueba de la existencia de un derecho o interés legítimo en un nombre de dominio corresponde al demandante. Una vez que éste ha presentado una prueba de que prima facie el Demandado carece de derechos o intereses legítimos, corresponde entonces al demandado demostrar que sí los tiene. Se cimenta esta opinión en que al demandante le es difícil averiguar si al demandado se le ha licenciado el uso de una marca; o si ha hecho preparativos serios para el uso del nombre de dominio y, en su caso, cuáles, etc. En cualquier caso, todo demandante debe aportar un principio de prueba acerca de la ausencia de tales derechos o intereses legítimos, y ya corresponde a todo demandado replicar con exhaustividad y mayor contundencia los indicios aportados por el demandante. Así, Sinbar v. Forsyte Corporation,Caso OMPI No. D2008-1667; Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd,Caso OMPI No. D2004-0949; Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited,Caso OMPI No. D2004-0753).
En el sentido expuesto, la Demandante ha presentado prueba suficiente acerca de su derecho a utilizar las palabras “my major company” en relación con una oferta de bienes realizada de buena fe y con apariencia de ser legítima. La Demandante ha venido utilizando dichas palabras desde finales de 2007 en el sector de la industria fonográfica, incrementándose su fama comercial con el devenir del tiempo, como ponen de manifiesto los resultados de los buscadores de Internet en los que la Demandante es mencionada con profusión. De ahí se deduce que, antes bien, no ha sido el Demandado quien ha sido conocido por el Nombre de Dominio, sino la Demandante, quien tiene registrados a su nombre numerosos nombres de dominio territoriales (pertenecientes a otros países del entorno geográfico del nuestro) coincidentes con las palabras “my major company”.
Asimismo, la Demandante declara que no ha autorizado al Demandado la utilización de su marca registrada en relación con el desarrollo de actividades comerciales en España, ni con el objeto de registrar o usar el Nombre de Dominio.
Por consiguiente, y sobre la base de todo ello, la Demandante ha cumplido con su carga de presentar una prueba de que prima facie el Demandado carece de derecho o interés legítimo sobre el término que es usado para formar el Nombre de Dominio.
Por su parte, podría alegarse a favor de un derecho o interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio que éste haya solicitado el registro de la marca nacional “WWW.MYMAJORCOMPANY.ES”. Pero no se olvide que a la fecha de redacción de esta decisión, dicha marca no le ha sido concedida y, antes bien, la Demandante declara que ha presentado una oposición en vía administrativa a su registro, lo que, basado en la experiencia, hace augurar un largo periodo de tiempo antes de que el Demandado pueda obtener definitivamente, en su caso, un registro de marca con la denominación utilizada en el Nombre de Dominio. Mas, en cualquier caso, esto último no deja de ser una hipótesis, no una realidad, y por lo tanto, a la fecha actual está fuera de duda que el Demandado carece de un derecho sobre dicha denominación, pues no tiene registro alguno sobre la misma, y la mera solicitud de una marca no puede amparar un “derecho” en el sentido de este segundo requisito del Reglamento.
Tampoco ha demostrado el Demandado, un interés legítimo en el uso del Nombre de Dominio. Desde luego no hay pruebas de que el Demandado haya hecho preparativos para la utilización del Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; ni que haya sido conocido por el Nombre de Dominio (más bien las pruebas indican que quien ha sido conocido bajo esa denominación es la Demandante), ni que esté haciendo un uso cualquiera del Nombre de Dominio.
En suma, todas las pruebas presentadas en el caso, y los hechos probados del mismo, apuntan a la razonable conclusión de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio.
Por ello, el Experto entiende que se cumple el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento. iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Finalmente, debe apreciarse si el Demandado registró o está usando el Nombre de Dominio de mala fe.
No es controvertido que este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva por lo que no se puede exigir al Demandante una prueba absoluta de su existencia. De otro modo, se le estaría exigiendo una suerte de probatio diabolica, puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas, jugando un papel importante las presunciones.
Precisamente, en este sentido, para facilitar los medios de prueba al Demandante, el Reglamento establece una serie de supuestos en los que entiende que existe mala fe en el registro o uso del Nombre de Dominio.
Como en el caso anterior, el listado de supuestos no es exhaustivo, y es el siguiente: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del Nombre de Dominio al Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el Nombre de Dominio; o ii) que el Demandado haya registrado el Nombre de Dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del Nombre de Dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el Demandado haya registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el Demandado al utilizar el Nombre de Dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página Web; o v) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.
En primer término, la marca comunitaria de la Demandante tiene un carácter renombrado. Su actividad comercial es ampliamente conocida del público en general, habida cuenta las noticias de prensa presentadas por la Demandante.
Además, de las comunicaciones intercambiadas entre la Demandante y el Demandado se infiere sin lugar a dudas que éste conocía la actividad comercial desarrollada por la Demandante, pues no de otro modo cabe interpretar la propuesta dirigida por el Demandado a la Demandante para que ambos colaborasen en España en el mismo tipo de negocio que el llevado a cabo por la Demandante en Francia y Reino Unido. De hecho, en el correo de 29 de diciembre de 2010, que el Demandado dirige al Sr. Albertini (representante de la Demandante), se dice literalmente: “We are a company working in music creation and we had a project very similar than yours before we knew about MMC. Then we discover MMC France and after that MMC UK and we thought that if someone brings that idea to Spain it could be dangerous to our project. We investigate MMC and we noticed that anyone had registered so we thought that it could be a good way to call your attention and cont act with us”. Cabe precisar que el hecho de que una persona tenga una similitud de proyectos comerciales o ideas con los de otras personas no le autoriza, ni le permite utilizar los términos protegidos por un derecho de propiedad industrial o intelectual a favor del tercero. Sin embargo, en el párrafo arriba extractado, se pone de manifiesto que el Demandado, teniendo conocimiento de la actividad desarrollada por la Demandante, decidió registrar el Nombre de Dominio aprovechándose de la circunstancia de que nadie lo hubiera registrado antes.
En tercer lugar, de la documentación presentada por la Demandante (consistente en noticias de prensa de Internet) se infiere, asimismo, que el Demandado tiene o ha tenido cierta vinculación con la empresa Distrito Federal, S.L., la cual se dedica al sector de la producción musical. De hecho, el comunicado oficial de esta empresa no desdice aquella afirmación, y el correo arriba extractado abunda y confirma la misma.
Asimismo, el Nombre de Dominio se mantiene inactivo a la fecha de redacción de esta decisión, y no se ha aportado prueba alguna que demuestre que lo estuvo en algún momento.
Tampoco debe pasarse por alto el hecho de la solicitud de registro por el Demandado de la marca nacional WWW.MYMAJORCOMPANY.ES, efectuado a principios de 2011 con el claro propósito de preconstituir una prueba de registro y legitimidad en el uso de dicho término, y una vez que las conversaciones entre la Demandante y el Demandado mantenidas con el fin de que se transfiriera a aquella el Nombre de Dominio de forma pacífica y gratuita, no hubieran llegado a buen término.
Las anteriores actuaciones llevadas a cabo por el Demandado y las circunstancias descritas del caso llevan al Experto a concluir que el registro y el uso del Nombre de Dominio se hizo o se hace, según el caso, de mala fe. En efecto, dadas estas condiciones, es imposible partir de otra base que no sea la de que el Demandado, cuando registró el Nombre de Dominio tenía perfecto conocimiento de la marca y de la actividad de la Demandante, y que al registrar el Nombre de Dominio lo hizo con el fin de impedir a la Demandante que lo utilizara legítimamente. No cabe descartar tampoco que el Demandado haya querido atraer usuarios a una futura página Web, puesto que la posibilidad de confusión entre la marca y la actividad de la Demandante y el Nombre de Dominio es muy elevada, como se ha indicado anteriormente, dada la similitud fonética existente entre aquellas marcas y el Nombre de Dominio. Véanse, por ejemplo, las resoluciones de los casos CBS Broadcasting, Inc. v. LA-Twilight-Zone,Caso OMPI No. D2000-0397 y SSL International PLC v. Mark Freeman,Caso OMPI No. D2000-1080.
Por último, el hecho de que el Nombre de Dominio se mantenga inactivo, en blanco es otro indicio claro que lleva al Experto a concluir que el Nombre de Dominio está siendo usado de mala fe. Diríamos que la omisión de uso, o la falta de uso, equivale a uso pero de mala fe. Véanse, en este sentido, Westdev Limited v. Private Data,Caso OMPI No. D2007-1903; Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International,Caso OMPI No. D2008-1393; Intel Corporation v. The Pentium Group,Caso OMPI No. D2009-0273, entre otras resoluciones.
Por todo ello, entiende el Experto que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe, cumpliéndose, pues, el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Dr. José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 3 de septiembre de 2011
Full & Egal Universal Law Academy