La Demandante es Exxon Mobil Corporation con domicilio en Texas, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.
El Demandado es David Padilla, con domicilio en Alicante, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de julio de 2011. El 1 de julio de 2011, el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 4 de julio de 2011, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el día 7 de julio de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de julio de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 19 de julio de 2011.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 27 de julio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de diversos registros de la marca MOBIL1 y de otros que contienen la denominación MOBIL, todos ellos con efectos en España, cuya prioridad se remonta a los años 1977 y 1996.
La marca MOBIL1 es notoria en España y también lo es a nivel internacional, en relación con aceites para motores.
El Nombre de Dominio fue registrado el 5 de enero de 2011 y consta a nombre del Demandado.
El Experto ha comprobado que, al momento de dictar la presente decisión, no existe ninguna página Web activa correspondiente al Nombre de Dominio. De acuerdo al anexo 8 de la Demanda, la página Web del Nombre de Dominio habría estado activa y ofrecía servicio técnico informático. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega:
Que es titular de numerosos registros de marca consistentes en la denominación MOBIL y/o MOBIL1, destacando los siguientes: marca comunitaria nº 79574 MOBIL 1 (clases 1, 4, 37 y 41), con prioridad del año 1996; marca española nº 840859 MOBIL 1 (clase 4); marca española mixta nº 841079 MOBIL 1 (clase 4); marca española mixta nº 841768 MOBIL 1 (clase 4); marca española nº 2256172 MOBIL 1, sienta la diferencia (clase 4); y marca española nº 2659596 MOBIL 1 CENTRO (clase 37). Añade asimismo que la prioridad de los registros números 840859, 841079 y 841768 se remonta al año 1977, mientras que los dos últimos (números 2256172 y 2659596) tienen una prioridad de los años 1999 y 2005, respectivamente.
Que MOBIL1 es una marca notoria, en relación con aceites para motores, reconocida en el sector como “el mejor aceite del mundo” y que dicha marca es identificativa de la entidad estadounidense de reconocido prestigio a nivel mundial Exxon Mobil Corporation (fundada en 1889), dedicada fundamentalmente al sector petrolero, de los combustibles y de los aceites para motor, con actividades en Estados Unidos y en más de 40 países del mundo.
Que existe total identidad entre la citada marca y el Nombre de Dominio.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que no es titular de ningún registro que consista en la denominación MOBIL1 y tampoco existen indicios de que sea conocido por dicha denominación en el tráfico jurídico y económico.
Que envió un requerimiento al Demandado ofreciéndole el reembolso de los costes razonablemente derivados del mero registro del Nombre de Dominio, a lo que no contestó, añadiendo que se limitó a decir que el conflicto se podría solucionar de otra forma.
Que el Demandado no ha usado el Nombre de Dominio, hecho que ha sido reconocido por él mismo al contestar al requerimiento. Añade que, no obstante, hacer publicidad (a través de un nombre de dominio consistente en una marca ajena y notoria) de una empresa relacionada con un servicio técnico de software, en la que al parecer tiene intereses personales, no otorga ningún derecho o interés legítimo al Demandado, sino que podría servirle para que el usuario se interese por dicha empresa y contrate sus servicios.
Que el Demandado era conocedor de la notoriedad de la marca MOBIL1, por lo que registró el Nombre de Dominio de mala fe.
Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido. B. Demandado
El Demandado, en resumen, alega:
Que registró el Nombre de Dominio porque estaba disponible y porque, dado que la empresa que lo reclama es tan importante, consideró que al no estar registrado, no era de importancia para ella.
Que no hizo el registro con fines especulativos, añadiendo que en ningún momento lo ha ofrecido en venta ni ha tratado de obtener dinero con el uso del mismo.
Que es vergonzoso que una empresa como Exxon Mobil Corporation no disponga de un departamento competente que se encargue de registrar los nombres de dominio en los países correspondientes si éstos realmente son de interés para la empresa, y que resulta igualmente vergonzoso para dicha empresa que, de existir dicho departamento, no vele adecuadamente por los intereses de la misma. 6. Debate y conclusiones A. Reglas aplicables
De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”. Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, en sus siglas en inglés). B. Derechos Previos
En el párrafo a) de la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), se dispone que las autoridades competentes, al establecer el sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, “deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo”, mencionando los derechos previos que han de ser protegidos. En virtud de dicho mandato, el artículo 2 del Reglamento, nos da una definición precisa, a los efectos de dicho Reglamento, de lo que se ha de entender por “derechos previos”, a saber:
1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.
3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.
En el presente caso se ha acreditado la existencia de derechos previos sobre la marca MOBIL1, derechos derivados de diversos registros con efectos en España. C. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que un nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: i) el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el demandante tiene derechos previos; ii) el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y iii) el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso. (i). Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Nombre de Dominio es idéntico a la marca notoria MOBIL1 de la Demandante, por lo que dicho Nombre de Dominio es susceptible de causar confusión con los derechos previos de la Demandante. A efectos comparativos no se ha de tener en cuenta la partícula identificativa “.es”.
Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2. (ii). Derechos o intereses legítimos
El Reglamento establece que corresponde a la Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie, lo que efectivamente sucede en el presente caso, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario.
Numerosas decisiones han venido considerando que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Tales supuestos son:
Haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.
En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio. Por el contrario, no cabe duda de que el Demandado eligió una marca notoria para el registro del Nombre de Dominio a sabiendas de que se trataba de una marca ajena y, evidentemente, sin el consentimiento de su titular. Además, las alegaciones formuladas por el Demandado al contestar a la Demanda pueden interpretarse como un reconocimiento implícito de los derechos de la Demandante.
En cualquier caso, el Demandado no ha alegado ningún derecho o interés legítimo, habiéndose limitado a manifestar que registró el Nombre de Dominio porque estaba libre.
En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante permiten concluir, por un lado, que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y, por otro, que con su registro tan sólo pretendía aprovecharse de algún modo de un derecho ajeno.
Por consiguiente, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2. (iii). Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe
El Demandado ha admitido tácitamente que conocía la existencia de los derechos de la Demandante cuando registró el Nombre de Dominio. En este punto cabe recordar que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE) y artículo 8 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre).
Por tanto, se puede presumir que con el registro del Nombre de Dominio tan sólo se pretendía un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca MOBIL1, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34.3.e).
Conforme al Reglamento, constituye asimismo prueba de registro o uso de mala fe el hecho de que el Demandado haya registrado el Nombre de Dominio con la finalidad de impedir a su legítimo titular que lo registre y lo utilice. Obviamente, conociendo el Demandado los derechos de la Demandante, podía fácilmente deducir que al registrar el Nombre de Dominio impediría a la Demandante su registro y uso en Internet.
Por último y aunque el Reglamento no exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso del Nombre de Dominio, procede añadir que, cuando se registra un nombre de dominio sin interés legítimo y de mala fe, no cabe esperar que se haga un uso de buena fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero (entre otras, Comunidad Autónoma de Galicia vs Jesús Sancho Borraz,Caso OMPI No. D2000-1017). En algún momento el Nombre de Dominio se encontraba activo ofreciendo servicios de soporte informático, lo cual según este Experto demostraría la mala fe. Como se ha indicado anteriormente, el Nombre de Dominio está inactivo en la actualidad. A este respecto se ha de tener en cuenta que numerosas decisiones bajo la UDRP vienen interpretando que la inactividad o tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes decisiones: Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402; Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona ("La Caixa") v. Enric-Josep,Caso OMPI No. D2001-0438; Tiendas de Conveniencia, S.A. vs. Opencor, S.A. y José Socorregut Doménech,Caso OMPI No. D2002-1026; Grupo Zena de Restaurantes, S.A. v. Ri, Caso OMPI No. D2006-0740.
Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto
Fecha: 5 de agosto de 2011
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