La Demandante es Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca, con domicilio en Barranquilla, Atlántico, Colombia, representada por Cárdenas & Cárdenas Abogados, Colombia.
El Demandado es Juan González Domínguez, con domicilio en Madrid, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de julio de 2011. El 11 de julio de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de julio de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de julio de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de agosto de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de agosto de 2011.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 19 de agosto de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Respecto al Demandado, el Centro recibió del mismo en fecha 11 de agosto de 2011, vencido el plazo para la contestación a la Demanda, un correo electrónico informando que no había recibido notificación alguna e indicando asimismo una nueva dirección de correo electrónico a efectos de eventuales futuras. El Centro contestó al Demandado con la relación de las distintas fases del procedimiento que habían tenido lugar hasta el momento, adjuntando asimismo todos los documentos y notificaciones enviados y recibidos por el Centro.
En fecha 18 de agosto de 2011, el Demandado reenvío el mismo correo electrónico mencionado en el párrafo anterior cuya texto central no contenía nada. El Centro le contestó al Demandado indicando dicha eventualidad y no obteniendo respuesta alguna por su parte.
Finalmente, el Demandado contactó con el Centro nuevamente en fecha 24 de agosto de 2011 mediante correo electrónico, y tras haber sido nombrado el experto, indicando no conocer el procedimiento administrativo y solicitando explicaciones del mismo. El Centro indicó varias fuentes en las que encontrar la información relativa a la solución de controversias relativo al nombre de dominio .ES, indicándole asimismo la transmisión de todas las comunicaciones al experto. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de la marca AVIANCA a nivel comunitario número 007316921 así como de la marca española con igual denominación, número 1230403 (4). Asimismo, ésta ha aportado documentación sobre numerosas derechos marcarios en el resto del mundo como por ejemplo Aruba, Canadá, Chile, Eslovenia, Kazakhstan como ejemplo de la enorme difusión y uso del término “avianca” lo que permite reconocerle el valor de marca notoria. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Fundamenta la Demandante su Demanda en lo siguiente:
Por lo que se refiere al primer requisito del Reglamento, considera que el nombre de dominio en disputa contiene de manera idéntica la marca sobre la que el Demandante tiene derechos adquiridos.
En cuanto al segundo de los requisitos manifiesta que la Demandante no ha otorgado autorización alguna a favor del Demandado, no ha sido conocido comúnmente en el comercio bajo la denominación “avianca”, ni tampoco ha adquirido el Demandado derecho marcario alguno con tal signo.
Finalmente, manifiesta que habiendo realizado numerosos esfuerzos para intentar solucionar el conflicto con el Demandado únicamente obtuvo respuesta del contacto administrativo y técnico, “La Tecla Networks,S.L.” quien le informó que había transmitido copia del comunicado al finalmente Demandado, señor Juan González Domínguez sin que en ningún momento se pusiera en contacto con la Demandante.
Por lo demás, el uso del nombre de dominio en disputa consiste en un redireccionamiento a la página Web del contacto administrativo y técnico por lo que considera que consiste en una actividad que debe incluirse dentro de la práctica del “uso pasivo”.
Además, debido al acuerdo del Demandante con el Grupo TACA se ofrecen una serie de servicios a través de los nombres de dominio o entre otros por lo que teniendo en cuenta de la notoriedad de su marca existe un claro peligro de confusión.
Por cuanto antecede solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante. B. Demandado
El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 2 del Reglamento se procede a continuación analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
En el presente caso, no habiendo contestado formalmente en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0004; Sanofi Aventis v. D. Holger Kirgis,Caso OMPI No. DES2006-0007; Crédito y Caución,S.A. v. Dulemba Miroslaw,Caso OMPI No. DES2007-0018; Jagex Limited v. Morgan Mike,Caso OMPI No. DES2007-0023). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el Artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.
En el presente caso, la Demandante ha demostrado se titular del derecho previo AVIANCA en los términos previstos en el Reglamento. No cabe reconocer como tal derecho previo al nombre de dominio , también titularidad del Demandante.
Pues bien y tal como exponíamos, el examen del primer requisito se refiere a la comprobación entre un nombre de dominio y un derecho previo. En este caso, el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca de la que el Demandante es titular, es decir AVIANCA. En este sentido, numerosas decisiones anteriores han entendido que una identidad esencial como la de este caso que reproduce íntegramente la marca es suficiente para dar por cumplido con este requisito ( Dr. Grandel GmbH v. Drg Randel Inc.,Caso OMPI No. D2005-0829 - ; Microsoft Corporation v. J. Holiday Co.,Caso OMPI No. D2000-1493 - ; Playboy Enterprises International, Inc. v. Hector Rodriguez,Caso OMPI No. D2000-1016 - and , La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona v. Molina Georgesen,Caso OMPI No. D2006-1615 o Institut Gestalt, S.L. v. Joan Cintero S.L.,Caso OMPI No. D2008-1842 o ). De esta manera, la adición del término “taca” a la marca registrada de la Demandante AVIANCA para crear el nombre de dominio en disputa no genera carácter distintivo suficiente para diferenciarlo de los derechos previos del Demandante que, por lo demás, ha quedado probado que se refiere al grupo empresarial TACA con quien la Demandante tiene suscrito determinados acuerdos comerciales que se gestionan a través del nombre de dominio en disputa .
Por lo tanto, el Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
Para que exista un registro de un nombre de dominio especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión.
En este caso, el Experto considera que existen numerosos indicios que avalan la falta de legitimación del Demandado respecto del nombre de dominio: la falta de correspondencia con el propio nombre del Demandado, el hecho de que el Demandado no sea comúnmente conocido como “aviancataca”, la falta de autorización de uso concedida por la Demandante, la enorme difusión internacional y nacional de los servicios que ofrece la Demandante que implica el carácter renombrado que se le reconoce a su marca AVIANCA, la ausencia de derechos marcarios sobre el término “avianca” a nombre del Demandado y, finalmente, la falta de contestación formal del Demandado.
A la vista de cuanto antecede no cabe pues que considerar que con este conjunto de indicios se puede dar por cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio en disputa. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En opinión del Experto, el Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que se trata de una marca muy conocida por el sector del público interesado en adquirir sus servicios, es decir, ha adquirido renombre o notoriedad entre los potenciales consumidores.
A este respecto la doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria o renombrada puede, en determinadas circunstancias, ser constitutivo de mala fe (entre otras decisiones Sanofi Aventis c. Pierre Lefevre,Caso OMPI No. DES2006-0008; Petroleo Brasileiro s/a - Petrobras c. d. Miquel Oms Espinosa,Caso OMPI No. DES2006-0022). En este sentido, al realizar un análisis sobre si el registro y/o uso del nombre de dominio controvertido es de mala fe, existen diversos indicios que permiten avalar tal calificación aunque quizá el mas importante es la difusión por parte de la Demandante en España y en el resto del mundo de sus diversas marcas que se componen y/o incluyen el término "avianca" lo que permite presumir un conocimiento previo por el Demandado.
Además, de la prueba aportada debe aceptarse la solicitud de uso de mala fe por la "tenencia pasiva" del nombre de dominio en disputa toda vez: a) El Demandante ha demostrado ser titular de numerosas marcas conteniendo el término "avianca" en España y el resto del mundo, b) El Demandado no ha aportado elementos de prueba que avalen su buena fe como pudiera ser la preparación de algún tipo de actividad en relación al nombre de dominio en disputa, c) la ausencia de uso efectivo del nombre de dominio toda vez el redireccionamiento a favor de la página Web del contacto administrativo y técnico no es suficiente y, d) la falta de contestación formal a la presente Demanda.
Por cuanto antecede, este Experto considera que el registro y la utilización del nombre de dominio en disputa se realizó de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 26 de agosto de 2011
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