La Demandante es John Player & Sons Limited con domicilio en Bristol, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Hoyng Monegier LLP, España.
El Demandado es Andrés Pérez de Paz, con domicilio en Pozuelo de Alarcón, Madrid, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de julio de 2011. El 28 de julio de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 29 de julio de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de agosto de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de agosto de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de agosto de 2011.
Sin perjuicio de lo anterior, hay que referir el hecho de que el 5 de agosto el Demandado presentó un escrito anunciando la cancelación del Nombre de Dominio con efectos desde el día 4 de agosto. Esta circunstancia se comunicó a la Demandante el mismo día 5 de agosto, informándole, asimismo, de la posibilidad de instar una suspensión del procedimiento a la vista de tal cancelación. El 9 de agosto la Demandante contestó señalando que, ante la falta de una verificación documental de que la cancelación había tenido lugar, la Demandante decidía seguir adelante con el procedimiento.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 2 de septiembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Nombre de Dominio fue registrado el 3 de diciembre de 2009.
La Demandante es titular de diversas marcas comunitarias, entre las que cabe citar, por su importancia para el caso, las siguientes:
- Marca comunitaria nº 416.750, RIZLA, solicitada el 25 de noviembre de 1996.
- Marca comunitaria nº 274.118 RIZLA+, solicitada el 19 de junio de 1996.
- Marca comunitaria nº 2.896.876 RIZLA+, solicitada el 18 de octubre de 2002.
La Demandante tiene por principal objeto de comercio la fabricación de papel de liar tabaco. Esta denominación se ha usado desde 1944. A partir de 1998 la Demandante comienza su expansión a escala internacional.
La Demandante patrocinó el equipo Suzuki de MotoGP en 1986 y en 2006, siendo también patrocinador de dicho equipo en la actualidad.
A mediados de agosto de 2009 se hace público el fichaje por el equipo Rizla Suzuki del piloto español Álvaro Bautista. Esta noticia aparece en periódicos de tirada nacional en España.
A partir de 2009 se produce un aumento de ventas de productos bajo la marca RIZLA en España. Esta marca ha sido objeto de publicidad en nuestro país desde 2008, habiéndose aportado gráficos y muestras de las diferentes campañas publicitarias habidas desde entonces. Asimismo, la marca RIZLA ha sido objeto de utilización en diversos medios de comunicación. Todo ello demuestra que esta marca es conocida del público español y que es asociable a la Demandante, pudiendo ser calificada de notoria, al ser conocida del público especializado en el producto al que se refiere la marca, e incluso de renombrada.
El Demandado carece de derecho marcario o de otro tipo registrado a su nombre.
El Demandado tampoco ha sido conocido bajo la denominación “RIZLA”.
El 11 de julio de 2011 la Demandante envió un requerimiento al Demandado en el que ponía en su conocimiento que el uso del Nombre de Dominio suponía una infracción de sus derechos de marca sobre el signo RIZLA. El 14 de julio de 2011 el Demandado respondió el anterior indicando que la marca “RIZLA” le era conocida antes del registro del Nombre de Dominio, y que a dicho registro le había llevado el aprecio que siempre había tenido por dicha marca. Aunque en un primer momento se deduce de la contestación del Demandado del 14 de julio de 2011, que éste estaba conforme con una transferencia pacífica del Nombre de Dominio, finalmente no procedió a dicha transferencia, manifestando en correo electrónico del 18 de julio de 2011 que “tras haberme informado y tras haber consultado con gente que tiene conocimiento de este tema, he de decirle que no cederé voluntariamente el dominino a su defendida”.
El Nombre de Dominio estuvo inactivo hasta el momento en que el Demandado recibió el requerimiento de la Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Las alegaciones de la Demandante son, básicamente, como sigue:
Que es una empresa dedicada a la fabricación de papel de liar tabaco.
Que ha venido utilizando la marca RIZLA desde mediados del siglo XX, aunque el origen de la palabra se remonta incluso a siglos atrás.
Que tiene varios registros marcarios a su favor del signo RIZLA, los cuales han sido referenciados en los Antecedentes de Hecho.
Que el signo RIZLA tiene notoriedad en el mercado español, no ya solo por los volúmenes de venta y distribución del productor protegido por la marca, sino por la publicidad derivada del patrocinio del equipo de Moto GP Suzuki. El conocimiento de la marca de la Demandante se acrecienta a consecuencia del fichaje de un piloto español, Álvaro Bautista, a mediados de 2009. Es precisamente desde la mitad de ese año cuando se puede decir que la actividad de la Demandante en nuestro país crece, y, en este sentido, señala la Demandante, no se puede pasar por alto el registro en diciembre de 2009 del Nombre de Dominio.
Que, como se pone de manifiesto por los correos electrónicos enviados por el Demandado en respuesta al requerimiento efectuado por la Demandante en relación con el registro y uso del Nombre de Dominio, el Demandado conocía con anterioridad al registro del Nombre de Dominio la marca RIZLA a la que siempre había tenido aprecio, motivo que le llevó a dicho registro.
Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca que la Demandante tiene registrada a su nombre. Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, y que el Demandado registró y está usando el Nombre de Dominio de mala fe. B. Demandado
El Demandado presentó su escrito de Contestación a la Demanda el 9 de agosto, y en él se limita a reproducir el texto del escrito modelo de contestación que el Centro pone a disposición del público. En el escrito presentado por el Demandado no se puede advertir alegación alguna, ni justificación de los motivos que podrían defender su causa frente a las alegaciones de la Demandante. Esta circunstancia se puso en conocimiento del Demandado por el Centro por medio de correo de 10 de agosto, pidiéndole confirmación de si el Centro debía tomar aquella respuesta de 9 de agosto como texto definitivo de su contestación a las alegaciones de la Demandante. Asimismo, se informaba al Demandado de que si el Centro no recibía contestación alguna antes de la finalización del plazo para contestar, se consideraría la comunicación antes referida como la contestación del Demandado, dándose al procedimiento el curso correspondiente. El Demandado nunca contestó a esta última comunicación del Centro. 6. Debate y conclusiones
La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento y en el Derecho sustantivo aplicable, señaladamente el Reglamento de Marca Comunitaria (Reglamento (CE) nº 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993) y la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, “LM”). También se tiene en cuenta la Política Uniforme para la resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas de 1999 (en adelante, “la Política”). A. Derechos previos
La Demandante basa su Demanda sobre los derechos que le confieren a su favor diversos registros de marca comunitaria, concretamente, los No. 274.118, 416.750 y 2.896.876, entre otros muchos. Todos dichos registros tienen como parte denominativa el término RIZLA.
La fecha de presentación a registro de dichas marcas comunitarias fue de 19 de junio de 1996, 25 de noviembre de 1996 y de 18 de octubre de 2002, respectivamente. En consecuencia, los efectos jurídicos de la inscripción se retrotraen a la fecha de solicitud conforme a lo que prescribe el Reglamento de Marca Comunitaria, tal y como dispone su artículo 46.
Por su parte, el Nombre de Dominio fue registrado el 3 de diciembre de 2009.
A la vista de las fechas mencionadas, es evidente que la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento, consistiendo tales derechos en los que le confiere a su favor el válido y efectivo registro de las marcas comunitarias arriba referidas. B. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El primer requisito previsto en el Reglamento y en la Política es que entre el nombre de dominio y la marca o marcas alegadas por la Demandante exista una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.
En este sentido, el Experto concluye que se da tal condición, ya que el Nombre de Dominio está formado por la denominación RIZLA (una vez excluido el sufijo correspondiente a España o (.es)) y las marcas alegadas por la Demandante, sobre la que ésta ostenta derechos previos, están formadas por el término RIZLA o RIZLA+. Hay, por tanto, una coincidencia fundamental de letras entre uno y otras.
Es más que evidente, pues, que existe una identidad absoluta entre las marcas alegadas de la Demandante y el Nombre de Dominio, debiendo considerarse que carece de significado alguno relevante a la hora de realizar la comparación exigida por el Reglamento el hecho de que en las marcas comunitarias No. 274.118 y 2.896.876 se haya añadido el signo + al término RIZLA.
Por todo ello, entiende el Experto que se da el primero de los requisitos establecido en el Reglamento. ii) Ausencia de derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en el Reglamento se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.
La Política establece una serie de circunstancias para determinar cuándo se cumple este requisito, sin que dicha enumeración deba considerarse exhaustiva, a saber: que el Demandado haya hecho preparativos para utilizar el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; o que el Demandado haya sido conocido por el nombre de dominio, aunque no se hayan adquirido derechos de marca; o, finalmente, que se esté haciendo un uso no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar consumidores de Internet con finalidad de ganancia comercial o perjudicar de cualquier manera la marca en cualquier forma.
Téngase presente que, según reconocen numerosas resoluciones del Centro, la prueba de la existencia de un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio corresponde al demandante. Así, una vez que éste ha presentado una prueba de que prima facie el demandado carece de derechos o intereses legítimos, corresponde entonces al demandado demostrar que sí los tiene. Se cimienta esta opinión en que al demandante le es difícil averiguar si al demandado se le ha licenciado el uso de una marca; o si ha hecho preparativos serios para el uso del nombre de dominio y, en su caso, cuáles, etc. En cualquier caso, todo demandante debe aportar un principio de prueba acerca de la ausencia de tales derechos o intereses legítimos, y ya corresponde a todo demandado replicar con exhaustividad y mayor contundencia los indicios aportados por el demandante. Así, Sinbar v. Forsyte Corporation,Caso OMPI No. D2008-1667; Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd,Caso OMPI No. D2004-0949; Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited,Caso OMPI No. D2004-0753).
En este sentido, la Demandante ha presentado prueba suficiente de que no sólo es titular de derechos de marca sobre el signo RIZLA, sino que, además, ha venido utilizándolo en el tráfico jurídico desde mediados de siglo XX y, más concretamente, en nuestro país desde el año 2008. En especial, el uso de la marca registrada a favor de la Demandante se hace más intenso en España con ocasión del patrocinio asumido por la Demandante del equipo Suzuki en la competición denominada MotoGp. Además, la Demandante ha presentado una búsqueda de resultado negativo acerca de si el Demandado tiene inscrito a su nombre algún derecho marcario u otro bajo o con la denominación RIZLA.
Todo ello conduce a tener por probado que la Demandante ostenta derechos e intereses legítimos en relación con el término RIZLA.
Por el contrario, el Demandado no ha presentado prueba alguna sobre si se derivan a su favor derechos en relación con la palabra RIZLA o si ostenta intereses legítimos sobre la misma. En este sentido, no hay pruebas de que el Demandado haya hecho preparativos para la utilización del Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; ni que haya sido conocido por el Nombre de Dominio (más bien las pruebas indican que quien ha sido conocido bajo esa denominación es la Demandante), ni que esté haciendo un uso cualquiera del Nombre de Dominio.
En definitiva, todas las pruebas presentadas apuntan a la conclusión de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio.
Por ello, el Experto entiende que se cumple el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento y en la Política. iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Finalmente, debe apreciarse si el Demandado registró o está usando el Nombre de Dominio de mala fe.
Este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva por lo que no se puede exigir al demandante una prueba absoluta de su existencia. Si se siguiera otro parecer, se estaría exigiendo al demandante una especie de probatio diabólica, puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas. Asimismo, las presunciones deben jugar un papel importante a la hora de entender haber cumplido este requisito.
En este sentido, para facilitar los medios de prueba al demandante, el Reglamento establece diversos supuestos en los que entiende que existe mala fe en el registro o uso del nombre de dominio.
El listado de tales supuestos no es exhaustivo, a saber: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el Demandado al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o v) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.
Analicemos la cuestión, pues, a la luz de dichas herramientas interpretativas.
En primer lugar, la Demandante ha demostrado que sus marcas comunitarias tienen un carácter notorio, esto es, que el público especializado al que se dirige el producto protegido por la marca tiene conocimiento de la misma y conoce su origen industrial o comercial. Aparte de ello, no conviene soslayar el hecho de que la Demandante ha patrocinado el equipo de moto GP Suzuki desde 2006, y que, con ocasión de tal actividad, ha utilizado de forma extensiva e internacional (incluyendo nuestro país, por supuesto) la denominación protegida marcariamente RIZLA. Este solo hecho debe fundamentar la conclusión de que la marca RIZLA es incluso renombrada, siendo conocida del público en general.
Tampoco conviene pasar por alto el hecho de que el Demandado demuestra tener conocimiento de la marca y/o de la actividad de la Demandante ya en periodo anterior al registro del Nombre de Dominio. No cabe interpretar de otro modo su contestación al requerimiento de la Demandante, con fecha 14 de julio de 2011, en la que se puede leer lo siguiente: “Si tengo el dominio es debido al “aprecio” que he tenido siempre a esta marca, la cual uso incluso como sobrenombre o nick en internet (…) y de la cual he coleccionado siempre muchas cosas”. El adverbio temporal “siempre” denota un conocimiento previo de la marca por el Demandado.
Por otra parte, el Nombre de Dominio se ha mantenido inactivo hasta el momento de haber recibido el Demandado el primer requerimiento de la Demandante, y no se ha aportado prueba alguna que demuestre que estuvo activo en algún momento. De hecho, en el momento de redacción de esta decisión, el Nombre de Dominio presenta un mensaje que dice textualmente: “Error 404: not found! The server cannot find the document corresponding to the URL you typed in”. A continuación se observan diversos enlaces de contenido y ofrecimientos diversos (p.e. crea tu web en 5 minutos, regitre su dominio, trabajo, registra tu marca, etc.).
Los hechos descritos llevan al Experto a concluir que el registro y el uso del Nombre de Dominio se hizo o se hace, según sea el caso, de mala fe.
Dadas estas condiciones, es imposible partir de otra base que no sea la de que el Demandado, cuando registró el Nombre de Dominio tenía perfecto conocimiento de las marcas y de la actividad de la Demandante, y que al registrar el Nombre de Dominio lo hizo con el fin de impedir a la Demandante que lo utilizara legítimamente. El Demandado llega a decir en su correo del 14 de julio de 2011, antes referido, que “si tengo registrado el dominio, es debido a que en su momento su defendida no lo registró, ni parece que hayan mostrado el menor interés en hacerlo en los últimos años”. Esta manifestación pone de relieve que el objetivo del Demandado es o era impedir que la Demandante registrara a su nombre el Nombre de Dominio.
Por otro lado, no cabe descartar tampoco que el Demandado haya querido atraer usuarios a su página web, puesto que la posibilidad de confusión entre las marcas y la actividad de la Demandante y el Nombre de Dominio es muy elevada, como se ha indicado anteriormente, dada la identidad fonética existente entre aquellas marcas y el Nombre de Dominio. Véanse, por ejemplo, las resoluciones de los casos CBS Broadcasting, Inc. v. LA-Twilight-Zone,Caso OMPI No. D2000-0397, y SSL International PLC v. Mark Freeman,Caso OMPI No. D2000-1080.
Por último, el hecho de que el Nombre de Dominio se mantenga inactivo o con anuncios del tipo de los arriba descritos, es otro indicio claro que lleva al Experto a concluir que el Nombre de Dominio está siendo usado de mala fe. Diríamos que la omisión de uso efectivo, o la falta de uso, puede equivaler a uso pero de mala fe. Véanse, en este sentido, Westdev Limited v. Private Data,Caso OMPI No. D2007-1903; Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International,Caso OMPI No. D2008-1393; Intel Corporation v. The Pentium Group,Caso OMPI No. D2009-0273, entre otras resoluciones.
Por todo ello, entiende el Experto que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe, cumpliéndose, pues, el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Dr. José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 17 de septiembre de 2011
Full & Egal Universal Law Academy