La Demandante es Feiyue con domicilio en París, Francia, representada por Cabinet Moutard, Francia.
El Demandado es Aziz Mouhmouh, con domicilio en Montreal, Canadá, representado por Mark Sumbulian, Canadá. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de julio de 2011. El 29 de julio de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 29 de julio de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de agosto de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de agosto de 2011. El 24 de agosto de 2011 el representante del Demandado remitió al Centro una solicitud de ampliación del plazo para contestar la Demanda. La nueva fecha para contestar la demanda quedó fijada para el 31 de agosto de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 1 de septiembre de 2011.
El Centro nombró a Alberto De Elzaburu como Experto el día 9 de septiembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
A los efectos de este procedimiento, deben tenerse en cuenta los siguientes hechos:
La Demandante es una entidad de nacionalidad francesa, domiciliada en la localidad de París.
El Demandado es una persona física, con domicilio en la localidad de Montreal, Canadá.
Los registros de marca de los que es titular la Demandante, son considerablemente anteriores en prioridad a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa, que tuvo lugar el 13 de mayo de 2010.
Cuando se accede a la página identificada por los nombres de dominio en disputa, aparece la página de Mad Dog Domains, sin que en ella pueda llevarse a cabo operación alguna de contratación o adquisición de productos o servicios, relacionados con la denominación Feiyue. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Que la Demandante es titular de los registros de marca internacional (que designa la Unión Europea) número 948536 FEIYUE (mixta), y Marcas Comunitarias 5085873 FEIYUE (mixta) y 6362669 FEIYUE (mixta), además de otros que protegen ese mismo distintivo en todo el mundo.
Que los nombres de dominio controvertidos son casi idénticos o al menos similares a las marcas de la Demandante, al ser "shoes" y "shop" dos elementos descriptivos, y ser FEIYUE el único elemento distintivo.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que éste no los utilizó antes de tener conocimiento de la presente controversia en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, porque no es conocido por dichos dominios, y porque hace un uso ilegítimo y desleal de los mismos intentando desviar la atención de los consumidores con ánimo de lucro.
Que la Demandante envió al Demandado, con fecha del 14 de junio de 2010, un requerimiento solicitando a este que retirará los nombres de dominio en disputa, y cesará en el uso de la denominación FEIYUE, no contestando el Demandado a dicho requerimiento.
Que los nombres de dominio en disputa han sido registrados de mala fe, lo que queda demostrado por la larga ausencia de uso de los mismos.
Que la mala fe queda también acreditada porque los citados nombres de dominio han sido registrados con el fin impedir que el legítimo titular de la marca, la proteja en la extensión ”.es”, como nombre de dominio.
Como consecuencia de todo ello, se solicita la transferencia de los dominios , a la Demandante. B. Demandado
Que FEIYUE es una marca creada en China y que pertenece a la firma Double Coin Holding Ltd, por lo que el Demandante ha “secuestrado” dicho distintivo usándolo como nombre propio.
Que la Demandante ha registrado indebidamente la marca FEIYUE fuera de China, tratando ahora de secuestrar también el nombre de dominio equivalente a la marca.
Que los registros de marca de la Demandante han sido discutidos por la compañía china Double Coin Holding Ltd ante los Tribunales franceses, y que el uso de la marca FEIYUE por la citada compañía antecede a todos los registros de marca de la Demandante.
Que todas las actuaciones del Demandado en relación con la marca FEIYUE han sido llevadas a cabo con el conocimiento, consentimiento y permiso del verdadero dueño de dicha marca, la compañía china Double Coin Holding Ltd.
Que la Demandante es quien está actuando de mala fe al apropiarse inadecuadamente de la marca FEIYUE.
Que al estar la documentación que acredita la mala fe de la Demandante en poder de otras personas no ha podido obtenerla dentro del plazo requerido. 6. Debate y conclusiones A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
Tal y como se ha establecido en numerosas decisiones emanadas en virtud del Reglamento, la simple inclusión de una marca ajena en un nombre de dominio hasta el punto de crear confusión, resulta suficiente para entender que concurre el primer requisito de los exigidos por el Reglamento.
En el caso aquí planteado, los nombre de dominio en disputa incluyen la marca FEIYUE sobre la que existen los derechos previos identificados e invocados por la Demandante en su escrito, unida por un guión a la partícula "shoes", en un caso, y a la partícula "shop", en otro. Ambos términos son de naturaleza genérica y, por tanto, es FEIYUE el portador de toda la distintividad de ambos nombres de dominio.
Adicionalmente, y como es sabido, la partícula ”.es”, que identifica el nivel superior de cada nombre de dominio, no es relevante a efectos de comparación, tal y como también ha sido establecido en otras decisiones emanadas en virtud del Reglamento.
El Experto está satisfecho que las pruebas aportadas por la Demandante confirman que esta es titular de registros de marca otorgados en diversas jurisdicciones, los cuales constituyen pruebas de un derecho previo en virtud del Reglamento.
Por todo ello, el Experto concluye que concurre el primer requisito exigido por el Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
Atendiendo a las circunstancias que justificarían la existencia de un derecho o interés legítimo a favor del Demandado sobre los nombres de dominio en disputa, y de acuerdo con los argumentos y pruebas presentadas por las partes en este expediente, el Experto entiende que:
No se ha acreditado por parte del Demandado que sea o haya sido conocido por la denominación identificada por los nombres de dominio en disputa.
No se ha acreditado la existencia de una autorización expresa por parte de la Demandante para usar o registrar los nombres de dominio en disputa.
No se ha detectado en las páginas web identificadas por los nombres de dominio en disputa que éstos hayan sido o estén siendo usados en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
De las alegaciones incluidas en el Escrito de Contestación a la Demanda, el Demandado entiende, no obstante, que el registro de los dominios en disputa queda justificado por haber recibido autorización de una compañía china llamada Double Coin Holding Ltd, a quien califica de creadora original de la marca FEIYUE, aportando documentación que acredita la titularidad de dicha compañía sobre la citada marca en China.
Este Experto debe señalar que esa simple afirmación no puede en modo alguno ser tomada como una autorización válida a efectos de poder justificar el proceder del Demandado, y ello por las siguientes circunstancias:
No se ha presentado por el Demandado ninguna documentación que acredite que un titular legítimo de la marca FEIYUE le haya autorizado al registro de los nombres de dominio en disputa.
Difícilmente puede entenderse que una persona o entidad licenciataria del uso de la marca, o de un nombre de dominio, no pueda aportar al menos una copia de la documentación que le habilite o legitime para llevar a cabo las actuaciones de promoción y protección de la marca licenciada, una de las cuales puede perfectamente ser el registro de la marca como nombre de dominio.
Finalmente, y lo que es de más trascendencia, independientemente de que, como afirma el Demandado, pudieran haber existido disputas entre la citada entidad china Double Coin Holding Ltd, y la Demandante, es evidente, y ha quedado perfectamente acreditado, que ésta dispone de verdaderos derechos de marca registrados y consolidados que le otorgan plena legitimación para considerarse titular de la marca FEIYUE en las jurisdicciones donde se obtuvieron los registros invocados. Entre esas jurisdicciones se encuentra la Comunidad Europea y, por tanto, España.
En numerosas decisiones emanadas bajo el Reglamento y bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“ÜDRP”) se ha establecido la necesidad de que el demandado, sobre quien recae la carga de la prueba una vez que una demanda contra él ha sido admitida, fundamente con "evidencias concretas" cualquiera de sus afirmaciones contenidas y que deban ser consideradas como contestación a la demanda.
Como claro ejemplo, puede citarse la decisión ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG v. Seung Nam KimCaso OMPI No. D2006-1001 que señalaba:
“Previous panels have consistently held that, once the complainant establishes a prima facie case, the burden shifts to the respondent to provide “concrete evidence” in response”.
En base a todo lo anteriormente expuesto, este Experto considera que no ha quedado acreditado que asiste al Demandado derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio en disputa, por lo que también concurre el segundo requisito exigido por el Reglamento. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Examinando las circunstancias concretas contempladas en el Reglamento y que de concurrir, justificarían la existencia de mala fe en el registro o el uso de los nombres de dominio en disputa, este Experto considera que el registro de ambos nombres de dominio puede considerarse como un acto tendiente a impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través de dichos nombres de dominio.
Bien es cierto que el Reglamento añade la condición "...siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole", pero también lo es que el propio Reglamento matiza que puede igualmente entenderse que concurre la mala fe cuando "...el demandado haya realizado actos similares a los anteriores -refiriéndose a las circunstancias expresamente contempladas- en perjuicio del demandante". Este Experto, por tanto, entiende que aun sin cumplirse la condición antes mencionada, resulta razonable entender que al Demandante, como titular de los derechos previos invocados, se le está causando un perjuicio al verse impedido para reflejar sus derechos como nombres de dominio.
Por otro lado, aunque en relación con ello, es indiscutible la inactividad de los nombres de dominio en disputa los cuales simplemente redireccionan a otros sitios Web referidos como “pay-per-click”, a la vista de las averiguaciones hechas por el Experto.
En diversas decisiones emanadas bajo el reglamento o la UDRP, como puede ser la correspondiente al caso TUTTO PICCOLO S.A.U. v. Fábrica de Encajes Pérez Palmer.,Caso OMPI No. D2010-1110, se ha venido interpretando que la ausencia de uso del nombre de dominio puede constituir una forma de uso de mala fe, por cuanto se utiliza el nombre de dominio en cuestión para impedir el registro del mismo a favor del legítimo titular de la marca.
A la vista de todo lo anterior, el Experto concluye que también concurre el tercer requisito exigido por el Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio y sean transferidos al Demandante.
Alberto De Elzaburu
Experto
Fecha: 29 de septiembre de 2011
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