La Demandante es Avent Limited, con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, la “Demandante”), representada por Hoyng Monegier LLP, España.
La Demandada es Domainprojects, S.L. (Miguel Ángel Orgaz), con domicilio en Madrid, España (en adelante, la “Demandada”), representada por Rubén Lobo Ruiz, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El registro del citado nombre de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 30 de agosto de 2011. El mismo día, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de agosto de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la entidad que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de septiembre de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de septiembre de 2011.
El Centro notó que aunque la notificación electrónica de la Demanda realizada en fecha 6 de septiembre de 2011 había sido efectuada debidamente, la misma no fue completa debido a la falta de envío por correo postal de la copia física de la Demanda y sus anexos, tal y como establece el art. 7 del Reglamento. Por ello, y a fin de garantizar la correcta administración del procedimiento y del cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento, en fecha 16 de septiembre de 2011, el Centro envió a la Demandada una copia física de la Demanda (incluidos los anexos) y del documento de notificación de la Demanda a todas las direcciones de correo postal disponibles al tiempo que concedió 20 días más a partir de dicha comunicación para presentar su escrito de contestación a la Demanda, siendo la fecha de vencimiento el 6 de octubre de 2011.
El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de octubre de 2011.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como Experto el día 2 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho A. La Demandante
La Demandante es una compañía británica que, desde su constitución, se ha especializado en el diseño, fabricación y comercialización de productos para bebés y, en particular, en biberones. De acuerdo con la numerosa documentación aportada por la Demandante, ésta se ha consolidado como una de las referencias en el mercado a nivel internacional, posición que ha reforzado tras su integración dentro del grupo Philips.
Para el desarrollo de sus actividades la Demandante ha utilizado la denominación “Avent”, la cual ha registrado en múltiples ocasiones como marca comunitaria. Atendiendo a la documentación presentada por la Demandante, ésta es titular de más de 20 marcas comunitarias basadas total o parcialmente en AVENT y cuyo registro se inició en 1996.
Tal y como se ha indicado con anterioridad, la Demandante ha desarrollado numerosas acciones promocionales de su marca en España, habiendo aportado numerosas pruebas del reconocimiento de la misma en el sector de los productos para bebé en España.
Con carácter previo a la presentación de la Demanda, la Demandante remitió hasta cuatro requerimientos por escrito a la Demandada a fin de informarle sobre la infracción de sus derechos que el registro y uso del Nombre de Dominio suponía, así como para instarle a transferirlo y, de tal modo, evitar un procedimiento como el presente. La Demandada no contestó en modo alguno a dichos requerimientos. B. La Demandada
La Demandada es una sociedad española cuya principal actividad –atendiendo a lo indicado en la Contestación a la Demanda– consiste en el registro de numerosos nombres de dominio con la finalidad de atraer usuarios que generen tráfico con los que rentabilizar la inversión realizada para la adquisición de los correspondientes nombres de dominio.
En relación con el Nombre de Dominio, no obstante, la Demandada ha indicado que desea utilizarlo específicamente para la oferta de productos y servicios de aventura por medio de Internet. En este sentido, el 22 de marzo de 2011, la Demandada solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca AVENT MULTIAVENTURA en la clase 22, para los productos consistentes en cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña y lonas para acampada. De acuerdo con la documentación aportada por las partes, la mencionada solicitud ha sido objeto de oposición por parte de la Demandante, sin que por el momento se haya concedido la marca solicitada. C. El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 30 de abril de 2011. Durante un largo tiempo, de acuerdo con la documentación aportada por la Demandante, ha estado conectado a un sitio Web que ofrecía numerosos anuncios y enlaces a otros sitios Web referidos a productos para bebé o incluso a los propios productos de la Demandante. En el momento en que se emite esta decisión, no obstante, el Nombre de Dominio se encuentra asociado a un sitio Web en el que aparecen diversas fotografías de materiales de acampada y excursionismo. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que es una empresa especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos para bebé y, en particular, para biberones, habiéndose consolidado como uno de los referentes en el sector en España e internacionalmente. En este sentido, la Demandante indica que sus marcas AVENT han conseguido un amplio reconocimiento en el mercado, habiendo obtenido una significativa notoriedad en el mercado de los productos para bebé;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que la Demandante es titular;
- Que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que consista en la denominación “Avent” con las que la Demandada pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que la Demandada esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “Avent” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante (especialmente teniendo en cuenta que durante mucho tiempo el Nombre de Dominio se ha encontrado asociado a un sitio Web ofreciendo enlaces a productos de entidades competidoras de la Demandante). Entiende, por el contrario, la Demandante que la Demandada al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación para atraer a usuarios de Internet;
- Que la Demandada ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, lo ha estado utilizando para promocionar productos y servicios de competidores de la Demandante o incluso de la propia Demandante; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante. B. Demandada
La Demandada sostiene en la Contestación a la Demanda:
- Que ha solicitado una marca española AVENT MULTIAVENTURA en la clase 22, para los productos consistentes en cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña y lonas para acampada. De acuerdo con lo indicado por la Demandada, tal solicitud de registro se deriva de su voluntad de explotar un sitio Web de venta de productos de excursionismo y aventura, por medio del uso del Nombre de Dominio;
- Que es una sociedad que ostenta numerosos nombres de dominio con la finalidad de atraer usuarios que generen tráfico con los que rentabilizar la inversión realizada en el registro de cada nombre de dominio, actividad que -según la Demandada- es lícita y respecto de la cual en todas las ocasiones en que ha tenido comunicación formal de que algún registro podía infringir los derechos de terceros, la Demandada ha cedido o resuelto de forma amistosa el conflicto. En este sentido, en particular la Demandada indica que desconocía la existencia de un posible conflicto entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante, circunstancia que explica porqué procedió a solicitar la marca AVENT MULTIAVENTURA ante la Oficina Española de Patentes y Marcas;
- Que el acceso al sitio Web asociado al Nombre de Dominio se encuentra bloqueado como consecuencia de lo avanzado que se encuentra el proyecto de comercialización que se pretende desarrollar con el mismo, circunstancia que explica porqué se canceló el servicio de parking al que se hallaba vinculado el Nombre de Dominio, sin que dicha desactivación se debiera a la recepción de los requerimientos de la Demandante. En este sentido, sostiene la Demandada que no tuvo conocimiento de los mismos hasta el momento en que se inició el presente procedimiento;
- Que no era consciente de la existencia de la marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio ni durante su posterior uso. Según la Demandada, ello se debe básicamente al hecho de que ésta no es notoria; y
- Que, atendiendo a lo anterior, la Demanda debería ser rechazada. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio en disputa con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio en disputa.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.
No obstante, antes de proceder a dicho análisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001; Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0002; Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.,Caso OMPI No. DES2006-0003). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cuál la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.
La principal diferencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste incluye el sufijo “.es”. No obstante, el Experto considera que la inclusión del mismo no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth,Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.,Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. Oscar Espinosa Comin, Caso OMPI No. D2005-1029.
De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos -de carácter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la demandante.
En el presente caso, a fin de dilucidar si existe o no un derecho o interés legítimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio, toma gran importancia el hecho de que aquélla haya solicitado el registro de AVENT MULTIAVENTURA como marca. A tal efecto, no obstante, debe considerarse que dicha solicitud no es más que una expectativa de derecho y no un derecho consolidado a favor de la Demandada, dado que la mencionada solicitud no ha cristalizado todavía en forma del correspondiente registro. En este caso concreto, atendiendo a la oposición planteada por la Demandante respecto a la mencionada solicitud de marca, existen dudas más que razonables respecto a la concesión final de la correspondiente marca. De este modo, el Experto opina que la mera existencia de una solicitud de marca no puede constituirse por sí misma como un derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio.
Más allá de lo indicado, tampoco parece concurrir circunstancia alguna que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:
- La Demandada no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que el sitio Web conectado al Nombre de Dominio incluyó enlaces de productos competidores de los ofrecidos por la Demandante, actividad que se aleja en las presentes circunstancias de un uso de buena fe del Nombre de Dominio. La posterior activación del Nombre de Dominio para incluir una página Web en la que supuestamente se ofrecerán productos de aventura y excursionismo tampoco parece constituir un elemento que permita cambiar la conclusión anteriormente apuntada, especialmente si se tiene en cuenta que más allá de una página Web sin contenido real y de una solicitud de marca, la Demandada no ha presentado prueba alguna de la efectiva existencia de un proyecto empresarial real vinculado al Nombre de Dominio;
- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio. Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que la Demandada en ningún momento ha sido conocida bajo la denominación “Avent”, cuyo uso por su parte ciertamente tampoco había sido autorizado por parte de la Demandante;
Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.
En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Experto considera que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que la Demandada tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter notorio de dichas marcas.
Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por la Demandada al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.
Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, Union des Associations Européenes de Football (UEFA) v. Ángel de la Fuente Lascorz,Caso OMPI No. DES2006-0012; Gas Gas Motos, S.A. v. Luis Nieto Montero,Caso OMPI No. DES2006-0013; Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Tallin/D,Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que la Demandada registró el Nombre de Dominio de mala fe.
De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto
Fecha: 4 de diciembre de 2011
Full & Egal Universal Law Academy