La Demandante es Banco Caixa Geral S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Simões Garcia Corte-Real & Associados, Portugal (en adelante, la “Demandante”).
La Demandada es Porchester Partners Inc., con domicilio en Panamá (en adelante, la “Demandada”). 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 6 de septiembre de 2011. El mismo día, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 7 de octubre de 2011, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 19 de septiembre de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de octubre de 2011. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro le notificó su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 12 de octubre de 2011.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como Experto el día 11 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho A. La Demandante
La Demandante es una entidad bancaria española resultante de la fusión de tres bancos tradicionales (el Banco Simeón, el Banco de Extremadura y el Banco Luso Español). La mayoría de su capital pertenece al Grupo Caixa Geral de Depósitos, una de las principales entidades financieras de la Península Ibérica. Actualmente la Demandante cuenta con una amplia red de oficinas en España, habiendo promocionado de forma recurrente su marca BANCO CAIXA GERAL en dicho territorio.
A los efectos del presente procedimiento, cabe destacar que la Demandante es titular de los siguientes derechos vinculados a la denominación “Banco Caixa Geral”:
- La denominación social oficial de la Demandante es “Banco Caixa Geral, S.A.”.
- La marca española BANCO CAIXA GERAL HIPOTECA MINI (registro nº 2.739.057), registrada con efectos desde el 7 de noviembre de 2006 para los servicios incluidos en la clase 36 del Nomenclátor Internacional.
- La marca española BANCO CAIXA GERAL HIPOTECA SOLUCION (registro nº 2.739.058), registrada con efectos desde el 7 de noviembre de 2006 para los servicios incluidos en la clase 36 del Nomenclátor Internacional.
- La marca española BANCO CAIXA GERAL DEPOSITO SOLUCION (registro nº 2.739.061), registrada con efectos desde el 7 de noviembre de 2006 para los servicios incluidos en la clase 36 del Nomenclátor Internacional.
- La marca española BANCO CAIXA GERAL CUENTA SOLUCION (registro nº 2.739.063), registrada con efectos desde el 7 de noviembre de 2006 para los servicios incluidos en la clase 36 del Nomenclátor Internacional. B. La Demandada
La Demandada es una sociedad aparentemente panameña, si bien el Experto no ha recibido información alguna sobre la misma, dada su falta de personación en el presente procedimiento.
En este sentido, el Experto - atendiendo a lo indicado en la Demanda- ha podido constatar que la Demandada se había visto involucrada como demandada en procedimientos de resolución de disputas referidos a nombres de dominio con anterioridad al presente (en particular, en el Caso Européenne de Traitement de L’information “Euro Information” v. Janice Liburd / Porchester Partners, Inc., Moniker Privacy Services, Caso OMPI No. D2010-0751, administrado por el Centro; y en el Caso LEGO Juris A/S v. Porchester Partners Inc., Caso No. D00008849, administrado por Nominet). En ambos casos, la Demandada fue obligada a transferir los nombres de dominio objeto de disputa. C. El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 8 de diciembre de 2010. De acuerdo con la documentación aportada por la Demandante, el Nombre de Dominio ha estado conectado desde su registro a un sitio Web que ofrece numerosos anuncios y enlaces a otros sitios Web referidos a servicios bancarios y financieros o incluso a los propios productos de la Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que es una entidad bancaria que se ha consolidado como un referente en el sector financiero en España, integrándose del mismo modo en un grupo corporativo con una amplia implantación internacional. En este sentido, la Demandante indica que sus marcas BANCO CAIXA GERAL -así como las marcas CAIXA GERAL del grupo en el que se integra- han conseguido un amplio reconocimiento en el mercado, habiendo obtenido una significativa notoriedad en el mercado de los servicios bancarios;
- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar a la denominación social y marcas de las que la Demandante es titular;
- Que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita alguna que consista en la denominación “Banco Caixa Geral” con las que la Demandada pueda justificar el registro y uso del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que la Demandada esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “Banco Caixa Geral” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante (especialmente teniendo en cuenta que el Nombre de Dominio se encuentra asociado a un sitio Web ofreciendo enlaces a productos de entidades competidoras de la Demandante). Entiende, por el contrario, la Demandante que la Demandada al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación para atraer a usuarios de Internet;
- Que la Demandada ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, lo ha estado utilizando para promocionar productos y servicios de competidores de la Demandante; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante. B. Demandada
La Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio en disputa con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio en disputa.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.
No obstante, antes de proceder a dicho análisis el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001; Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0002; Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.,Caso OMPI No. DES2006-0003). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.
En este sentido, si se comparan los derechos alegados por la Demandante y el Nombre de Dominio, cabe constatar que existe un evidente riesgo de confusión. En efecto, el Nombre de Dominio se compone de la denominación “Banco Caixa Gera”, el cual se corresponde de forma evidente con los mencionados derechos protegidos de la Demandante. En este sentido, la ausencia de la letra “l” al final de la última palabra de la que se compone el Nombre de Dominio no impide considerar que existe un riesgo de confusión con el núcleo identificativo de las denominaciones protegidas por parte de la Demandante.
La misma conclusión debe aplicar respecto a la diferencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio, en el sentido de que éste incluye el sufijo “.es”. El Experto considera que la inclusión del mismo no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo, en New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.,Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. Oscar Espinosa Comin,Caso OMPI No. D2005-1029.
De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos -de carácter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que un demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre un nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la demandante.
En el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:
- La Demandada no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que el sitio Web conectado al Nombre de Dominio incluye enlaces de productos competidores de los ofrecidos por la Demandante, actividad, según este Experto, alejada de un uso real del dominio y más de un uso de buena fe.
- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las denominaciones protegidas por la Demandante del Nombre de Dominio. Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que la Demandada en ningún momento ha sido conocida bajo la denominación “Banco Caixa Geral”, cuyo uso por su parte ciertamente tampoco había sido autorizado por parte de la Demandante;
- La falta de personación de la Demandada y, por tanto, la falta de aportación por su parte de argumentos en sentido contrario impide al Experto llegar a una conclusión distinta a la apuntada con anterioridad.
Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.
En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que la Demandada tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter notorio de dichas marcas probado por la Demandante a través de la documentación aportada en la Demanda.
Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por la Demandada al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.
Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, Union des Associations Européenes de Football (UEFA) v. Ángel de la Fuente Lascorz,Caso OMPI No. DES2006-0012; Gas Gas Motos, S.A. v. Luis Nieto Montero,Caso OMPI No. DES2006-0013; Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Tallin/D,Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que la Demandada registró el Nombre de Dominio de mala fe.
De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, , sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 7 de diciembre de 2011
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