La Demandante es LEGO Juris A/S, con domicilio en Billund, Dinamarca, representada por Melbourne IT Digital Brand Services AB, Suecia.
El Demandado es DomainsByP, con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de América. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio , y .
El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2011. El mismo día, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 15 de septiembre de 2011 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
En fecha 20 de septiembre de 2011 el Centro comunicó a las partes y al registrador el próximo vencimiento de los nombres de dominio en disputa a fin de que éstos procediesen a realizar las gestiones oportunas para su renovación, asegurando así el correcto desarrollo del procedimiento administrativo.
Con fechas 26 de septiembre y 4 de octubre de 2011, el Centro recibió dos comunicaciones de la Demandante y de GoD, Inc., respectivamente, informando que la identidad de los registrantes y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa diferirían del nombre del Demandado y de los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro comunicó a ESNIC dicha información en fecha 5 de octubre de 2011, el cuál manifestó que dado que los nombres de dominio permanecían bloqueados desde el momento de la presentación de la Demanda, los datos del registrante no podían ser modificados, siendo el registrante aquél que se indicó en la Demanda. En fecha 11 de octubre de 2011 el Centro comunicó a las partes la respuesta proporcionada por ESNIC, informándoles asimismo que toda la correspondencia sobre esta incidencia sería trasladada en su momento al Experto que fuera nombrado, quedando bajo su absoluta discrecionalidad determinar lo que se habría de inferir de dicha documentación adicional en el momento de tomar la Decisión, así como de ordenar los trámites procedimentales oportunos, si ello fuera necesario.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de septiembre de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de octubre de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 13 de octubre de 2011.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 11 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante aporta al procedimiento documentación en relación a varias de sus marcas registradas en diversos países del mundo. Entre las numerosas marcas registradas propiedad del Demandante se aportan las marcas españolas:
a) Marca nº 975.936, LEGOLAND (denominativa), registrada en el año 1982 para la clase 25, según la Clasificación de productos y servicios de Niza.
b) Marca nº 975.935, LEGOLAND (denominativa), registrada en el año 1982 para la clase 16, según la Clasificación de productos y servicios de Niza.
c) Marca nº 975.934, LEGOLAND (denominativa), registrada en el año 1982 para la clase 9, según la Clasificación de productos y servicios de Niza.
d) Marca nº 607.743, LEGOLAND (denominativa), registrada para la clase 28, según la Clasificación de productos y servicios de Niza.
e) Marca denominativa nº 367.322, LEGO, registrada en el año 1961 para la clase 28, según la Clasificación de productos y servicios de Niza.
Y dos marcas comunitarias registradas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI):
a) Marca comunitaria nº 54.205, LEGOLAND (denominativa), registrada el 5 de octubre de 1998 para las clases 9, 16, 25, 28, 41 y 42 de productos y servicios, según la Clasificación de productos y servicios de Niza.
b) Marca comunitaria nº 39.800, LEGO (denominativa), registrada el 5 de octubre de 1998 para las clases 3, 9, 14, 16, 20, 24, 25, 28, 38, 41 y 42 de productos y servicios, según la Clasificación de productos y servicios de Niza. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
El Demandante alega su titularidad sobre las numerosas marcas registradas referidas en los antecedentes de hecho, consistentes en LEGO, famosa marca de juguetes de construcción y LEGOLAND. El negocio de la Demandante y las empresas de su grupo en este sector crecería y habría facturado varios millones de dólares en el año 2009 vendiendo productos de la marca LEGO a través de sus filiales y sucursales en más de 130 países del mundo, incluidos España y los Estados Unidos de América.
La Demandante afirma que sus marca serían renombradas, y, como apoyo a su afirmación, aporta un listado elaborado en el año 2009 por la organización británica independiente “Superbrands UK” que evalúa el carácter renombrado de marcas de todo el mundo. Este listado situaba en el 2009 a la marca LEGO como la octava marca más conocida del mundo (después de MICROSOFT, ROLEX, GOOGLE, BRITISH AIRWAYS, BBC, MERCEDES-BENZ y COCA-COLA). Según “Superbrands UK” la marca LEGO sería la marca de juguetes más renombrada del mundo, incluso más que MONOPOLY o FISHER PRICE. Para devenir una marca de popularidad mundial, la Demandante afirma haber realizado publicidad y haber representado su marca en todos sus productos, paquetes, carteles, anuncios y materiales promocionales. La Demandante afirma que el carácter renombrado de sus marcas le conferiría una protección reforzada respecto a productos y servicios incluso ajenos a las clases de productos y servicios por el registradas.
La Demandante afirma también ser propietaria de más de mil nombres de dominio que incorporan su marca LEGO, asociada a nombres de dominio de primer nivel “.com”, y a nombres de dominio de primer nivel referidos a países, siendo el grupo empresarial de la Demandante además propietario de los nombres de dominio y .
La Demandante afirma haber requerido al Demandado en fecha 27 de octubre de 2010, informando de la infracción de sus marcas y reclamando la cesión de los nombre de dominio en disputa, sin que la Demandante obtuviese respuesta del Demandado.
Según la Demandante, en los nombres de dominio en disputa, , y , no sólo se incluyen las marcas registradas de aquél, sino que además la mención de las marcas constituye la parte preponderante en cada uno de los tres nombres de dominio en disputa, confundiendo a los usuarios, por asociación, con las marcas mundialmente conocidas LEGO y LEGOLAND. Según la Demandante la incorporación de los sufijos genéricos “shop” o “ia” a los términos correspondientes a sus marcas registradas reforzarían aún más la confusión y falsa impresión de que los nombres de dominio en disputa podrían estar afiliados al Demandado. Los usuarios serían erróneamente inducidos a pensar que los nombres de dominio en disputa podrían estar gestionados por la Demandante, o bien que el Demandado podría ostentar algún género de relación comercial con aquel, en realidad inexistente. Estos hechos constituirían un aprovechamiento injusto de las marcas de la Demandante, por parte del Demandado.
Alega también la Demandante que la incorporación del sufijo “” carecería de relevancia a efectos comparativos, al no producir un impacto significativo en la impresión general provocada por los nombres de dominio en disputa. La Demandante afirma no haber concedido licencia ni autorización al Demandado, para el uso de sus marcas, ni que le conste la existencia de derechos, marcas ni nombres comerciales propiedad del Demandado, que se asocien a los nombres de dominio en disputa. Afirma además la Demandante que dado el carácter renombrado de sus marcas LEGO y LEGOLAND, el Demandado no habría podido registrar los nombres de dominio en disputa sin conocimiento de aquellas, no pudiendo ser por lo tanto legítimos sus intereses.
Argumenta la Demandante que no existe una oferta de buena fe de bienes o servicios, asociada a los nombres de dominio en disputa. En ellos sólo se ofrecerían enlaces patrocinados a tiendas virtuales de terceros, empañando de tal forma la reputación de sus marcas LEGO y LEGOLAND de forma ilegítima.
La Demandante considera que el carácter renombrado de las marcas LEGO y LEGOLAND sumado a la falta de contestación a los requerimientos de la Demandante, enviados el 27 de octubre de 2010 y el 9 y 23 de noviembre de 2010, en los que se instaba el cese en el uso ilegal de las marcas de aquel solicitando su transferencia a favor de la Demandante, constituirían pruebas de la mala fe del Demandado. El contenido con enlaces patrocinados a tiendas comerciales, ubicadas en los nombres de dominio en disputa, abonaría la tesis de la Demandante de la mala fe del Demandado, quien, sirviéndose de marcas renombradas ajenas, querría atraer tráfico confundiendo a los usuarios con fines comerciales. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
En primer lugar, y con relación a las comunicaciones que el Centro recibió el pasado 26 de septiembre de 2011 y el 4 de octubre de 2011 de la Demandante y de GoD, Inc., respectivamente, referentes a una eventual modificación de la identidad del registrante titular de los nombres de dominio en disputa, el Experto considera que, según la información facilitada al Centro por ESNIC el 6 de octubre de 2011, los nombres de dominio en disputa, bloqueados desde el momento de la presentación de la Demanda, no habrían podido ser modificados. El titular de los nombres de dominio en disputa, según obra en los archivos de ESNIC, sería el registrante titular reseñado en la Demanda. Dos motivos nos hace fundamentalmente acogernos a la tesis de ESNIC: En primer lugar, en su calidad de autoridad de registro de los nombres de dominio de Internet bajo el indicativo de primer nivel de España, la base de datos de ESNIC nos ofrece mayor fiabilidad que la de GoD, Inc. En segundo lugar, la información sobre el supuesto cambio de titular aportada por GoD nos parece totalmente insuficiente para plantear dudas al respecto, toda vez que dicha comunicación se reduce a un mero correo electrónico, sin documentación ni información adicional que le acompañen. Visto todo lo anterior, hemos decidido no tomar en consideración la enmienda presentada, fuera de plazo, por la Demandante el 26 de septiembre de 2011, tras haber constatado la información facilitada por ESNIC, que, como decíamos, indicaba que los datos del titular de los nombres de dominio en disputa consignados en la Demanda eran correctos (de conformidad con los archivos de ESNIC). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
La Demandante ha aportado al procedimiento prueba de su titularidad sobre numerosas marcas que incorporan los términos “lego” y “legoland”, registradas en varios países del mundo. Entre las marcas registradas propiedad de la Demandante hallamos las marcas denominativas españolas nº 975.936, nº 975.935, nº 975.934, nº 607.743 y la marca denominativa comunitaria nº 54.205, vigentes y consistentes todas ellas en LEGOLAND, inscritas para diversas clases de productos y servicios según la Clasificación Internacional de Niza. La Demandante también es titular de marcas denominativas registradas, entre ellas la marca española nº 367.322 y la marca comunitaria nº 39.800, ambas consistentes en LEGO, vigentes e inscritas para diversas clases de productos y servicios según la Clasificación Internacional de Niza. De las pruebas aportadas al procedimiento y de numerosas decisiones del Centro, este Experto estima probado que la marca LEGO es una marca renombrada, ampliamente conocida en España, y en otros países del mundo, desde hace algunas décadas. En todo caso, la fecha de registro de las marcas citadas es anterior a la fecha de creación de los tres nombres de dominio en disputa.
Visto lo anterior, , y se revelan idénticos o confusamente similares a los derechos previos de la Demandante. Reiterada casuística de este Centro ha sentado la tesis de que los sufijos identificadores de los países y/o dominios de primer nivel carecen de carácter distintivo. Por lo tanto no corresponde tomar en consideración los sufijos “.com” ni “.es”, ni la suma de ambos, “.”, para analizar la identidad o similitud entre los derechos previos de la Demandante y los nombres de dominio en disputa. La comparación debe efectuarse sobre las marcas renombradas registradas propiedad de la Demandante, LEGO y LEGOLAND, con los términos “legoland”, “legolandia” y “legoshop”.
Entre la marca de la Demandante LEGOLAND y la parte relevante del nombre de dominio en disputa se aprecia una indiscutible identidad. De otra parte, la mera adición del sufijo “ia” al término “legoland” (este sí idéntico a la marca de la Demandante), da lugar en nuestra opinión a un nombre de dominio (“legolandia”) confusamente similar a la marca de la Demandante LEGOLAND. El sufijo no distintivo “-ia”, es insuficiente para evitar que los usuarios lo confundan con los derechos previos del Demandante. En tercer lugar, sobre la parte relevante del nombre de dominio en disputa , el término “shop”, que significa tienda en inglés, constituye una palabra no distintiva y genérica, cuyo significado y finalidad comercial no son otros que identificar a una localización, en la cual poder adquirir productos. Numerosas decisiones en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Política UDRP) se han pronunciado anteriormente en sentido parecido (véanse, por ejemplo, Adam Opel AG, General Motors España S.L. v. Tecnozar Informática, Caso OMPI No. DES2009-0041, o L’Oréal, Lancôme Parfums Et Beauté & Cie v. Jack Yang, Caso OMPI No. D2011-1627).
En consecuencia entendemos que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
Del mismo modo que en otras tantas decisiones sobre controversias relativas a nombres de dominio, nos hallamos ante la ausencia de una contestación a la Demanda. En esta situación siempre nos ha preocupado evitar que la ausencia de alegaciones del Demandado conlleve un perjuicio para la Demandante, por razón de la dificultad para probar la ausencia de derechos o intereses legítimos de quien nada alega sobre los mismos. La tendencia dominante en las decisiones, al amparo de la Política y del Reglamento, ha sido suavizar el grado de exigencia probatoria, a falta de Contestación a la Demanda, considerando suficientes las pruebas indiciarias que prima facie revelen la concurrencia o ausencia de derechos o intereses legítimos (en este sentido véase, por ejemplo, My Major Company, S.A.S. v. Daniel Fernández González,Caso OMPI No. DES2011-0030).
Entre otros, se consideran indicios de la existencia de derechos o intereses legítimos del demandado el haber utilizado un nombre de dominio antes de recibir el aviso de conflicto, o haber realizado preparativos demostrables para su uso, con relación a una oferta de productos o servicios de buena fe. También constituye indicio de derecho o interés legítimo el haber sido conocido corrientemente por la denominación incorporada en un nombre de dominio (incluso sin ostentar derechos marcarios sobre la denominación). También se considera como indicio de la existencia de derecho o interés legítimo el haber realizado un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio afectado, sin querer desviar a los consumidores ni menoscabar la reputación de marcas ajenas, con ánimo de lucro (véase, por ejemplo, Yahoo! Inc. v. Filipe Oliveira,Caso OMPI No. DES2011-0007). En el caso que nos ocupa, entendemos que no concurre ninguno de los indicios para estimar la existencia de derechos o intereses legítimos.
La Demandante afirma no haber hallado la existencia de marcas registradas o nombres comerciales propiedad del Demandado que le pudieran conferir derecho o interés legítimo algunos sobre los nombres de dominio en disputa. El Demandado, según la Demandante, carece de licencia ni ha sido autorizado por la Demandante para hacer uso de sus marcas, que le confieran derecho a su uso.
De una parte, según se informa en el procedimiento, la Demandante remitió al Demandado el 27 de octubre de 2010 y el 9 y 23 de noviembre de 2010, cartas de requerimiento donde aquél requería la transferencia de los nombres de dominio en disputa a su favor. Con su falta de contestación a estas cartas, el Demandado perdió una oportunidad para alegar, de haberlos, sus derechos o intereses legítimos.
En segundo lugar, debemos poner de relieve el uso que, al momento de la presentación de la Demanda (y también cuando este Experto ha accedido para su examen), el Demandado ha venido realizando de los nombres de dominio en disputa, , y . Dicho uso no es otro que poner a disposición de los usuarios de Internet enlaces que redirigen a páginas Web comerciales de terceros, que ofrecen para su venta productos, cuales son juguetes de las marcas LEGO y de otras tantas marcas. Numerosas decisiones, en virtud del Reglamento y de la Política UDRP, han entendido que el uso de nombres de dominio que simplemente redirigen a usuarios a otras páginas Web en las que productos, ya sean del demandante o de terceros, pueden adquirirse de terceros, no se puede considerar como uso legítimo y no comercial de los nombres de dominio, al amparo del Reglamento y de la Política UDRP (en idéntico sentido véase, por ejemplo, LEGO Juris A/S v. Andrew Vierling,Caso OMPI No. D2010-1913 y LEGO Juris A/S v. DBA David Inc./ DomainsByP,Caso OMPI No. D2011-1290).
En atención a los argumentos anteriormente esgrimidos, consideramos que también concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento. C. Registro o uso de los nombres de dominio en disputa de mala fe
La Demandante aporta al procedimiento varias pruebas del carácter renombrado de su marca LEGO. Por si pudiera haber alguna duda respecto a la eventual condición de la marca LEGOLAND como marca renombrada, en todo caso la inclusión del sufijo “land” no obsta que LEGO se configure como elemento prominente también en LEGOLAND. A la vista de la prueba aportada al procedimiento por la Demandante, entendemos que la Demandante ha demostrado no sólo su titularidad de derechos previos sobre las marcas LEGO y LEGOLAND, sino también su carácter renombrado, con la precisión que acabamos de hacer.
La existencia de las marcas de la Demandante (y su carácter renombrado) es anterior a la fecha 29 de septiembre de 2010, fecha del registro de los tres nombres de dominio en disputa. Esta circunstancia nos conduce a valorar que el Demandado no habría podido razonablemente desconocer la existencia de la marca renombrada LEGO cuando procedió al registro de los nombres de dominio en disputa. Siguiendo reiterada casuística en virtud del Reglamento y de la Política UDRP, entendemos que el Demandado habría procedido de mala fe con el registro de los tres nombres de dominio en disputa, atendiendo al carácter marcadamente renombrado de los signos de la Demandante, que se reproducen en aquellos, asociados a sufijos genéricos y no distintivos (a título de ejemplo, véase Prada S.A. v. Mark O‘Flynn, Caso OMPI No. D2001-0368 o DHL Operation B.V. v. Net Marketing Group, Caso OMPI No. D2005-0868).
Apreciada de nuestra parte la mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa, no sería necesario entrar a valorar si el uso que el Demandado concede a los nombres de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, a título ilustrativo, obsérvese que también el uso de los nombres de dominio en disputa, probado en este procedimiento, es claramente un uso de mala fe al amparo del Reglamento, toda vez que es claro que el Demandado ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página Web, creando confusión con la identidad de la Demandante, ofreciendo enlaces a páginas Web que, a su vez, ofrecen, entre otros, la venta de juguetes de la marca LEGO.
La existencia de mala fe de parte del Demandado también viene abonada por el hecho de que éste hubo realizado actos similares en controversias anteriores con la Demandante, relacionadas con nombres de dominio incorporando también las marcas LEGO de la Demandante (véase, por ejemplo, LEGO Juris A/ S v. DBA David Inc/ DomainsByP, Caso OMPI No. D2011-1290).
Estimamos, en consecuencia, que la existencia del tercero de los elementos exigidos por el Reglamento también habría sido demostrado por la Demandante. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, , y , sean transferidos a la Demandante.
Mario Sol Muntañola
Experto
Fecha: 26 de noviembre de 2011
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