El Demandante es Christophe Louvard (Shakazoola S.A.) con domicilio en Suresnes, Francia, representado por Christophe Louvard y Beatriz Eugenia Restrepo, Francia.
El Demandado es Ulf Dexling, con domicilio en Siegen, Alemania. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2011. El 15 de septiembre de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de septiembre de 2011, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
En fecha 28 de septiembre de 2011, el Centro notificó al Demandante que no había recibido los anexos a la Demanda, los cuales fueron remitidos al Centro por el Demandante el mismo día.
En fecha 28 de septiembre 2011, el Centro recibió un correo electrónico del Demandado realizando una pregunta general sobre el procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de septiembre de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de octubre de 2011.
El 30 de septiembre de 2011, el Demandado confirmó al Centro la correcta recepción de la notificación de la Demanda, adjuntando la Demanda nuevamente con la firma del Demandante. Asimismo, el mismo día, el Demandado envió dos correos electrónicos al Centro en inglés solicitando poder responder en alemán, su idioma de origen, y en su defecto, en inglés.
El Centro, en fecha 5 de octubre de 2011, contestó al Demandando informándole de que, según el Art. 8 del Reglamento, el idioma del procedimiento es el castellano y que sólo el Experto, una vez haya sido nombrado, podrá decidir que el idioma del procedimiento sea otro diferente al anteriormente indicado. Asimismo, el Centro indicó al Demandado que las comunicaciones de las partes debían ser presentadas en dicho idioma.
En fecha 11 de octubre de 2011, el Demandado escribió un correo electrónico en inglés al Centro con varias cuestiones procedimentales, las cuales se respondieron por el Centro en fecha 13 de octubre de 2011 en inglés y castellano, como cortesía al Demandado y con carácter excepcional.
En fecha 17 de octubre de 2011, el Demandado se dirigió de nuevo al Centro por correo electrónico y en inglés con varias preguntas procedimentales, para inmediatamente después, en fecha 20 de octubre de 2011, presentar ante el Centro su contestación a la Demanda, traducida tanto al inglés como al castellano.
El Centro nombró a Jose Carlos Erdozain como Experto el día 17 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad de nacionalidad francesa dedicada a la información y especialización de mercado del sector del automóvil en Europa.
Una publicación especializada, publicada en 2008, se refiere escuetamente a la Demandante en una línea relativa a un informe elaborado sobre el sector.
La Demandante es titular de la marca AUTOBIZ, la cual fue registrada como marca internacional con núm. 1.008.662 en fecha de 28 de octubre de 2008.
La Demandante es actual titular del nombre de dominio , el cual se compró al Demandado en 2008 sin que conste exactamente el momento.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 7 de mayo de 2008.
Desde principios de 2010 hasta mediados de 2011 las partes se intercambiaron diversos correos relativos a la compra del nombre de dominio en disputa.
El término “autobiz” es empleado por diversas compañías distintas de la Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Según la Demandante:
Es una sociedad de derecho francés, especializada en información e inteligencia de mercado del sector del automóvil en Europa.
Su actividad se desarrolla desde 2004 bajo la denominación comercial “autobiz”.
Es titular de la marca internacional AUTOBIZ desde el 28 de octubre de 2008.
Admite haber intercambiado correos electrónicos con el Demandado a fin de comprarle el nombre de dominio en disputa .
Desde principios de 2010 hasta 2011 se ha puesto en contacto con el Demandado con el objeto de adquirir el nombre de dominio en disputa, habiéndole manifestado el Demandado su intención de venderlo por un valor de 9.000 euros más impuestos indirectos.
La información sobre su empresa se aloja en el sitio Web “/es” lo que representa un hándicap para sus clientes y prospectos situados en España, a quienes no puede enviar comunicaciones comerciales bajo el dominio .
El Demandado es titular de más de 1.400 nombres de dominio, por lo que su actividad responde al fenómeno de la “ciber ocupación”.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca comercial registrada por la Demandante AUTOBIZ, arriba referida. Asimismo, estima que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, y que éste fue registrado y está siendo usado de mala fe, atendiendo a criterios como el elevado coste de transmisión manifestado por el Demandado o el elevado número de nombres de dominio de los que es titular. B. Demandado
Según el Demandado:
Viene ejerciendo actividades profesionales relacionadas con la informática desde 2004.
La denominación “autobiz” es genérica y está formada a partir de dos palabras “Auto” y “Biz”, las cuales son las abreviaturas de las palabras genéricas “automóvil” y “negocios” (de su traducción del inglés).
No ha registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe, sino para describir el mundo del negocio de automóviles.
La denominación “autobiz” es utilizada como nombre de dominio en otros países, pues sirve como plataforma de comunicación e información sobre el negocio del automóvil. En dichos otros países, los correspondientes nombres de dominio constan a nombre de personas distintas del Demandante.
Se dedica a la recopilación de noticias generales sobre el negocio del automóvil y no para hacer investigación de mercado en el negocio del automóvil. Se dedica a los servicios de recorte de prensa.
La marca del Demandante es figurativa, por lo que el objeto de protección marcaria es el conjunto de la marca registrada y no la parte denominativa, por un lado, y la parte de dibujo, por otro, de forma independiente.
El Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa hasta fechas recientes, sino que lo adquirió en febrero de 2011.
En diciembre de 2010, el Demandado alquiló un servidor de Internet dedicado para la página Web correspondiente al nombre de dominio en disputa, lo que demostraría su interés legítimo en el mismo. Esto se corroboraría también por la instalación del programa “Joomla” para administrar el contenido del nombre de dominio en disputa, así como la de otros programas destinados a obtener estadísticas sobre el número de visitantes o tiempo de visita, entre otras cuestiones. Todos estos programas se instalaron antes de que el Demandado tuviera conocimiento de la Demanda, en fecha de 29 de agosto de 2011. Rechaza que haya instalado otros programas de marketing de afiliación o de publicidad.
Ignoraba los planes de negocio del Demandante cuando el Demandado registró el nombre de dominio en disputa , el cual, además, según el Demandado, se compró por el Demandante a través de persona interpuesta, por lo que el Demandado desconocía la persona del Demandante en el momento de adquisición del nombre de dominio en disputa. 6. Debate y conclusiones
La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento y en el Derecho sustantivo aplicable, señaladamente el Reglamento de Marca Comunitaria (Reglamento (CE) nº 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993), la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, “LM”) y la Ley de Competencia Desleal española (Ley 3/1991, de 10 de enero, “LCD”). También se tiene en cuenta la Política Uniforme para la resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas de 1999 (en adelante, “la Política”). A. Derechos previos
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento, el Demandante ha de probar que ostenta derechos previos sobre una concreta denominación. El concepto de derecho previo es definido por el artículo 2 del Reglamento en términos que lo identifican con una denominación de propiedad industrial válidamente registrada en España; con nombres civiles o seudónimos notorios que identifiquen a personas de amplio conocimiento social; y con denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.
Aparte de ese criterio formal, es obvio por el propio calificativo de “previo” que acompaña al término “derecho”, que el demandante habrá de probar que su derecho exclusivo sobre la concreta denominación de que se trate es anterior en el tiempo al nombre de dominio en disputa.
Por consiguiente, y en principio, a fin de poder resolver el caso, como requisito de procedibilidad, debe exigirse al Demandante una prueba, al menos indiciaria, de que el derecho a utilizar la denominación coincidente con el nombre de dominio en disputa se adquirió en fecha anterior a la de registro de este último.
En el presente caso, el nombre de dominio en disputa se registró en fecha de 7 de mayo de 2008, mientras que la marca internacional núm 1.008.662 fue registrada a nombre de la Demandante en fecha de 28 de octubre de 2008. Así, pues, una mera comparación de fechas podría llevar a pensar que la Demandante carece de derechos previos en el sentido prescrito por el Reglamento, máxime cuando la Demandante no ha aportado ninguna prueba acerca del uso efectivo de la denominación “autobiz” con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, ya sea como marca, ya sea como nombre comercial, ya sea a título de objeto de comercio en cuanto bien inmaterial.
Sin embargo, lejos de una conclusión simplista a que podría conducir una interpretación rigurosamente literal del Reglamento, el Experto tiene en consideración las resoluciones emitidas bajo la Política UDRP según las cuales, bajo ciertas condiciones, puede valorarse la buena o mala fe en el registro y/o en el uso de un nombre de dominio en disputa aun cuando la fecha de registro de éste sea anterior a la de inscripción de la marca. Véanse, en este sentido, Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems,Caso OMPI No. D2001-0827; The State of Tennessee, USA v. (DOMAIN NAME 4 SALE) DOMAIN-NAME-4-SALE eMAIL baricci@,Caso OMPI No. D2008-0640; o Collective Media, Inc. v. CKV / COLLECTIVEMEDIA.COM,Caso OMPI No. D2008-0641, entre otras muchas. El argumento preponderante en estas resoluciones destaca el hecho de que una interpretación demasiado apegada al momento de registro o inscripción del nombre de dominio y de la marca en cuestión podría llevar a resultados injustos. Por ello, más que a un criterio taxativamente temporal habría que atender fundamentalmente a la finalidad del registro del nombre de dominio y a la prueba acerca del conocimiento que de éste tenía el demandado en el momento de registro y/o uso de dicho nombre de dominio.
A la vista de estas resoluciones, pues, y con el objeto de analizar la concurrencia (o no) de los requisitos establecidos en el Reglamento, y a los que ahora se referirá esta Decisión, el Experto entiende que es oportuno partir de la premisa de que la Demandante ostenta derechos previos en el sentido requerido por el Reglamento. B. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El primero de los requisitos establecido en el Reglamento es que exista una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y la denominación sobre la que la Demandante ostente derechos previos.
En esta labor, es indiscutible que existe dicha identidad entre el nombre de dominio en disputa y la parte denominativa de la marca internacional núm 1.008.662 inscrita a favor del Demandante. Cierto es, como señala el Demandado, que la marca citada es figurativa, pero no lo es menos que consta de una parte literal o de un término que coincide con el nombre de dominio en disputa.
Por consiguiente, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento. ii) Derechos o intereses legítimos
Dado el análisis que a continuación se hará sobre el tercer requisito previsto en el Reglamento y en la Política, el Experto entiende que no es procedente entrar a valorar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En relación con el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento y en la Política, el Experto ha analizado, a partir de las pruebas documentales presentadas por el Demandante y el Demandado, si pese a que el nombre de dominio en disputa fue inscrito antes de que se produjera la inscripción registral de la marca internacional núm 1.008.662 a favor del Demandante, aquella inscripción pudiera haber sido hecha con una finalidad especulativa o abusiva a fin de impedir al Demandante el registro y posterior uso del nombre de dominio en disputa, dicho en los términos previstos en el Reglamento.
En efecto, diversas resoluciones del Centro han señalado que es posible concluir que el registro y/o uso del nombre de dominio es de mala fe si, pese a que éste fuera registrado con anterioridad al derecho de propiedad industrial esgrimido por el demandante, es demostrable que el demandado tuvo en mente en aquel momento la marca del demandante. Así, véanse ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc.,Caso OMPI No. D2002-0669; o Geopack v. Name Administration Inc. (BVI),Caso OMPI No. D2006-1590 entre otras muchas resoluciones. Los criterios mantenidos en estas resoluciones para concluir que el registro y/o uso es de mala fe difieren, pero existe consenso en que el demandado “ha de ser claramente consciente del demandante, y sea evidente que el objetivo del registro fue tener una ventaja de la confusión entre el nombre de dominio y cualquier derecho potencial del demandante”. En la práctica, esta clara prueba de conocimiento se ha apreciado cuando el registro del nombre de dominio se produce justo después del anuncio de la fusión de dos compañías (y antes del registro marcario correspondiente a la compañía resultante); o cuando el demandado se trata de una persona bien informada como empleado o socio comercial y registra un nombre de dominio coincidente con potenciales marcas, o, sin ánimo de ser exhaustivo, cuando la marca en cuestión ha sido objeto de atención por parte de los medios de comunicación social.
Analizada desde esta perspectiva la cuestión, y a la vista de las alegaciones de las partes y de los documentos probatorios presentados, el Experto considera que no hay base para concluir que el Demandado, en el momento de registro del nombre de dominio en disputa, tuviera conocimiento o en mente la actividad comercial del Demandante o su marca internacional núm. 1.008.662, o que pudiera asociar directa y evidentemente el término “autobiz” al Demandante.
A esta conclusión es posible llegar ateniéndonos a los siguientes hechos.
En primer lugar, el Demandante dice haber actuado comercialmente en el mercado desde 2004. Sin embargo, el Demandante no ha presentado ningún documento (por ejemplo, contable, cuentas anuales, facturas, publicidad contratada, publicidad efectuada, informes de auditores, en su caso, reportes de especialistas de su sector alegando su conocimiento del Demandante, etc.) que permita al Experto adquirir una valoración sobre la veracidad de esta afirmación de parte. Antes al contrario, el Demandante se ha limitado a presentar una sola página fotocopiada de una publicación especializada en el sector al que pertenece el Demandante en la que ésta aparece meramente citada, y siendo la fecha de publicación la de “primera quincena de julio de 2008”. El resto de documentos presentados por el Demandante o bien no están redactados en castellano, o bien están fechados en noviembre de 2008 (como ocurre con un documento redactado en alemán, con título “AUTOHAUS online”), o bien carecen de una mínima adveración probatoria (como sucede con la “Carta marketing 2007”, cuya autenticidad o veracidad no ha sido debidamente contrastada a juicio de este Experto, pues dicha “carta” no se trata de un medio de comunicación social u otra publicación depositada legalmente que permita acreditar su fecha con razonable veracidad, ni en suma, ni su fecha, ni su contenido han sido ratificados por la persona a la que parece haberse enviado, un tal Sr. Antonio Celiméndiz). Así, pues, habiendo actuado el Demandante, según afirma, en el mercado de referencia desde 2004, el Experto entiende que no le habría sido nada difícil presentar una prueba contundente, como la arriba referida, acerca de este hecho. Sin embargo, no ha sido así, lo que permite entender fundadamente que el Demandante no ha acreditado que haya utilizado el término “Autobiz” en el mercado desde 2004 y que, de un modo u otro, dicho término se haya asociado clara e indubitadamente a la persona del Demandante.
En segundo término, el Demandado ha demostrado que el término “Autobiz” no es ciertamente característico del Demandante o asociable indiscutiblemente a su persona, sino que, más bien, se trata de un término también utilizado por otras empresas distintas del Demandante sin que por éste se haya puesto en tela de juicio aquel uso como contrario al derecho de marca del Demandante o infractor del mismo. En este sentido, el Experto entiende que no ha resultado probado con un mínimo de razonable probabilidad que, en el momento del registro y/o uso del nombre de dominio en disputa, el Demandado tuviera en mente al Demandante y no a cualquiera de esas otras empresas que, legalmente (salvo que se demuestre lo contrario), operan bajo la denominación “Autobiz”.
Finalmente, respecto del hecho de la venta del nombre de dominio , el Demandado ha demostrado, asimismo, que dicha venta no se efectuó al Demandante directamente, ni siquiera a su apoderado, el Sr. Louvard, sino a un tal Sr. Daniel Urbah que actuaba de forma interpuesta. Previamente a la consumación de la compraventa, el Demandado mantuvo correspondencia por correo electrónico con un tal Sr. Moritz Wolff (correspondencia mantenida en idioma alemán) quien, aparentemente, actuó como representante del verdadero comprador de aquel dominio (a la postre, el citado Sr. Urbah). Esta correspondencia se mantuvo entre el 24 de octubre de 2007 y el 2 de mayo de 2008. Asimismo, el Experto ha constatado incluso la existencia de un documento contractual de compraventa firmado entre el Sr. Urbah y el Demandado referido al nombre de dominio . No debe soslayarse el hecho de que, en efecto, en dicha correspondencia se menciona el nombre de la empresa “Shakazoola France”, como persona a la que girar la factura de compraventa correspondiente. El Demandado tampoco niega esta circunstancia. Pero nada en aquella correspondencia permite asociar directa y evidentemente el término “autobiz” con el Demandante. En particular, ninguno de los documentos presentados permite concluir que el Demandado asociara directa y terminantemente el término “autobiz” con el Demandante, y no con cualquiera otra de las empresas que utilizan el término “autobiz” también como ha quedado demostrado. Ni siquiera es demostrable que el nombre de la empresa “Shakazoola France” puede asociarse directa y evidentemente al término “autobiz”, siendo inexigible al Demandado una especial diligencia de comprobación a este respecto. Cfr. RBA Edipresse, S.L. v. Brendham Hight / MDNH Inc.,Caso OMPI No. D2009-1580.
Teniendo, pues, en cuenta los hechos referidos (fundamentalmente, la falta absoluta de prueba acerca de la actividad comercial del Demandante previamente a 2008, y que los operadores del mercado de referencia, o el público en general, asociaban la empresa en cuestión con el término “autobiz”) no es posible al Experto llegar a la conclusión de que el Demandado registrara y/o usara, o esté usando, el nombre de dominio en disputa de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Dr. Jose Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 1 de diciembre de 2011
Full & Egal Universal Law Academy