La Demandante es Bankia, S. A. U. con domicilio en Madrid, España, representada por Ungria, Patentes y Marcas, S. A., España.
Los Demandados son Salvador Álvarez Sánchez y Asesora 2 Gestión y Administración, S. L., con domicilio en Aranjuez, Madrid, España, respectivamente; y en Sevilla, España, para su contacto técnico y financiero. Ambos representados por Salvador Álvarez Sánchez, España. 2. El Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de octubre de 2011. El mismo día, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de octubre de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que los Demandados son las personas que figuran como registrantes, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“. ES”), (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7(a) y 15(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 26 de octubre de 2011. De conformidad con el artículo 16(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de noviembre de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 14 de noviembre de 2011.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 30 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Extensión del plazo para resolver
Por circunstancias excepcionales, el Experto solicitó al Centro, y éste aceptó, que la fecha para rendir su decisión fuera prorrogada por tres días, lo que fue notificado a las partes. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de las siguientes marcas españolas:
- Marca nº 2.964.282, denominada BANKIA, solicitada el 18 de enero de 2011.
- Marca nº 2.966.940, denominada BANKIA, solicitada el 2 de febrero de 2011 y concedida el 29 de agosto de 2011.
- Marca nº 2.971.540, denominada BANKIAEMPRESAS, solicitada el 25 de febrero de 2011 y concedida el 16 de junio de 2011.
- Marca nº 2.969.752, denominada BANKIA con tipografía característica y dentro de un recuadro negro, solicitada el 17 de febrero de 2011 y concedida el 1 de agosto de 2011.
- Marca nº 2.971. 441, denominada BANKIA con tipografía característica, solicitada el 25 de febrero de 2011 y concedida el 4 de agosto de 2011.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 2 de marzo de 2011. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante basa su Demanda en las siguientes consideraciones:
La marcas BANKIA y BANKIAEMPRESAS fueron adquiridas por Bankia S.A.U. por transferencia del Banco Financiero y de Ahorro, entidad financiera filial de Bankia S.A.U. y que agrupa en un SIP (sistema institucional de protección) a siete cajas de ahorros españolas: Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja, constituyendo en la actualidad el tercer grupo bancario español y el primer grupo financiero español por negocio doméstico (el “Grupo”).
La marca BANKIA fue presentada públicamente el 2 de marzo de 2011 con un gran despliegue informativo. La Demandante, Bankia S.A.U., ofrece estrategias de negocios de banca minorista, banca de empresas, finanzas corporativas, mercado de capitales, gestión de activos y banca privada, con presencia en todas las comunidades autónomas españolas y, en el plano internacional, en Alemania, Austria, China, Estados Unidos de América, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Grupo tiene una importante y diversificada cartera de participaciones empresariales con un valor de 5,500 millones de euros a 31 de enero de 2011. Cotiza en Bolsa desde el 20 de julio de 2011 tras haber culminado con éxito su Oferta Pública de Suscripción (“OPS”), contando con una capitalización bursátil de 6,400 millones de euros. Estos datos la sitúan como la cuarta entidad financiera española por capitalización y la decimocuarta compañía cotizada, habiendo entrado a formar parte, recientemente, del Ibex 35 (principal índice de referencia de la bolsa española elaborado por Bolsas y Mercados Españoles).
Bankia S.A.U. se incorporó recientemente a los índices MSCI Global Standard, elaborados por Morgan Stanley Capital International, en el segmento de media capitalización (MID CAP). Los índices MSCI integran títulos de renta variable de más de 70 países y sirven como referencia para más de 400 fondos cotizados (ETFs) a nivel global.
En la propia página Web del Grupo se incluye un enlace a “”
En cuanto a la identidad o semejanza de la marca con el nombre de dominio en disputa, la Demandante alega:
- Que la Demandante es titular de varias marcas españolas y en otros países que contienen el término BANKIA.
- Que entre los registros de marcas BANKIA, se encuentra la denominada BANKIAEMPRESAS que es la denominación exactamente adoptada por el Demandado para caracterizar el nombre de dominio en disputa.
- Que la marca BANKIAEMPRESAS fue solicitada el 25 de febrero de 2011 y el nombre de dominio en disputa fue registrado el 2 de marzo de 2011; es decir, después de la solicitud de la referida marca y el mismo día en que la Demandante se presentó públicamente, con gran difusión en los medios.
Respecto a la falta de interés legítimo o derecho, la Demandante argumenta:
- Que los Demandados no ostentan un derecho registral sobre la marca BANKIA que les legitime en el registro del nombre de dominio en disputa
- Que la Demandante no ha consentido en ningún momento que los Demandados registren el nombre de dominio en disputa. Por el contrario, Bankia S.A.U. está utilizando en la actualidad la marca BANKIAEMPRESAS dentro de su actividad, como lo prueba la búsqueda efectuada en Google y la propia Web de Bankia S.A.U.
La existencia de registro y uso de mala fe la basa en:
- Que el nombre de dominio en disputa infringe los derechos de la marca BANKIA, que puede decirse que goza de la condición de notoria o renombrada y, además, se está produciendo un uso inadecuado del mismo porque el nombre de dominio en disputa no se está utilizando en tal concepto sino a título de marca, indicándose expresamente al acceder a la Web conectada al nombre de dominio en disputa “página de parking de bankiaempresas. es”, además de indicar que el nombre de dominio en disputa está registrado con (“Comalis”), que es un Registrador acreditado ante ESNIC, ICANN y EURID y siguen otras manifestaciones en la Web que constituyen una publicidad del registrador.
- Que Comalis no existe inscrita como Registrador, según consulta a la base de datos “” pero constituye una marca registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas española, a nombre del Administrador de la sociedad Elb Wweb Hosting S.L., Don Federico Rico Mahugo, que figura como contacto técnico del nombre de dominio en disputa.
De todo ello concluye la Demandante que los Demandados han registrado y utilizan el nombre de dominio en disputa para atraer de manera intencionada y con ánimo de lucro a los usuarios a la página Web de Comalis y crear confusionismo en el mercado entre los servicios ofrecidos en la página Web de Comalis y los de Bankia S.A.U.
Que antes de presentar la Demanda, la Demandante inició un acercamiento con los Demandados, reclamando la cesión del nombre de dominio en disputa, e incluso, al final, ofreciendo un precio, sin que haya obtenido respuesta.
Que los Demandados son de nacionalidad española, como la Demandante, por lo que la conocen perfectamente y saben de la notoriedad y renombre social que ostenta, siendo aplicables los preceptos de la Ley española de Marcas y el Reglamento sobre Marca Comunitaria, en cuanto al derecho exclusivo que se otorga al titular de una marca, aludiendo, especialmente la Ley española, a la prohibición de uso del signo como nombre de dominio.
Por último, la Demandante alude a diversas Decisiones emitidas en virtud del Reglamento en relación con nombres de dominio en conflicto con marcas, así como a resoluciones de Tribunales españoles sobre esta materia.
Por todo ello la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido. B. Demandados
Al contestar a la Demanda, comparece Don Salvador Álvarez Sánchez, en su propio nombre y en el de la otra Demandada, Asesora2 Gestión y Administración S. L., de la que es Administrador único.
Respecto a la comparación entre el nombre de dominio y la marca alega:
- Que reconoce la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca BANKIEMPRESAS pero que, a efectos de este procedimiento, la Demandante no ostenta derechos previos sobre dicha marca ya que, aunque fue solicitada el 25 de febrero de 2011, dicha solicitud no fue publicada hasta 17 de marzo siguiente, siendo éste el primer acto que puede considerarse de uso público o efectivo, que es lo que importa a los efectos de los nombres de dominio. Por tanto el registro del nombre de domino en disputa, efectuado el 2 de marzo de 2011, fue muy anterior. Afirma que los principios que rigen para el correcto funcionamiento de la asignación de los nombres de dominio son el de igualdad, prioridad en el tiempo y buena fe.
- Que respecto a la marca BANKIA, acepta que la Demandante ostenta derechos sobre la misma porque tanto la publicación de la solicitud como su presentación pública en los medios de difusión se produjeron el 2 de marzo de 2011. Sin embargo, niega que tales derechos se extiendan automáticamente a cualquier posible expresión que utilice las seis letras de la marca en cualquier posible actividad y, en concreto, niega que la adición del vocablo genérico “empresas” tenga capacidad excluyente sobre el uso de dicha combinación en todos los sectores de actividad y en ámbito de alcance supranacional, como es Internet. Esta afirmación entiende que viene corroborada por el hecho de que están conviviendo la marca de Demandante BANKIA con la marca comunitaria BANKIA SOURCE OF LIFE, para aguas minerales, registrada a nombre de Coca-Cola Bulgaria EOOD.
- Que, por tanto, aún reconociendo los derechos previos de la Demandante sobre el uso de la marca BANKIA, rechaza su carácter excluyente respecto al uso de dicho vocablo en combinación con otros para constituir un nombre de dominio en una actividad ajena a la financiera y bancaria de la Demandante.
En cuanto a la falta de derecho o interés legítimo, indican los Demandados:
- Que la Demandada es una gestoría especializada en el sector inmobiliario, constituida en 2009 como consecuencia de la crisis general española inmobiliaria que afecta a su predecesora, Análisis de Inversiones Castellana S. A. A partir de 2010 comenzó a explorar nuevas actividades en el extranjero y buscó una nueva denominación comercial que se plasmó en la expresión “Bangkok Kiakind Trader” que se convirtió en sociedad de responsabilidad limitada en julio de 2011. Este nombre se abrevió a “Bankia Trader” y más adelante a “Bankia Empresas” y “Bankia Inmuebles”. Acompañan los Demandados presentaciones de la empresa Bangkok Kiakind Trader S. L. de diciembre de 2010 y octubre de 2011.
- Que las actividades estaban muy avanzadas cuando el 2 de marzo de 2011 se registraron los nombres de dominio (nombre de dominio en disputa), y . Acompaña un contrato de colaboración suscrito en octubre de 2010.
- Que al ser una pequeña empresa no ha podido registrar como marca la denominación “Bankia Empresas” o “Bankia Trader” pero ello no impide la existencia de un auténtico interés legítimo para el uso de estas denominaciones en Internet.
- Que al igual que combate la ciberocupación debe igualmente combatirse que las grandes empresas adquieran títulos ajenos a la prioridad en el tiempo - en este caso marcas- para erradicar un determinado nombre de dominio.
- Que no es exigible para registrar un nombre de dominio ser titular de un derecho de marca. Y que los Demandados tienen registrada la sociedad Bangkok Kiakind Trader S.L. del que por abreviación procede el nombre de dominio en disputa.
- Que el contenido de la página Web ya no es el que se dice en la Demanda. Lo fue durante un tiempo mientras se estaba poniendo en marcha el negocio en China y Latinoamérica, lo que ocurrió en el último trimestre de 2011, con servicios ajenos a los de la Demandante.
Sobre la existencia de mala fe en el registro o el uso:
- Que el nombre de dominio en disputa surge de la abreviación de la denominación social Bankog Kiakind Trader S. L. y en ello no cabe afirmar mala fe porque la mala fe no se presume.
- Que las alusiones en la Demanda a la empresa Comalis y Elb Web Hosting S. L. nada tienen que ver con los Demandados, que se han limitado a retrasar el uso del nombre de dominio en disputa hasta que ha sido posible la capacidad de generación de negocio.
- Que la atracción de posibles usuarios que buscan un servicio de banca financiera carece de base ya que al entrar en la página Web de los Demandados se les ofrecen servicios diferentes y si ésta hubiera sido su intención no habrían retrasado la entrada en activo de la página Web sino todo lo contrario.
- Que el 2 de marzo de 2011 se registraron varios nombres de dominio, lo cual no responde a la lógica de un ciber ataque, que lo que buscaría serían servicios relacionados con servicios bancarios y crediticios.
- Que las pruebas de la mala fe han de ser más contundentes porque las partes no compiten entre sí y el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante. 6. Debate y conclusiones Previo
Ante todo y para salir al paso de las consideraciones de los Demandados respecto a los principios que deben regir en la asignación de los nombres de dominio, el Experto quiere dejar constancia de que no nos encontramos ante si es correcta o no la asignación de un determinado nombre de dominio sino ante un procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código territorial “.es”, establecido por la entidad pública empresarial española RED. ES por medio de la Instrucción de su Director General el 7 de noviembre de 2005 y plasmada en el Reglamento que regula este procedimiento.
Los Demandados se sometieron a este procedimiento en el contrato de registro que suscribieron con su Registrador al registrar el nombre de dominio en disputa para el caso de que existieran conflictos con respecto a la titularidad del nombre de dominio en disputa. Y por tanto, este conflicto ha de regirse por las normas que establece el Reglamento. A tal fin, el Reglamento prescribe en su artículo 2 los requisitos siguientes que ha de cumplir el Demandante para que su Demanda sea estimada:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.
El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda, de forma motivada, sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.
Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”), por lo que resulta razonable tomar en consideración tanto sus directrices como la doctrina que en su aplicación se viene estableciendo, como ya señalaron, entre otras, las decisiones Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v.Eusanet, S. L.,Caso OMPI No. DES2006-0005 y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014.
Teniendo en cuenta que las partes son españolas y que los registros de marca de la Demandante son españoles, son de especial atenencia también las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.
Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la Demandante y los Demandados, procede a continuación analizar por el Experto si se cumplen todos estos requisitos. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
La Demandante alega que es titular de varias marcas españolas, y en otros países, que contienen el término BANKIA y que entre estos registros se encuentra la denominada BANKIAEMPRESAS que es la denominación exactamente adoptada por los Demandados para caracterizar el nombre de dominio en diaputa
Los Demandados reconocen la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca BANKIAEMPRESAS pero entienden que, a efectos de este procedimiento, la Demandante no ostenta derechos previos sobre dicha marca ya que, aunque fue solicitada el 25 de febrero de 2011, dicha solicitud no fue publicada hasta 17 de marzo siguiente, siendo éste el primer acto que puede considerarse de uso público o efectivo, que es lo que importa a los efectos de los nombres de dominio. Por tanto, el registro del nombre de domino en disputa, creado el 2 de marzo de 2011, fue anterior y en el ámbito de los nombres de dominio debe regir el principio de prioridad.
También reconocen que respecto a la marca BANKIA, la Demandante ostenta derechos sobre la misma porque tanto la publicación de la solicitud como su presentación pública en los medios de difusión se produjeron el 2 de marzo de 2011. Sin embargo, niegan que tales derechos se extiendan automáticamente a cualquier posible expresión que utilice las seis letras de la marca en cualquier posible actividad y, en concreto, niega que la adición del vocablo genérico “empresas” tenga capacidad excluyente sobre el uso de dicha combinación en todos los sectores de actividad y en ámbito de alcance supranacional, como es Internet.
El Experto manifiesta que para examinar este primer requisito no debe tenerse en cuenta la fecha de prioridad de la marca de la Demandante sino la mera comparación entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca a fin de concluir si existe o no identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión con la marca sobre la que la Demandante alega poseer derechos previos.
Sin embargo, respecto a la afirmación de los Demandados de que la Demandante no tiene derecho previo sobre su marca BANKIAEMPRESAS, el Experto considera de relevancia indicar que el derecho de marca nace desde el día de la presentación de su solicitud, como afirma la Ley española de Marcas en su artículo 31. En este caso la marca BANKIAEMPRESAS, se solicitó el 25 de febrero de 2011 y, por tanto, ese día nació su derecho. El nombre de dominio se registró el 2 de marzo de 2011, fecha posterior a la marca. Los Demandados conocieron la marca, al menos ese mismo día 2 de marzo de 2011 pues la presentación de la Demandante a los medios y las marcas sobre las que gira, fueron hechos notorios en tal fecha. Es poco probable que cualquier ciudadano español no conociera este hecho.
Dicho lo anterior, el Experto entiende que puede afirmarse que existe total identidad - como también lo reconocen los Demandados- entre la marca BANKIAEMPRESAS de la Demandante y el nombre de dominio en disputa . En efecto, la inclusión del sufijo correspondiente al código genérico de primer nivel “.es” carece de entidad a la hora de realizar la comparación, como vienen sosteniendo numerosas decisiones bajo la Política UDRP, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. Así se recoge, entre otras, en las siguientes decisiones: Segway LLC v.Chris Hoffman,Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.,Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini,Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia,S.A. v. Javier Iván Madroño,Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.
En cuanto a las marcas BANKIA de la Demandante, ha de concluirse que el nombre de dominio en disputa presenta una semejanza productora de confusión ya que la primera parte del mismo es idéntica al elemento distintivo principal de dichas marcas y el término “empresas” es genérico y nada característico añade al nombre de dominio en disputa, salvo la total identidad ya señalada respecto a la marca BANKIAEMPRESAS.
Por tanto, concurre el primer requisito contenido en el artículo 2(1) del Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante alega que los Demandados no ostentan un derecho registral sobre la marca BANKIA que les legitime en el registro del nombre de dominio en disputa y que no ha consentido en ningún momento que los Demandados registren el nombre de dominio en disputa. Por el contrario, la Demandante está utilizando en la actualidad la marca BANKIAEMPRESAS dentro de su actividad, como lo prueba la búsqueda efectuada en Google y su propia página Web “”.
Los Demandados afirman que uno de los Demandados, Asesora 2 Gestión y Administración S. L., es una gestoría especializada en el sector inmobiliario, constituida en 2009 y que, debido a la crisis inmobiliaria española, a partir de 2010 comenzó a explorar nuevas actividades en el extranjero y buscó una nueva denominación comercial que se plasmó en la expresión Bangkok Kiakind Trader, que se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada en julio de 2011. Este nombre se abrevió a “Bankia Trader” y más adelante a “Bankia Empresas” y “Bankia Inmuebles”, estando sus actividades muy avanzadas cuando el 2 de marzo de 2011 se registraron los nombres de dominio (nombre de dominio en disputa), e .
Manifiesta que al ser una pequeña empresa no ha podido registrar como marca la denominación “Bankia Empresas” o “Bankia Trader” pero que no es exigible ser titular de una marca para registrar un nombre de dominio sobre el que tiene un auténtico interés legítimo y que surgió por abreviación de la sociedad Bangkok Kiakind Trader S. L.
El Experto manifiesta que, como reconocen los Demandados, no tienen un derecho de marca sobre la marca BANKIA. Ésta no es una circunstancia determinante para la consideración de si existe o no interés legítimo o derecho pero es un indicio a tener en cuenta. Por otra parte la Demandante ha probado que no ha autorizado a los Demandados a usar su marca como nombre de dominio.
Además, los Demandados no contestaron a ninguno de los acercamientos que tuvo la Demandante para intentar la recuperación del nombre de dominio en disputa. Esa era una buena ocasión, en opinión del Experto, para haber mostrado su derecho o interés legítimo pero prefirieron no responder.
Los Demandados relatan la evolución de uno de los Demandados, Asesora 2 Gestión y Administración S. L., y la existencia de una sociedad denominada Bangkok Kiakind Trader S.L., de la cual, por abreviación procede el nombre de dominio en disputa. Pero concurren tres circunstancias importantes a tener en cuenta. En primer lugar, los titulares del nombre de dominio en disputa son Asesora 2 Gestión y Administración S.L. y Salvador Álvarez Sánchez y no la empresa Bangkok Kiakind Trader S.L. , por lo que no pueden sustentar un derecho o interés legítimo en una sociedad que no es la Demandada ni la titular del nombre de dominio en disputa. En segundo lugar, esta empresa se constituyó mucho después del registro del nombre de dominio por lo que tampoco puede alegarse derecho o interés legítimo en base a la existencia de esta sociedad. Y por último, el nombre de dominio en disputa se registró precisamente el mismo día en que la Demandante se presentó a los medios de comunicación con gran notoriedad y difusión, cuando ya se habían solicitado las marcas de la Demandante.
Estos hechos permiten concluir que no existe derecho ni interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa y, por tanto, considerarse cumplido el requisito establecido en el artículo 2(2) del Reglamento. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 2 del Reglamento establece como tercer requisito para entender que existe registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, que éste haya sido registrado o utilizado de mala fe; circunstancias alternativas y no acumulativas.
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa infringe los derechos de marca de la Demandante que puede decirse que goza de la condición de notoria o renombrada y que antes de presentar la Demanda, inició un acercamiento con los Demandados, reclamando la cesión del nombre de dominio en disputa, e incluso, al final, ofreciendo un precio sin que haya obtenido respuesta.
Manifiesta que se está produciendo un uso inadecuado del nombre de dominio en disputa porque no se está utilizando en tal concepto sino a título de marca, indicándose expresamente al acceder a la Web “página de parking de ”, aludiendo al Registrador, Comalis, y convirtiéndose esta página Web en una publicidad de dicho Registrador, sin que exista contenido referido a los Demandados.
De todo ello concluye la Demandante que los Demandados han registrado y utilizan el nombre de dominio en disputa para atraer de manera intencionada y con ánimo de lucro a los usuarios a la página Web de Comalis y crear confusionismo en el mercado entre los servicios ofrecidos en la página Web de Comalis y los de la propia Demandante.
Afirman que es impensable que los Demandados siendo de nacionalidad española, como la Demandante, no conozcan perfectamente a la Demandante y sus marcas y no sepan de la notoriedad y renombre social que ésta ostenta, siendo aplicables los preceptos de la Ley española de Marcas, en cuanto al derecho exclusivo que se otorga al titular de una marca, aludiendo, especialmente la Ley española, a la prohibición de uso del signo como nombre de dominio.
Los Demandados reiteran que el nombre de dominio en disputa surge de la abreviación de Bangkok Kiakind Trader S.L. y en ello no cabe afirmar mala fe porque la mala fe no se presume. Y afirman que las pruebas de la mala fe han de ser más contundentes porque las partes no compiten entre sí y el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante. Ese mismo día 2 de marzo de 2011 se registraron varios nombres de dominio, lo cual no responde a la lógica de un ciberataque que lo que buscaría serían servicios relacionados con servicios bancarios y crediticios.
Manifiestan los Demandados que se han limitado a retrasar el uso del nombre de dominio en disputa hasta que ha sido posible la capacidad de generación de negocio y que actualmente su página Web está en uso y los servicios que ofrece no se refieren a banca financiera por lo que carece de base afirmar que pretenden atraer a los usuarios a esta página Web.
El Experto quiere aclarar que en este procedimiento no estamos en el caso de considerar si se produce una infracción del derecho de marca, como afirma la Demandante; ésta es una cuestión que deben valorar los Tribunales. En el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominio “.es” se trata de examinar si se cumplen los tres requisitos establecidos en el Reglamento que no coinciden necesariamente con lo prescrito en la Ley de Marcas para juzgar si existe infracción. Puede existir infracción del derecho de marca pero no concurrir estos requisitos, como es, por ejemplo, la mala fe, que no es exigible en la infracción.
Tampoco procede considerar las manifestaciones sobre el Registrador Comalis o la empresa Elb Web Hosting S.L. que nada tienen que ver con los Demandados ni con el conflicto surgido. Lo que ha comprobado el Experto es que Comalis es un Registrador autorizado ante el ESNIC aunque, salvo error, no lo ha encontrado como autorizado ante ICANN y EURID. Pero esta circunstancia es ajena al presente procedimiento.
Respecto a la afirmación de los Demandados de que la Demandante no tiene derecho previo sobre su marca BANKIAEMPRESAS, hay que concluir que el derecho de marca nace desde el día de la presentación de su solicitud, como afirma la Ley española de Marcas en su artículo 31. Este hecho es básico para considerar si existe mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa ya que para que exista tal mala fe ha de existir la marca en el momento del registro y conocerla el Demandado. En este caso la marca BANKIAEMPRESAS, se solicitó el 25 de febrero de 2011 y, por tanto, ese día nació su derecho. El nombre de dominio se registró el 2 de marzo de 2011, fecha posterior a la marca. Los Demandados conocieron la marca, al menos ese mismo día 2 de marzo de 2011 pues la presentación de la Demandante a los medios y las marcas sobre las que gira, fueron hechos notorios en tal fecha. Es poco probable que cualquier ciudadano español no conociera este hecho.
Desde ese mismo día, 2 de marzo de 2011, la marca BANKIA y sus derivaciones, como es el caso de BANKIAEMPRESAS, el Experto considera que adquirieron la condición de notorias e incluso renombradas. En efecto, para apreciar la notoriedad o renombre de una marca no es siempre necesario que transcurra un tiempo desde que la marca exista sino que ha de tenerse en cuenta la difusión de su existencia, la forma de difusión, las inversiones para su presentación, la trascendencia del acto de presentación. Y en este caso, fue un hecho conocido en toda España el mismo día 2 de marzo de 2011.
Además, los Demandados reconocen que la marca BANKIA es prioritaria al nombre de dominio en disputa y éste presenta una indudable semejanza productora de confusión con dicha marca. Su conocimiento público y notorio es igualmente aplicable.
Por otra parte, los términos “bankiaempresas” o “bankia” no son habituales y es muy sospechoso que precisamente el mismo día en que se presenta la Demandante ante los medios de comunicación con gran publicidad, se registre el nombre de dominio en disputa con esa misma denominación. Cabe sostener que el nombre de dominio en disputa se creó aprovechando la notoriedad de la Demandante y sus marcas. Los Demandados obtienen ventajas, a pesar de que no se dediquen a la misma actividad que la Demandante; lo cual no tiene gran relevancia en Internet cuyo ámbito es mundial y no está sometida al principio de especialidad, como sucede en Derecho español de marcas. Los navegantes, atraídos por el renombre de la Demandante, teclearán el nombre de dominio en disputa creyendo que obtendrán información sobre la Demandante y se sorprenderán de la información que actualmente obtienen, pues, como afirman los Demandados, el contenido de la página Web ya alude a sus actividades.
Finalmente, siendo ambas partes de nacionalidad española, hay que referirse a lo dispuesto en este ordenamiento jurídico.
Respecto a las marcas notorias es aplicable la especial protección concedida por el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4. 4a) de la Directiva Comunitaria de marcas y el artículo 8 de la Ley española de Marcas.
Además, en la propia Ley española de Marcas está prevista la facultad del titular de un registro de marca de impedir que terceros sin su consentimiento utilicen el signo en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio, como establece el artículo 34. 3e).
Por último, la conducta de los Demandados se encontraría comprendida en la Ley española de Competencia Desleal, que considera como tal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y sanciona los actos de confusión como aquella conducta que resulte idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, así como la explotación de la reputación ajena, como el aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
Por todo lo anterior, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.
Como se ha dicho, el requisito de la mala fe en el registro y en el uso son alternativos, por lo que concurriendo uno de ellos, no procede examinar si existe mala fe en el uso. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 16 de diciembre de 2011
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