Las Demandantes son ING Groep N.V. con domicilio el Amsterdan, Países Bajos e ING Direct NV Sucursal en España con domicilio en Madrid, España, representadas por Elzaburu, España.
La Demandada es Admin Domain, AD580-ESNIC-F4 con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de octubre de 2011. El 31 de octubre de 2011, el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. Con la misma fecha, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de noviembre de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de diciembre de 2011. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de diciembre de 2011.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 7 de diciembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Las Demandantes han aportado prueba de la titularidad (al menos desde el año 1999) de la marca española 2181396 ING DIRECT para la clase 35 según la Clasificación de Niza, y para la clase 36, de las marcas:
2847755 ING DIRECT
2217995 ING DIRECT, TU OTRO BANCO,
2217996 CUENTA NARANJA DE ING DIRECT,
2217997 ING DIRECT, TU PRIMER BANCO,
2217998 ING DIRECT, TU SEGUNDO BANCO,
2219224 CUENTA TORONJA DE ING DIRECT,
2219225 CUENTA TORONJA DE ING DIRECT,
2223756 CUENTA CORRIENTE NARANJA DE ING DIRECT,
2223757 CUENTA AHORRO VIVIENDA NARANJA DE ING DIRECT,
2223758 PRÉSTAMO NARANJA DE ING DIRECT,
2223759 FONDO NARANJA DE ING DIRECT,
2223760 PLAN NARANJA DE ING DIRECT,
2223761 TARJETA NARANJA DE ING DIRECT,
2223762 HIPOTECA NARANJA DE ING DIRECT,
2224274 DEPOSITO NARANJA DE ING DIRECT,
2243571 ING DIRECT (TU OTRO BANCO) CUENTA NARANJA,
Todas ellas referidas a continuación como la(s) marca(s) ING DIRECT.
Las Demandantes han logrado demostrar la notoriedad de la marca ING DIRECT en España.
El Nombre de Dominio se inscribió el 30 de diciembre de 2005. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Las Demandantes fundamentan su reclamación en lo siguiente:
En primer lugar, consideran que, siendo las propietarias de numerosas marcas en las que se incluye el término ING DIRECT, han conseguido una popularidad e importancia tal que hace que el consumidor medio pueda identificar dicho término con los productos ofertados por ellas. Así pues la marca goza del carácter notorio. Con ello, manifiestan que las marcas ING DIRECT de su titularidad y el Nombre de Dominio son prácticamente idénticas.
En segundo lugar, alegan las Demandantes que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio puesto que el mismo no dispone de registro o signo distintivo sobre el que acreditar su derecho previo, no es conocido a través de la denominación “” ni en el tráfico jurídico, económico o Internet. Además manifiestan que la Demandada ha rechazado responder al requerimiento que se le efectuó y que no existe indicio alguno sobre la actividad que la Demandada pueda estar realizando a través del Nombre de Dominio. Concluyen las Demandantes manifestando que es evidente el conocimiento previo de sus actividades en vista del propio contenido alojado bajo el Nombre de Dominio.
Finalmente, concluyen en que el registro y uso del Nombre de Dominio fue de mala fe pues la práctica del “error tipográfico” suele tener como finalidad el aprovechamiento de la fama y prestigio de una marca notoria como es el caso de ING DIRECT. Alegan igualmente que prueba de esa mala fe lo constituye el hecho de no haber contestado al requerimiento que se le efectuó B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de las Demandantes. 6. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 2 del Reglamento se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
El hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda no libera a las Demandantes de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes” , en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento” y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.
En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma la Demandada, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de las Demandantes y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquélla siempre que las Demandantes hayan aportado indicios sobre la falta de interés de la Demandada (William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0004; Sanofi Aventis v. Holger Kirgis,Caso OMPI No. DES2006-0007; Crédito y Caución S.A. v. Dulemba Miroslaw,Caso OMPI No. DES2007-0018; JAGEX LIMITED v. Morgan Mike,Caso OMPI No. DES2007-0023).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos; y
Constituye un requisito previo para el éxito del procedimiento administrativo el hecho de que las Demandantes sean titulares de un Derecho Previo en los términos del artículo 2 del Reglamento y que se produzca confusión con el Nombre de Dominio de la Demandada. En este sentido y tras el examen oportuno, este Experto entiende que las Demandantes son titulares de la marca ING DIRECT y que se produce confusión con el Nombre de Dominio .
Este Experto entiende que el término “ing direct” se asocia, con facilidad, por el consumidor medio a los productos y servicios que comercializan las Demandantes. Consecuentemente, cabe mantener que las Demandantes han promovido y desarrollado un valor que excede la marca como signo distintivo en relación al término “ing direct”, logrando ser calificada como notoria e incluso en este caso renombrada. Así pues, se da por bueno el carácter notorio de la marca ING DIRECT en virtud de la prueba aportada.
En el presente caso nos encontramos ante un supuesto de “typosquatting” (es decir, error ortográfico voluntario). El Nombre de Dominio es prácticamente idéntico a la marca ING DIRECT con la única diferencia de haber trasladado la vocal “i” de “direct” para formar “idrect”. Esta práctica pretende aprovecharse de aquellos usuarios de Internet que mecanografían erróneamente el Nombre de Dominio correspondiente al titular de la web que buscan. Como decíamos a esta práctica se le conoce como “typosquatting” y ha sido condenada por numerosas decisiones bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”) (Playboy Enterprises International Inc. v. SAND WebNames - For Sale,WIPO Case No. D2001-0094, Yahoo! Inc. and GeoCities v. Data Art Corp., DataArt Enterprises, Inc., Stonybrook Investments, Global Net 2000, Inc., Powerclick, Inc., and Yahoo Search, Inc.,WIPO Case No. D2000-0587 and Pig Improvement Company, Inc. v. Platinum Net, Inc.,WIPO Case No. D2000-1594).
Así pues, el Experto estima que las Demandantes han demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos; y
Las Demandantes han aportado pruebas suficientes de la presencia y difusión en el mercado español de su actividad y de los signos distintivos que ostentan. Signos que constituyen, en tanto marcas de servicios, los derechos previos exigidos por el Reglamento.
Además, las Demandantes han demostrado que la Demandada no es conocida en tráfico jurídico, económico o en el propio de Internet, bajo la denominación “ingidrect”. Igualmente, han demostrado que la Demandada no es titular de Derecho Previo alguno sobre dicha denominación o término.
Finalmente, el silencio de la Demandada tanto al requerimiento realizado por las Demandantes como su falta de personación en este procedimiento, denotan una falta de derechos o intereses legítimos.
Consecuentemente, el Experto considera que concurre el segundo de los requisitos exigido por el Reglamento. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
A la vista del expediente, este Experto entiende que el registro del Nombre de Dominio se produjo por razón de la notoriedad y prestigio de la marca ING DIRECT. Notoriedad ésta que permitía al Nombre de Dominio constituir un activo potencialmente transferible a tercero. Esta circunstancia, notoriedad de la marca, constituye una situación que debe calificarse como prueba de mala fe tanto en el registro como en el uso del Nombre de Dominio.
Por ello, este Experto entiende que el registro del Nombre de Dominio se basó en la propia notoriedad de la marca ING DIRECT y su uso con ánimo de lucro en relación a la misma, de manera que concluimos que el registro del Nombre de Dominio se produjo de mala fe por la Demandada. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio sea transferido a las Demandantes.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 12 de diciembre de 2011
Full & Egal Universal Law Academy