La Demandante es eBay Inc. con domicilio en San José, California, Estados Unidos de América, representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, Francia.
La Demandada es DAOS Ediciones S.L. con domicilio en Málaga, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de noviembre de 2011. El 14 de noviembre de 2011, el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de noviembre de 2011, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 18 de noviembre de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de diciembre de 2011. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de diciembre de 2011.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 16 de diciembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una muy conocida empresa que utiliza el nombre de dominio a nivel mundial en su actividad de compras y comercio electrónico.
La Demandante es titular de numerosos registros de marcas comunitarias sobre EBAY con efecto en España que constituyen los Derechos Previos sobre los que se sustenta la Demanda:
Marca Comunitaria
Fecha
Clase
No. 1029198
24 de diciembre de 1998
14, 16, 25 y 35
No. 825802
15 de mayo de 1998
42
No. 1238617
12 de julio de 1999
9, 28 y 41
No. 1499599
9 de febrero de 2000
16, 38 y 41
No. 2392223
27 de septiembre de 2001
18, 20 y 21
No. 2392264
27 de septiembre de 2001
21 y 30
No. 2392801
27 de septiembre de 2001
18, 20 y 21
La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio que incluyen el término “ebay” incluyendo, por ejemplo, los nombres de dominio , , , , , y muchos más nombres de dominio con el reiterado término bajo diferentes dominios de primer nivel de países.
La Demandante es, asimismo, titular registral de los siguientes nombres de dominio, muy similares al nombre de dominio en disputa: , , y .
De la información facilitada y de la repercusión social que se le reconoce a la marca EBAY, cabe reputarla como notoria.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 3 de marzo de 2009 y se dirige a una página en blanco. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante fundamenta su reclamación en lo siguiente:
En primer lugar, considera que eBay Inc., junto con sus filiales, es una empresa líder mundial en el sector de compras y comercio electrónico, que ha venido creciendo y adquiriendo notoriedad de forma constante desde su constitución. Considera que, la empresa goza de una gran reputación y fondo de comercio en todo el mundo, tanto en lo que atañe a sus servicios, como a sus marcas. Afirma la Demandante prestar sus servicios en un gran número de países en todo el mundo, siendo su presencia comercial en España significativa.
Manifiesta ser titular de numerosos registros de marcas comunitarias sobre el término EBAY con efecto en España; marcas que han adquirido notoriedad y en consecuencia, se benefician de la protección otorgada a las marcas notoriamente conocidas, prevista tanto en el artículo 6 bis de la Convención de París, de la que España es miembro desde el 7 de julio de 1884, además de venir acogido dicho concepto en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de Marcas.
Insiste la Demandante que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con las marcas registradas EBAY, y todo ello por dos razones: porque dicho nombre de dominio incluye en su integridad el término EBAY de su propiedad y, “porque al enfrentarse con una combinación del distintivo prefijo "ebay" seguido del término genérico "anuncios", muchos de los usuarios de internet caerán en la confusión y asumirán que el Nombre de Dominio está de alguna manera relacionado con el Demandante”. Finalmente, considera que la mera adición del sufijo ".es" no constituye, de por sí, un elemento distintivo suficiente que haya de tenerse en cuenta a la hora de valorar la similitud del nombre y las marcas de la Demandante con el nombre de dominio en disputa.
En segundo lugar, alega que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa puesto que ésta no dispone de marcas comunitarias sobre la denominación EBAY. Además, la Demandada nunca ha sido autorizada ni ha obtenido una licencia o permiso de la Demandante para utilizar ninguna de sus marcas. Mantiene, asimismo, que la Demandada tampoco ha sido conocida (ni en calidad de particular, empresa u otra organización) por el nombre de dominio en disputa. Y, finalmente afirma, en relación a este punto, que la Demandada ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.
Finalmente, concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe toda vez que con ello la Demandada impide que el poseedor de los derechos previos pueda utilizarlos a través de un nombre de dominio. Igualmente considera que la Demandada parece haber registrado el nombre de domino en disputa con la intención de perturbar la actividad de la Demandante al crear confusión por la combinación de la marca EBAY de la Demandante con el término genérico "anuncios" que describe su actividad principal. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 2 del Reglamento se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
El hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes” , en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento” y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.
En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma la Demandada, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquélla siempre que la Demandante hayan aportado indicios sobre la falta de interés de la Demandada (William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0004; Sanofi Aventis v. Holger Kirgis,Caso OMPI No. DES2006-0007; Crédito y Caución S.A. v. Dulemba Miroslaw,Caso OMPI No. DES2007-0018; JAGEX LIMITED v. Morgan Mike,Caso OMPI No. DES2007-0023). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el Artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.
En el presente caso, la Demandante ha demostrado ser titular del Derecho Previo EBAY en los términos previstos en el Reglamento. Así pues, y siguiendo lo establecido en el artículo 2 del Reglamento, deberá compararse el nombre de dominio en disputa con la marca EBAY. Evidentemente, la incorporación íntegra de la marca de la que la Demandante es titular, es decir EBAY, permite dar por cumplido este primer requisito. En este sentido, numerosas decisiones anteriores bajo el Reglamento y bajo la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio (por sus siglas en inglés UDRP) de la cual se inspira el Reglamento, han entendido que una identidad esencial como la de este caso que reproduce íntegramente la marca, es suficiente para dar por cumplido con este requisito (Dr. Grandel GmbH v. Drg Randel Inc.,Caso OMPI No. D2005-0829 ; Microsoft Corporation v. J. Holiday Co.,Caso OMPI No. D2000-1493 ; La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona v. Molina Georgesen,Caso OMPI No. D2006-1615 ; Institut Gestalt, S.L. v. Joan Cintero S.L.,Caso OMPI No. D2008-1842 y ; Aerovías del Continente Americano, S.A. Avianca v. Juan González Domínguez,Caso OMPI No. DES2011-0034).
Y, en todo caso, la adición del término “anuncios” a la marca registrada de la Demandante EBAY para crear el nombre de dominio en disputa no genera carácter distintivo suficiente para diferenciarlo de los Derechos Previos del Demandante (PepsiCo, Inc. v. PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS),Caso OMPI No. D2003-0696).
Por lo tanto, la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento pues el nombre de dominio en disputa es similar al Derecho Previo EBAY hasta el punto de crear confusión. B. Derechos o intereses legítimos; y
Es cierto, tal y como alega la Demandante, que el Reglamento no contiene disposición que defina o clarifique que debe entenderse por “derechos o intereses legítimos”. Sin embargo, este vacio reglamentario queda compensado en la generalidad de las decisiones sobre nombres de dominio “.ES” por el acogimiento de los criterios propuestos en el artículo 4(c) de la UDRP para determinar si es legítima la titularidad del nombre de dominio en disputa por la Demandada.
Pues bien, en este caso y, ante el silencio de la Demandada, es menester analizar las alegaciones propuestas por la Demandante para poder concluir si el titular del nombre de dominio en disputa , es decir, la Demandada, tiene derechos o intereses legítimos. Los argumentos de la Demandante rechazan tales derechos o intereses de la Demandada en base a lo siguiente: La Demandada no dispone de marcas comunitarias, no ha sido autorizada por la Demandante para utilizar ninguna de sus marcas, no ha encontrado indicios por los que la Demandada haya sido conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa y, finalmente, el registro de dicho nombre de dominio por la Demandada se ha realizado con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante en la medida de que también canaliza su actividad comercial a través la web “www.” cuyas similitudes con el nombre de dominio en disputa resultan evidentes.
Igualmente, debemos hacer referencia a la falta de contestación a la carta de desistimiento remitida por la Demandante, así como a la falta de contestación y personación de la Demandada en el presente procedimiento.
A la vista de cuanto antecede, no cabe más que considerar que, con este conjunto de indicios debe darse por cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio en disputa. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En opinión del Experto y, tal como quedó constancia en los antecedentes, la Demandante ha aportado elementos suficientes para calificar la marca EBAY como notoria. A este respecto la doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria o renombrada puede, en determinadas circunstancias, ser constitutivo de mala fe, pues el conocimiento actual de la marca o, en general, de los Derechos Previos de la Demandante, es un factor indicativo de la mala fe de la Demandada (entre otras decisiones Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre,Caso OMPI No. DES2006-0008; Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras v. Miquel Oms Espinosa,Caso OMPI No. DES2006-0022).
Además, entiende la Demandante que se dan las circunstancias segunda y tercera bajo el título “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe” del artículo 2 del Reglamento: “El demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole” y “ El demandado haya registrado el nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”.
Así, alega la Demandante que la actividad desarrollada en España por ella se lleva a cabo bajo la marca EBAY con el término “anuncios” así como bajo el nombre “ebay anuncios” tal y como lo demuestra el hecho que el nombre de dominio de la Demandante lleva a la página web “www./ebay/”.
Además, alega que la Demandada es titular registral del nombre de dominio que lleva a la página web “www.” cuyo contenido es similar al sitio web de la Demandante “www.” en el sentido de que se permite la venta y compra de bienes de segunda mano por los usuarios de internet.
Por cuanto antecede, este Experto considera que el registro y la utilización del nombre de dominio en disputa se realizó de mala fe por darse el supuesto recogido en el numeral 3 bajo el título “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe” del artículo 2 del Reglamento por cuanto a que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 27 de diciembre de 2011
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