La Demandante es Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por UBILIBET, España.
La Demandada es Flex Media Inc., con domicilio en Florida, Estados Unidos de América. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y .
El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de enero de 2012. El 19 de enero de 2012, el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 20 de enero de 2012, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. La Demandante presentó la Demanda traducida al español con fecha 24 de enero de 2012 en respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente por haberse redactado en inglés.
El Centro verificó que la Demanda y su traducción al idioma español cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y su traducción al idioma español al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de enero de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de febrero de 2012. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de febrero de 2012.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 2 de marzo de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una compañía de seguros que fue fundada en Madrid en 1942, desde entonces ha pasado por diversas etapas de crecimiento, está participada por las mútuas francesas MAAF y MMA y cuenta con oficinas en la mayoría de las capitales españolas.
La Demandante es titular de numerosos registros de marca en España solicitados y concedidos. Entre ellos destacan la marca CASER SALUD, No. 1990328en clase 36 , solicitada el 16 de octubre de 1995; la marca CASER SEGUROS, No. 2517969, en clases 16, 36 y 38, solicitada el 16 de diciembre de 2002; la marca CASER SEGUROS No. 2855061 en clases 16 y 36, solicitada el 2 de diciembre de 2008; la marca CASER.COM, No. 2265387, en clase 38, solicitada el 22 de octubre de 1999; la marca CASER No. 2447345, en clase 36, solicitada el 9 de enero de 2002 y la marca CASER No. 2517970, en clases 16 y 36, solicitada el 16 de diciembre de 2002.
La Demandante dispone asimismo de numerosos nombres de dominio bajo gTLD (por sus siglas en inglés), como , , , , , , , , , , , , , ; y numerosos nombres de dominio bajo diferentes ccTLD (por sus siglas en inglés) como , , , , , , o .
La Demandada inscribió los nombres de dominio en disputa y el 6 de julio de 2008. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Alega la Demandante que, además de tener derechos consolidados sobre la denominación de su compañía, a través de marcas y nombres de dominio, su marca es renombrada por ser muy conocida entre el público en general. Así se desprende de las numerosas entradas que en Google pueden apreciarse, de las explicaciones que páginas como Wikipedia ofrecen en la red y del dossier de prensa que aportan acompañando la Demanda.
Considera la Demandante que su denominación coincide hasta la más absoluta identidad con los nombres de dominio en disputa por lo que es patente que su uso por parte de la Demandada genera confusión entre los usuarios. De la misma forma considera que los nombres de dominio no tienen sentido si no es con relación a la antigua denominación de la compañía, pues los mismos consisten en la contracción de su denominación utilizando las dos primeras letras de las dos primeras palabras y la primera letra de la tercera palabra que componen su denominación Caja de Seguros Reunidos.
A juicio de la Demandante, la Demandada no tiene derecho ni interés alguno sobre dicha denominación, puesto que la Demandada no es titular de signo alguno con esta o parecida denominación ni en España ni en la Unión Europea. Tampoco la denominación social de la Demandada tiene parecido alguno con la denominación que adoptan los nombres de dominio en disputa. Los nombres de dominio en disputa se encuentran alojados en una web de aparcamiento de dominios con enlaces publicitarios patrocinados. Considera la Demandante que la razón del registro es atraer usuarios a la web de aparcamiento a fin de obtener ingresos por publicidad, aprovechándose del renombre y uso que de dicha denominación se efectúa en la red.
Según la Demandante la Demandada conocía y debía conocer la denominación “caser”, sabía que era la denominación de una compañía de seguros y estaba al corriente de su amplia difusión. En consecuencia, considera la Demandante que en el registro de los nombres de dominio en disputa ha existido un claro aprovechamiento del prestigio de la marca de la Demandante. La Demandante se acoge a la Ley de Marcas española en lo referente a la prohibición del registro de marcas que se puedan aproximar a denominaciones notorias o renombradas.
Así, según la Demandante, ese uso que realiza la Demandada con el único fin de generar tráfico y lucrarse con el mismo, debe ser entendido como un uso de mala fe que genera un significativo perjuicio y perturba la actividad comercial de la Demandante, al impedirle (entre otras cosas) acceder legítimamente a su titularidad.
La Demandante afirma también, que la Demandada ya ha sido parte demandada en otro litigio ante este proveedor de servicios de resolución de conflictos por motivos idénticos, según se desprende de la decisión Universidad Autónoma de Nuevo León v. Flex Media Inc.,Caso OMPI No. DMX2010-0014. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
“(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe”. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
Los dos nombres de dominio en disputa y coinciden letra por letra con sendas marcas nacionales españolas inscritas con anterioridad a los nombres de dominio en disputa propiedad de la Demandante (aunque en el segundo caso inviertan el orden de las palabras). Además, ambos nombres de dominio contienen en su raíz la contracción de la denominación, CASER, con la cual ha sido conocida la Demandante.
Así, el Experto considera que los nombre de dominio en disputa de la Demandada y son idénticos a las marcas y denominación de la Demandante hasta el punto de crear confusión por lo que la Demandante cumple con el primero de los requisitos. B. Derechos o intereses legítimos
La marca CASER de la Demandante debe considerarse, cuanto menos, notoria en el sector de servicios al que se circunscribe. La Demandante aporta prueba gráfica de su historia, implantación y repercusión en el mercado, mediante un dossier de prensa y remisiones a Wikipedia o Google que avalan esta posibilidad.
Por otra parte no consta la existencia de cesión ni licencia alguna por parte de la Demandante y es muy improbable que el registro de los nombres de dominio en disputa se deba a una mera casualidad, extremo que, de otra parte no ha sido alegado ni argumentado por la Demandada que no ha contestado a la Demanda.
La Demandada no es conocida por la utilización de estas denominaciones ni de otras parecidas, como tampoco se aprecia ningún interés legítimo en el uso que de las mismas realiza en Internet.
Los nombres de dominio en disputa no tienen sentido alguno si no es en relación con la denominación con la cual ha sido conocida la compañía de la Demandante, pues consisten los mismos en la contracción de la denominación utilizando las dos primeras letras de las dos primeras palabras y la primera letra de la tercera palabra que componen su antigua denominación Caja de Seguros Reunidos.
Por fin, como la falta de contestación a la Demanda impide que la Demandada desvirtúe las afirmaciones de la Demandante y la convicción del Experto, éste considera que la Demandante demuestra la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento. C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
La existencia de las marcas de la Demandante es siempre anterior a la fecha del registro de los dos nombres de dominio en disputa. Esta circunstancia nos conduce a valorar que la Demandada no habría podido razonablemente desconocer la existencia de la marca renombrada CASER cuando procedió al registro de los nombres de dominio en disputa. En opinión de este Experto, la Demandante ha aportado suficiente prueba documental del carácter cuanto menos notorio de sus marcas CASER, cuya titularidad le confiere derechos previos en España, sobre aquéllas. De conformidad con la prueba documental aportada, por la profusión en el mercado de la citada marca, por su presencia en los medios de comunicación, y por el propio uso que de ella realiza la Demandada en el sitio web albergado en los nombres de dominio en disputa, es muy difícil considerar que la Demandada razonablemente hubiera podido desconocer la marca CASER, presente en los nombres de dominio en disputa, y . Las marcas son objeto de protección al amparo de las leyes españolas y comunitarias de propiedad industrial y como se ha valorado en otros muchos casos, concurre mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa, habida cuenta que son idénticos o similares a una marca notoria (véanse, por ejemplo, Jysk A/S v. Henrik Olsen,Caso OMPI No. DES2007-0011, o Lycos España Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L,Caso OMPI No. D2004-0434, Prada S.A. v. Mark O‘Flynn,Caso OMPI No. D2001-0368 o DHL Operation B.V. v. Net Marketing Group,Caso OMPI No. D2005-0868).
Apreciada la mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa, no sería necesario entrar a valorar si el uso que la Demandada concede a los nombres de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, a mayor abundamiento, obsérvese que también el uso de los nombres de dominio en disputa, probado en este procedimiento, es claramente un uso de mala fe al amparo del Reglamento. En las páginas web a que conducen los nombres de dominio y aparece la siguiente leyenda: “Bienvenido a , le ofrece enlaces a páginas en internet sobre Salud” y “Bienvenido a , le ofrece enlaces a páginas en internet sobre Seguro”, respectivamente. Los nombres de dominio en disputa se encuentran alojados en una web de aparcamiento de nombres de dominio con enlaces publicitarios patrocinados. Considera la Demandante que la razón del registro es atraer usuarios a la web de aparcamiento a fin de obtener ingresos por publicidad, aprovechándose del renombre y uso que de la denominación se efectúa en la red.
Es opinión de este Experto, en consecuencia, que la existencia del tercero de los elementos exigidos por el Reglamento también ha sido demostrado por la Demandante. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa y sean transferidos a la Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 17 de marzo de 2012
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