La Demandante es ACCOR, con domicilio en Paris, Francia, representada por Dreyfus & associés, Francia.
El Demandado es Carlos Diaz de la Hoz, con domicilio en Barcelona, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es R. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de agosto de 2012. El 9 de agosto de 2012, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de agosto de 2012, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de agosto de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de septiembre de 2012. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 7 de septiembre de 2012.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 19 de septiembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa francesa constituida en 1960 que ofrece servicios de hotelería, dirigiendo más de 4.200 hoteles en 90 países del mundo, desde la categoría económica al lujo. Incluye cadenas hoteleras como Pullman, Novotel, Mercure, Sofitel e Ibis. Está presente en España en 80 hoteles desde 2002.
La Demandante es titular de la marca internacional No. 480492 ACCOR, registrada el 10 de noviembre de 1983, encontrándose renovada y protegida en varios países, incluyendo España.
La Demandante es solicitante de la marca comunitaria mixta No. 10254506 ACCOR, en fecha 9 de septiembre de 2011.
Es titular de los nombres de dominio , registrado el 23 de febrero de 1998 y , registrado el 30 de abril de 1998, desde el que desarrolla su actividad para el público español.
Numerosas decisiones dictadas en el marco en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política” o “UDPR”), que como se indicará más adelante, sirvió de inspiración al Reglamento, han considerado la marca ACCOR como mundialmente conocida. Así, por ejemplo, Accor v. JE Jeong, Caso OMPI No. DCO2010-0040; Accor v. Maixueying Jokemine. Caso OMPI No. D2010-2233; Accor v. A Domain Privacy, David Smith/Domain Admin, Huanglitech, Caso OMPI No. D2012-0272.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 15 de enero de 2012. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que es líder mundial en hoteles económicos y de precio medio y actor principal en el sector de la hotelería de lujo, desde hace más de 40 años. El grupo incluye cadenas hoteleras como Pullman, Novotel, Mercure, Sofitel e Ibis. En España está presente desde 2002 y tiene 80 hoteles y 1601 empleados.
- Que en abril de 2011 recibió el Premio a la Expansión de la revista española “Ejecutivos” por su expansión e innovación en el mercado hotelero desde 2002, encontrándose entre las grandes compañías turísticas del país. Sus proyectos son noticia en la prensa y organismos oficiales españoles.
- Que ha sido galardonada con el “Tourism for Tomorrow Award 2010”, concedido por el Travel and Tourism Council.
- Que desde 2009 tiene una aplicación para iPhone.
- Que es titular de otros nombres de dominio como (disponible es español) y a través de los cuales desarrolla su página Web en la que los usuarios pueden consultar y reservar fácilmente habitaciones y beneficiarse de otros servicios.
- Que cuando conoció que el nombre de dominio en disputa estaba registrado, envió una carta por correo electrónico y correo certificado, al Demandando, con fecha 17 de febrero de 2012, dando a conocer sus derechos de marca y solicitando la cancelación del registro del nombre de dominio en disputa. Envió dos recordatorios y, finalmente, el Demandado respondió afirmando que la marca es ACCOR y no “accorhotel”, ofreciendo la venta del nombre de dominio en disputa por la cantidad de 500 dólares. A pesar de haberle respondido la Demandante manifestando que la palabra “hotel” se refiere al sector de su misma actividad, el Demandado se mantuvo en su opinión y reiteró su oferta.
- Que el nombre de dominio en disputa primero conducía a una página Web vacía y luego a una página Web de parking vacía en la que podrían introducirse enlaces comerciales.
- Que la marca ACCOR es una marca famosa y registrada en el mundo entero, cuya notoriedad ha sido reconocida por varias decisiones UDRP, a las cuales nos hemos referido en los Antecedentes de Hecho.
- Que es titular de las marcas protegidas en España, cuyos detalles han sido expuestos en los Antecedentes de Hecho.
- Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o al menos similar a los Derechos Previos de la Demandante porque reproduce totalmente la marca de ésta, lo que ha sido considerado por numerosas decisiones como existencia de identidad o confusión. Además, la adición de la palabra “hotel” incrementa el riesgo de confusión y el sufijo carece de distintividad al ser la indicación de un ccTLD.
- Que el nombre de dominio también reproduce la denominación social y nombre comercial de la Demandante.
- Que el Demandado carece de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa puesto que la Demandante nunca le ha autorizado a registrarlo o utilizarlo. Indica también que el Demandado no es conocido por dicho nombre de dominio en disputa y que nunca ha utilizado el nombre de dominio en disputa para realizar una oferta legítima de productos o servicios y ni siquiera ha sido utilizado en un sitio Web. Por el contrario, ha intentado venderlo a la Demandante por un precio superior a los costes de registro, lo que confirma su falta de derecho o interés legítimo. Además, alega que el Demandado no puede pretender que intentaba desarrollar una actividad legítima dada la presencia y notoriedad en España de la marca ACCOR de la Demandante.
- Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe por el Demandado porque parece imposible que no conociera la marca de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa, además de que nunca ha negado conocerla, debiendo tenerse en cuenta que la inclusión de la palabra “hotel” en el nombre de dominio en disputa implica también el conocimiento por el Demandado de la Demandante y su marca. Añade que el nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre de dominio a través del cual la Demandante desarrolla su actividad Web en España. Indica que la marca ACCOR es conocida en el mundo y tiene gran presencia en España. Alega que numerosas decisiones UDRP y “.es” han establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria o renombrada es constitutivo de mala fe.
- Que el nombre de dominio en disputa también se utiliza de mala fe como se manifiesta en la falta de uso del mismo en un sitio Web. Además, alega que el ofrecimiento de venta supone una ganancia comercial que no puede considerarse como uso de buena fe. Argumenta la Demandante que, ante la existencia del nombre de dominio en disputa que reproduce la marca ACCOR, los internautas que busquen páginas Web de la Demandante pueden pensar que este nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante y representa la versión española de su Web, teniendo una mala impresión de la Demandante que puede afectar a la percepción por el público de la marca ACCOR. Finalmente, aduce que el Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa, impide a la Demandante utilizar sus derechos de marca en la extensión territorial que tiene dicho nombre de dominio. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la parte Demandante, procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos.
Antes de ello, ha de dejarse constancia de que para la resolución del conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la UDPR, que ha servido de base para la elaboración del Reglamento. De hecho numerosas decisiones así lo han hecho constar (entre otras, Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0005 y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014) A. Derechos Previos
Se requiere, en primer lugar, determinar si la Demandante es titular de un Derecho Previo. Según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento, se entenderá por “Derechos previos”: 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.
En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de la marca internacional No. 480492, ACCOR, registrada el 10 de noviembre de 1983, encontrándose renovada y protegida en varios países, incluyendo España.
Resulta por tanto obvio que la Demandante es titular de un derecho previo en el sentido del artículo 2 del Reglamento
No se toma en cuenta la solicitud de marca comunitaria puesto que no se trata todavía de un registro ni tampoco se considera la denominación social de la Demandante ya que el Reglamento se refiere a “denominaciones de entidades válidamente registradas en España”, siendo la Demandante de nacionalidad francesa. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
El nombre de dominio en disputa está compuesto por la marca de la Demandante, más el término genérico “hotel”. No puede considerarse que dicho término añada distintividad al nombre de dominio en disputa hasta el punto de hacerle diferenciable de la marca de la Demandante. Más bien al contrario, crea mayor confusión puesto que a la identidad con la marca se añade una palabra alusiva a la propia y conocida actividad de la Demandante.
Por otra parte, tampoco la inclusión del sufijo “.es” puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones como, por ejemplo, Segway LLC v. Chris Hoffman,Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.,Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini,Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño,Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.
Por tanto, el Experto considera que entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa existe similitud hasta el punto de crear confusión, como exige el artículo 2(i) del Reglamento. C. Derechos o intereses legítimos
La estimación por el Experto de la posible concurrencia de dicho requisito debe ser realizada atendiendo a las alegaciones y documentación aportadas en el procedimiento tanto por la parte demandante como por la parte Demandada, con la particularidad de que en aquellos casos en los que la parte Demandada no conteste a la Demanda - como en este caso - la carga de dicha prueba será soportada por la demandante.
Realmente, lo que sucede en estos supuestos es que se está imponiendo a la Demandante la prueba de un hecho negativo, lo cual resulta prácticamente imposible, tratándose de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica, por lo que debe considerarse suficiente que la Demandante, con los limitados medios de prueba que tiene a su alcance para probar dicho requisito, aporte indicios que demuestren prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos, habiéndose demostrado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos, corresponde al Demandado probar la existencia de los mismos.
Y precisamente así se estima en numerosas decisiones en aplicación de la UDRP, entre las cuáles podemos citar, a mero título de ejemplo, EAuto, Inc. v. Available-Domain-N, d/b/a Intellectual-A, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora,Caso OMPI No. D2001-0017; Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero,Caso OMPI No. D2002-1037; Deutsche Post AG v. NJDomains,Caso OMPI No. D2006-0001; Wal-Mart Stores, Inc. v. Kuchora, Kal,Caso OMPI No. D2006-0033.
En consonancia con lo anterior, el Experto ha examinado los diferentes indicios alegados por la Demandante en su escrito de Demanda, habiendo podido verificar que:
- el Demandado no ha contestado a la presente Demanda donde podría haber argumentado sus derechos o intereses. Al requerimiento previo enviado por la Demandante únicamente respondió que entre la marca ACCOR y el nombre de dominio en disputa existía la diferencia de la palabra “hotel”, lo cual no representa la existencia de razonamiento alguno sobre un derecho o interés legítimo.
- el Demandado no ha sido autorizado por la Demandante para el registro ni utilización de su marca como nombre de dominio. Tampoco el Demandado es conocido por el nombre de dominio en disputa.
- el Demandado no ha realizado ninguna oferta de buena fe de productos o servicios, sino que por el contrario ha intentado venderlo por un precio superior a los costes de registro.
- el uso que en la actualidad hace el Demandado del nombre de dominio en disputa tampoco es muestra de un derecho o interés legítimo. En efecto, en la consulta que el Experto ha realizado se comprueba que la Web que ha desarrollado el Demandado carece de propio contenido ya que lo que tiene son vínculos comerciales con los más variados hoteles y otras actividades del sector. Precisamente, a través de uno de estos vínculos, se llega a la Web oficial de la Demandante, lo que, por otra parte, prueba no sólo la notoriedad de ésta y su marca sino el conocimiento de la misma por el Demandado.
En definitiva, el Experto considera que la Demandante ha cumplido la condición prevista en el artículo 2(ii) del Reglamento. D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.
Ha resultado probado que el Demandado debía conocer la marca famosa de la Demandante pues no puede ser fruto de la casualidad elegir precisamente ese término de fantasía “accor” y, además, añadir la palabra “hotel” que se refiere claramente a la actividad de la Demandante. Además, el Demandado no alegó desconocimiento de la marca de la Demandante cuando contestó al requerimiento de ésta. Por el contrario, lo único que manifestó es que el nombre de dominio en disputa no era igual que la marca ACCOR de la Demandante porque contenía la palabra “hotel”.
Por otra parte, es cierto que numerosas decisiones vienen afirmando que cuando un nombre de dominio comprende la totalidad de una marca notoria, en determinadas circunstancias, esto puede ser indicativo de mala fe en el registro.
De la actuación del Demandado parece fácil deducir que el registro se hizo para perturbar la actividad de la Demandante que no puede reflejar sus derechos de marca en la extensión del país designado bajo el “.es” y para aprovecharse del prestigio de la Demandante. En efecto, los internautas que busquen la actividad hotelera de la Demandante en España muy probablemente entrarán en la Web del Demandado con la consiguiente confusión y perplejidad al encontrarse con una página que no está dedicada a la Demandante sino que publicita numerosos hoteles competidores y otras actividades relacionadas. Todo lo cual daña la notoriedad y buena reputación de la Demandante y su marca. A ello hay que añadir que el Demandado estaba dispuesto a vender el nombre de dominio en disputa por un precio superior a los costes de registro.
Estas circunstancias permiten concluir que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe.
Como ya se ha indicado, el Reglamento no establece registro y uso de mala fe como condiciones que han de acumularse sino que la existencia de uno de ellos es suficiente para afirmar que concurre la mala fe exigida para estimar la Demanda. A pesar de ello, esta Decisión ya se ha referido al uso que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa por lo que no es necesario reiterar la mala fe también en la forma de uso.
En definitiva, se cumple la tercera condición establecida en el artículo 2(iii) del Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea cancelado de acuerdo a lo solicitado por la Demandante.
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 2 de octubre de 2012
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