La Demandante es Kuapay Inc., con domicilio en Santa Monica, California, Estados Unidos de América, representada por Gómez-Acebo & Pombo Abogados, España.
El Demandado es Leonardo Weissberg, con domicilio en Alcudia, Palma de Mallorca, España. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los Nombres de Dominio en disputa y .
El Registro de los citados nombres de dominio es R. El Agente Regsitrador es 1&1 Internet España S.L.U. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de agosto de 2013. El mismo día, el Centro envió a R, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en disputa. El 12 de agosto de 2013, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de agosto de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de septiembre de 2013. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de septiembre de 2013.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 12 de septiembre de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La compañía Kuapay LLC fue fundada en 2010, y posteriormente transformada en la actual Kuapay Inc., hecho que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2012. El objeto comercial de dicha mercantil es hacer más seguras las transacciones comerciales en el entorno de Internet, así como de la telefonía móvil.
La actividad de la Demandante se desarolla tanto en los Estados Unidos de Norteamérica, como en otras partes del mundo, entre las que cabe citar Chile y Europa.
En España las primeras noticias sobre Kuapay datan de febrero de 2011, cuando su actividad comercial fue presentada en el Mobile World Congress de Barcelona. De hecho, la Demandante creó en España la sociedad Kuapay Europa, SL, el 27 de septiembre de 2011. Esta filial de la Demandante ha concluido acuerdos de prestación de servicios con más 60 empresas, algunas de las cuales tienen una amplia implantanción nacional.
La Demandante es, además, titular del nombre de dominio , el cual fue registrado el 13 de diciembre de 2010.
Asimismo, la Demandante es titular de la marca comunitaria (mixta) nº 10218139, KUAPAY, la cual le fue concedida el 25 de agosto de 2011, así como de la marca comunitaria denominativa 9.844.358 KUAPAY, concedida el 28 de marzo de 2011.
Del expediente no consta derecho alguno inscrito a favor del Demandado bajo la denominación ”Kuapay”. Del expediente no consta que el Demandado haya sido conocido bajo la denominación “Kuapay” con anterioridad al registro de los Nombres de Dominio en disputa.
Los Nombres de Dominio en disputa fueron registrados el 29 de marzo de 2013.
El 30 de diciembre de 2012 el Demandado contacta con la Demandante a fin de ofrecerle sus servicios para promover la actividad de la Demandante en el ámbito territorial de las Islas Baleares. Posteriormente, el Demandado registra a su nombre los Nombres de Dominio en disputa, y contacta de nuevo con la Demandante para ofrecerle nuevamente sus servicios de representación mercantil.
En diversas comunicaciones de abril de 2013 la Demandante se dirige al Demandado a fin de conocer su disposición para ceder los Nombres de Dominio en disputa. Entre estas comunicaciones, cabe destacar una grabación telefónica entre la Demandante y el Demandado en la que éste accede a transferir aquellos nombres de dominio a cambio de la cantidad de 1.200 euros.
Constan diversas comunicaciones fehacientes entre la Demandante y el Demandado en las que aquella le requiere para la transferencia de los Nombres de Dominio en disputa alegando sus derechos de marca. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante expone lo siguiente:
Que se trata de una compañía de amplia presencia mundial, lo que se demuestra no solamente por la presencia mercantil en diferentes jurisdicciones, sino también, y en particular, por el hecho de que en nuestro país ha concluido importantes acuerdos de comercialización y prestación de servicios con importantes empresas nacionales, las cuales cita.
Que los Nombres de Dominio en disputa son idénticos o similares hasta el punto de causar confusion. En concreto, argumenta que los Nombres de Dominio coinciden con registros marcarios de los que la Demandante es titular en fecha anterior al momento del registro de aquellos.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre dichos nombres, y niega que exista vínculo alguno entre la Demandante y aquél.
Que el Demandado registró y está usando los Nombres de Dominio en disputa de mala fe, lo que se demuestra por diversos hechos. En primer lugar, señala la Demandante que el motivo principal del registro es perturbar su actividad ante la negativa de contratar al Demandado para que éste le transfiriera los Nombres de Dominio. Alega, en segundo término, que el Demandado conocía de la existencia de la Demandante, y que uno de los citados nombres de dominio es usado pasivamente (i.e. no está siendo utilizado en absoluto). Por ultimo, argumenta la Demandante que el Demandado le ha ofrecido la transferencia de los Nombres de Dominio a cambio de una cantidad de dinero. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
Tratándose de un conflicto de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), y por establecerlo así el Reglamento, es preciso, en primer lugar, que la Demandante pruebe la existencia de Derechos Previos en relación con las denominaciones o derechos alegados.
En este sentido, la Demandante ha probado que es titular no sólo de la marca comunitaria (mixta) nº 10218139, KUAPAY, la cual le fue concedida el 25 de agosto de 2011, sino también de la marca comunitaria denominativa 9.844.358 KUAPAY, concedida el 28 de marzo de 2011. Asimismo, se ha probado que la Demandante es titular del nombre de dominio , el cual fue registrado el 13 de diciembre de 2010.
Por su parte, los Nombres de Dominio en disputa fueron registrados el 29 de marzo de 2013.
Consecuentemente, ante tales hechos resulta incuestionable que la Demandante ostenta Derechos Previos sobre el uso de la marca KUAPAY en el sentido exigido por el Reglamento.
Sobre la cuestión de si los Derechos Previos alegados por la Demandante son idénticos o similares hasta el punto de causar confusión con los Nombres de Dominio en disputa, resulta igualmente indudable a juicio del Experto que se da una coincidencia absoluta entre ambas denominaciones. Tanto los Derechos Previos, como los Nombres de Dominio, excluido el sufijo o terminación correspondiente al primer nivel del dominio, coinciden en la denominación KUAPAY, siendo dicha apreciación incontrovertible.
Por lo tanto, entiende el Experto que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con los Nombres de Dominio en disputa.
En el examen de este requisito, es posible acudir al artículo 4(c) de la Política Uniforme de Solución de Controversias (UDRP, en sus siglas en inglés) la cual ha servido como base del Reglamento, para conocer qué criterios pueden servir de pauta para concluir acerca de si se da o no este requisito, dado que el Reglamento no contiene referencia expresa al respecto. Tales criterios, entonces, son los siguientes:
i) haber utilizado el nombre de dominio en disputa, o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o ii) haber sido conocido corrientemente, en calidad de particular, empresa u otra organización, por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
Con el objetivo de facilitar la prueba, numerosas decisiones emitidas en virtud de la Política vienen señalando que un demandante únicamente está obligado a proporcionar un principio de prueba (establecer un caso prima facie) para que después le corresponda al demandado demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos. Ver Sinbar c. Forsyte Corporation,Caso OMPI No. D2008-1667; Southcorp Limited c. Frontier Direct Pty Ltd,Caso OMPI No. D2004-0949; y Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited c. Victor Chandler International Limited,Caso OMPI No. D2004-0753.
Este planteamiento resulta razonable y justo, ya que ello viene a traducirse en que el demandado demuestre que ha ejercido de buena fe o legítimamente el derecho o el interés sobre el que edifica su defensa (véase, en este sentido, las alusiones de la Política en el artículo 4(c) a “oferta de buena fe” de productos o servicios; o a “uso legítimo y leal” del nombre de dominio; o, en suma, al hecho de haber sido conocido bajo el nombre de dominio, todas las cuales entiende el Experto que se aceptan también por el Reglamento). Véanse las decisiones emitidas en virtud de la Política o el Reglamento en Société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco Limited c. Piranha Interactive Ltd,Caso OMPI No. D2000-1333; W. & G. Foyle Limited c. Robert G. Foyle,Caso OMPI No. D2000-1543; Société Vortex c. Association bnabil@,Caso OMPI No. D2001-0803; o Partygaming, Plc, Partygaming Ia Limited c. Gorka Valencia Casado,Caso OMPI No. DES2010-0002.
En primer lugar, debe señalarse que el Demandado no ha contestado la Demanda, por lo que ninguna prueba ha aportado que contrarreste o ponga en entredicho las afirmaciones y pruebas presentadas por la Demandante. No es un principio desconocido en el ámbito jurídico que la ausencia consciente de respuesta a las pretensiones de la parte demandante puede ser interpretada como aceptación tácita de las mismas. A las múltiples precisiones de la Demandante acerca de la existencia de Derechos Previos, el Demandado no ha contestado, ni opuesto argumento o hecho alguno.
Al contrario, es un hecho probado que el Demandado no sólo no ha sido conocido corrientemente en el tráfico jurídico bajo la denominación ”Kuapay”, sino que no le une o vincula contractualmente ninguna relación o prestación jurídica para con la Demandante. Más bien todo lo contrario, puesto que el primer conocimiento de la actividad de la Demandante en nuestro país data de principios de 2011, cuando fue presentada en el Mobile World Congress de Barcelona. Desde entonces ha tenido una relevante actividad comercial, concluyendo acuerdos con empresas importantes de nuestro país. Los Nombres de Dominio se registran el 29 de marzo de 2013, y con anterioridad a esa fecha, no se conoce ninguna actividad comercial seria, o propósito de llevarla a cabo, al Demandado. Por ello, no puede sino reconocerse que éste no puede arrogarse derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio en disputa.
Consecuentemente, a la vista de lo anteriormente establecido, el Experto entiende que se da también el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento. C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
Por último, debe entrarse a conocer del tercer y último requisito establecido en el Reglamento, referido al registro o uso de mala fe del nombre de dominio objeto de disputa.
A este respecto, resulta comúnmente admitido que la buena o la mala fe, aunque se trata de un requisito esencialmente subjetivo, se aprecia por la concurrencia de determinadas circunstancias de hecho que permiten presumir razonablemente que el nombre de dominio en disputa se ha registrado con intención de causar un perjuicio o daño a la demandante.
En este sentido, el Reglamento establece una serie de supuestos cuya concurrencia lleva a entender que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o está siendo usado de mala fe.
El listado de supuestos se refiere expresamente a circunstancias tales como: i) que el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa a la demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio en disputa; o ii) que el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que la demandante utilice su derecho previo a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el demandado al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página Web; o v) que el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la demandante.
En el análisis debido de las circunstancias del presente caso, el Experto considera que tanto la actividad como las marcas de la Demandante bajo el signo KUAPAY han sido ampliamente utilizadas tanto en el continente americano, como en el europeo a nivel comercial. Resulta incontestable que dicha denominación se ha utilizado en el tráfico económico y jurídico desde tiempo anterior al registro de los Nombre de Dominio en disputa.
Por su parte, no sólo el Demandado no ha demostrado tener ningún derecho o interés legítimo en relación con los Nombres de Dominio en disputa, sino que, al contrario, hay evidencias de que en uno de los Nombres de Dominio () no hay contenido alguno (uso pasivo, el cual ha sido calificado en numerosas decisiones del Centro como equivalente a uso de mala fe), mientras que en el otro nombre de dominio () hay referencias publicitarias explícitas a servicios de pago a través de móviles, lo que recuerda esencialmente al tipo de actividad comercial al que se dedica la Demandante. En concreto, se lee lo siguiente: “El primer buscador de pagos por telefonía móvil”. No debe olvidarse, en este sentido, que el objeto social de la Demandante comprende también la seguridad de las transacciones comerciales a través de la telefonía móvil. Se produce, pues, una coincidencia significativa de lo anunciado en ese nombre de dominio con el objeto social de la Demandante.
Tampoco conviene desdeñar que la actividad de la Demandante es conocida en el territorio español donde el Demandado tiene su domicilio, y que ese conocimiento data de antes del registro de los Nombres de Dominio en disputa. Asi, resulta que no sólo su actividad fue presentada y anunciada en una feria comercial de prestigio en febrero de 2011, tal y como se ha señalado, sino que, además, el Demandado trabó contacto con la Demandante a finales de 2012 a fin de ofrecerle sus servicios de representación (i.e. comisión) mercantil en el ámbito de las Islas Baleares, España. Cuando los Nombres de Dominio en disputa fueron registrados en marzo de 2013, no puede negar el Demandado no haber tenido conocimiento de los Derechos Previos de la Demandante con anterioridad al registro de los Nombres de Dominio en disputa.
Por último, resulta que el Demandado accedió a transferir a la Demandante los Nombres de Dominio en disputa por una cantidad de dinero de 1.200 euros, la cual excede claramente de los costes usuales de transferencia de un nombre de dominio.
Consecuentemente, es indudable a la vista de los hechos expresados que el registro y uso de los Nombres de Dominio en disputa tuvo que hacerse con la finalidad de perjudicar a la Demandante al no permitirle registrar y usarlos, y/o de transferirle dichos nombres de dominio por una cantidad de dinero que excede de la que normalmente es aplicable a este tipo de transacciones. Por consiguiente, dado el conocimiento previo que el Demandado tenía de los Derechos Previos de la Demandante el registro y/o uso de los Nombres de Dominio tuvo que hacerse a sabiendas de la existencia de la Demandante y de sus Derechos Previos y con finalidad de perturbar su actividad o impedirle el registro debido de los Nombres de Dominio en disputa (véanse Inter-IKEA Systems B.V c. Technology Education Center,Caso OMPI No. D2000-0522; Disney Enterprises, Inc. c. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol,Caso OMPI No. D2001-0489; Pullmantur, S.A c. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V.,Caso OMPI No. DMX2008-0012, según las cuales el registro de un nombre de dominio que incluya una marca registrada reconocida es un registro de mala fe.)
El Experto coincide con el parecer expresado en otras decisiones emitidas en virtud del Reglamento y la Política, según las cuales, tratándose de un registro de mala fe, difícilmente puede haber con posterioridad un uso de buena fe, si bien, tratándose de conflictos sobre nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) no es exigible la acumulación de ambos requisitos. Como se señala en el caso Glaxo Group Limited c. Análisis y Desarrollo De Aplicaciones In,Caso OMPI No. D2008-1855, citando la decisión J. García Carrión, S.A. c. Mª José Catalán Frías,Caso OMPI No. D2000-0239, “(…) por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero”.
Por todo lo indicado, el Experto encuentra que los Nombres de Dominio en disputa fueron registrados y están siendo usados de mala fe por el Demandado. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio y sean transferidos a la Demandante.
José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 27 de septiembre de 2013
Full & Egal Universal Law Academy