La Demandante es Intesa Sanpaolo S.p.A., con domicilio en Torino, Italia, representada por Perani Pozzi Associati - Studio Legale, Italia.
El Demandado es Yanxiao Lin, con domicilio en Guangzhou, Guangdong, China. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del citado nombre de dominio es R y el Agente Registrador es 1API. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó en inglés ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de octubre de 2013. El mismo día, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de octubre de 2013, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una Demanda traducida al castellano el 11 de noviembre de 2013. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de noviembre de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de diciembre de 2013. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de diciembre de 2013.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 17 de diciembre de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es un grupo bancario líder italiano, resultado de la fusión entre la Banca Intesa y Sanpaolo IMI que está presente en 40 países, teniendo una filial en Madrid (España).
La Demandante es titular de diversas marcas registradas INTESA SANPAOLO.
A los efectos que interesan al presente procedimiento, la Demandante es titular de las Marcas comunitarias No. 5421227 INTESA SANPAOLO registrada el 18 de octubre de 2006 y No. 5301999 INTESA SANPAOLO registrada el 18 de septiembre de 2007. Ambas se encuentran en vigor en la actualidad.
La Demandante es titular también de numerosos nombres de dominio con la denominación “intesasanpaolo” e “intesa-sanpaolo”, registrados bajo los dominios de primer nivel “.org”, “.eu”, “.info”, “.biz”, “.net”.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de mayo de 2013. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega y documenta que es el mayor banco italiano que cuenta con 5.700 oficinas en Italia y con una posición relevante en Europa Central y Oriental. Su red internacional tiene presencia en 30 países, en particular en la cuenca mediterránea y aquellas áreas más importantes para las empresas italianas.
La Demandante alega que es titular de diversas marcas ya citadas en los Antecedentes de Hecho así como de los nombres de dominio también referidos.
La Demandante denuncia que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas anteriores de las que es titular, tanto desde el punto de vista fonético como conceptual.
Igualmente, alega que el Demandado carece de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa ya que carece de vínculo con la Demandante, no ha sido autorizado por ésta para registrarlo ni es conocido por esa denominación. Tampoco existe una utilización del nombre de dominio en disputa para efectuar una oferta de buena fe de bienes o servicios ni preparativos a tal fin.
Finalmente, argumenta que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe. En efecto, afirma que el Demandado ha elegido deliberadamente una denominación idéntica a las marcas de la Demandante, mundialmente conocidas en el sector bancario, lo cual no puede ser fruto del azar.
Además, el nombre de dominio en disputa se encuentra en venta en la página Web de parking de dominios Sedo, donde se puede hacer una oferta para comprarlo.
Alega que existen circunstancias que permiten concluir que el Demandado, con el uso del nombre de dominio en disputa, ha intentado atraer intencionadamente y con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o cualquier otra, creando una posible confusión con la identidad de la Demandante, respecto a patrocinio, afiliación, promoción, etc. Ello porque en la página Web del Demandado existen enlaces patrocinados que redireccionan a sitios Web de servicios bancarios y financieros que son los propios de la Demandante.
La Demandante relaciona en Anexo numerosas decisiones emitidas en virtud de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política” o “UDRP”) y en virtud de otras Políticas correspondientes a códigos de países, en las que se ha ordenado la transferencia de los nombres de dominio en disputa como consecuencia de una demanda presentada por ésta. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la Demandante, procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos.
Antes de ello, ha de dejarse constancia de que para la resolución del conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la PolíticaUDRP, que ha servido de base para la elaboración del Reglamento. De hecho, numerosas decisiones así lo han hecho constar (entre otras, Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0005 y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014) A. Derechos Previos
Se requiere en primer lugar determinar si la Demandante es titular de un Derecho Previo. Según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento, se entenderá por “Derechos previos”: 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.
En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de dos marcas comunitarias INTESA SANPAOLO. En efecto, como se ha hecho constar en los Antecedentes de Hecho, son las marcas comunitarias No. 5421227 INTESA SANPAOLO, registrada el 18 de octubre de 2006 y No. 5301999 INTESA SANPAOLO, registrada el 18 de septiembre de 2007. Ambas se encuentran en vigor en la actualidad y son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa.
También es titular de dos marcas internacionales con dicha denominación pero el Experto ha comprobado que estas marcas no están protegidas en España por lo que, según lo establecido en el citado artículo 2 del Reglamento el Experto no las considerará.
Por tanto, la Demandante al ser titular de las referidas marcas comunitarias, ostenta de un Derecho Previo en el sentido del artículo 2 del Reglamento. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El nombre de dominio en disputa incorpora la marca de la Demandante en su totalidad.
La inclusión del sufijo “.es” no puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones como, por ejemplo, Segway LLC v. Chris Hoffman,Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.,Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini,Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño,Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.
Por tanto, el Experto considera que entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa existe una práctica identidad hasta el punto de crear confusión, cumpliéndose el artículo 2(i) del Reglamento. C. Derechos o intereses legítimos
La Demandante afirma que el Demandado no tiene vínculo con ésta ni ha sido autorizado para registrar el nombre de dominio en disputa. Tampoco este nombre de dominio coincide con el nombre del Demandado ni constan otros derechos a su favor con esta denominación. Añade que el uso que el Demandado viene haciendo del nombre de dominio en disputa no representa una oferta de buena fe de bienes o servicios.
Las afirmaciones de la Demandante constituyen indicios prima facie de la inexistencia de derecho o interés legítimo del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, es el Demandado el que tiene que ofrecer prueba positiva de sus intereses o derechos y, en este caso, no ha contestado a la Demanda, haciendo así dejación de su derecho a justificar la licitud del registro del nombre de dominio en disputa.
El Experto destaca, además, que es significativo que el nombre de dominio en disputa se encuentra en la página Web Sedo, de parking de nombres de dominio y está en venta. Esto evidencia aún más la falta de derecho e interés legítimo del Demandado.
Dadas estas circunstancias, el Experto no puede sino concluir que la Demandante ha cumplido con la exigencia contenida en el artículo 2(ii) del Reglamento. D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La tercera y última circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe. Ambas circunstancias son alternativas; es decir, la concurrencia de una de ellas es suficiente para considerarse cumplido este requisito.
Para concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es decisivo considerar acreditado el hecho del conocimiento previo de la marca de la Demandante por parte del Demandado.
Dadas las circunstancias del caso, el Experto considera que el Demandado conocía con toda seguridad la existencia de la Demandante y sus marcas cuando registró el nombre de dominio en disputa. En efecto, no cabe suponer que la adopción por el Demandado de la denominación INTESA SANPAOLO fue fruto de la casualidad. Y ello por varias razones; (i) en primer lugar, el Demandado es de nacionalidad china y la denominación que ha tomado para el nombre de dominio en disputa es absolutamente ajena a su lengua por lo que, sin duda, conocía de la existencia de la Demandante y sus marcas; (ii) en segundo lugar, la extensión internacional y conocimiento de las actividades y marcas de la Demandante se encuentra no sólo en el país del Demandado sino incluso en España, donde también tiene una filial, lo cual aprovechó el Demandado para registrar el nombre de dominio en disputa en una extensión territorial que la Demandante no tenía; (iii) y por último, el contenido del sitio Web del Demandado consiste en enlaces patrocinados sobre entidades relacionadas con la actividad bancaria y financiera, que está conectada directamente con las actividades que identifican las marcas de la Demandante.
En conclusión, el Experto considera que no sólo el registro sino el uso del nombre de dominio en disputa fue realizado de mala fe con la única intención de crear una asociación con las marcas de la Demandante con el propósito de obtener lucro económico, bien mediante los enlaces patrocinados que contiene el sitio Web del Demandado, bien por la venta del nombre de dominio en disputa.
En definitiva, se cumple la tercera condición establecida en el artículo 2(iii) del Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido la Demandante.
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 26 de diciembre de 2013
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