La Demandante es Market (United Kingdom) Ltd. con domicilio en Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Dentons US, España.
El Demandado es Francisco José Collado Rodenas con domicilio en Logroño, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y .
El Registrador del citado nombre de dominio es R y el Agente Registrador es Piensa Solutions. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 26 de marzo de 2014. El 26 de marzo de 2014, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 27 de marzo de 2014, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de abril de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de abril de 2014. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda.
El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 7 de mayo de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. De conformidad con el Artículo 18 a) del Reglamento, el plazo para presentar la decisión se extendió como mínimo al 26 de mayo de 2014. 4. Antecedentes de Hecho
- La Demandante es titular de la marca comunitaria 012122487 MARKETESPAÑA (mixta) para servicios de la clase 35, que fue solicitada con fecha 7 de septiembre 2013 y concedida con fecha 31 de diciembre de 2013.
- El Demandado registró los nombres de dominio en disputa y el 15 de abril de 2013.
- Los nombres de dominio en disputa no dan acceso a ninguna página web activa.
- El grupo corporativo encabezado por Market America Inc. (en el cual la Demandante ejerce sus operaciones) es titular de otras marcas que incluyen el vocablo MARKET y que han sido registradas con anterioridad a los nombres de dominio en disputa. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante, en su escrito de Demanda, realiza las siguientes afirmaciones:
- La Demandante Market (United Kingdom) Ltd. es propietaria de la marca comunitaria MARKETESPAÑA antes mencionada. Del mismo modo, su principal Market America, Inc. es titular de otras marcas y nombres de dominio formados por la combinación del vocablo MARKET junto con el nombre del país al que están destinados.
- Desde enero 2013 Market America Inc. anunció en su blog la noticia de su expansión a nuevos países, entre ellos España. En los meses posteriores se desarrolló este proyecto referido a España y se le dio publicidad. De esas circunstancias y de lo que el propio Demandado reconoce en los correos electrónicos intercambiados con la Demandante se desprende que ya tenía conocimiento de la marca MARKETESPAÑA y del resto de las marcas análogas de la Demandante y su grupo empresarial.
- Los nombres de dominio en disputa resultan idénticos a la marca de la Demandante, excepción hecha de las terminaciones con código de país correspondiente a España (".ES"), ".es" y ".".
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación "Marketespaña". Los nombres de dominio en disputa no han sido utilizados y el Demandado no ha sido conocido corrientemente por dicha denominación. Tampoco ha realizado un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.
- El Demandado efectuó un registro de mala fe de los nombres de dominio en disputa, pues realizó dicho registro unos días después de haber iniciado una relación mercantil con la Demandante. Asimismo, en los correos electrónicos intercambiados por ambas partes, el Demandado ha pretendido obtener en todo momento una cifra elevada por la cesión de los nombres de dominio en disputa, y ha reconocido expresamente que los adquirió por su gran potencial en vista de la expansión comercial de la multinacional Market America Inc.
- La mala fe del Demandado queda igualmente ratificada por el hecho de que, pese al tiempo transcurrido, los nombres de dominio en disputa siguen sin ser utilizados, lo que confirma que el propósito principal de su registro era la obtención de un beneficio económico a costa de la Demandante.
Con base en las alegaciones mencionadas, la Demandante solicita que los nombres de dominio en disputa le sean transferidos. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo código de país correspondiente a España (".ES"). Asimismo, al tratarse de nombres de dominio ".ES", resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español, al ser además ésta aparentemente la nacionalidad del Demandado.
Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en Estudios Universitarios Superiores de Andaludía S.L. c. Eusanet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0005 o en Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.,Caso OMPI No. DES2007-0006. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
Es evidente que los nombres de dominio en disputa y resultan idénticos a la marca comunitaria MARKETESPAÑA de la Demandante.
El elemento que plantea dudas en el presente caso es el hecho de que los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Demandado en una fecha anterior a la solicitud de la marca comunitaria MARKETESPAÑA de la Demandante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el concepto de "derechos previos" establecidos en el Reglamento es amplio e incluye nombres comerciales y también otros derechos de propiedad industrial protegidos en España, entre los que la legislación española incluye la marca notoria no registrada.
De los hechos acreditados por la Demandante se desprende con claridad que en el momento de registrar los nombres de dominio en disputa, el Demandado era conocedor del desarrollo del proyecto empresarial de la Demandante en España y de su marca correspondiente.
En cualquier caso, como se recordaba en Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. Juan Manuel Espejo-Saavedra Roca,Caso OMPI No. DES2008-0031, "...el solo hecho de que un nombre de dominio haya sido registrado con anterioridad a la adquisición de derechos marcarios por el Demandante no impide per se la concurrencia del primer elemento de la Política"(vertambién Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI, 2.0"), párrafo1.4, en especial en un caso como el presente en el que el uso de la marca es claramente anterior al registro del nombre de dominio.)
La circunstancia de que el registro de los nombres de dominio en disputa sea anterior al registro de la marca comunitaria MARKETESPAÑA puede ser relevante para determinar la concurrencia o no de mala fe por el Demandado, por lo que será analizada en el apartado correspondiente, pero es indudable que se produce una coincidencia entre los nombres de dominio en disputa y la marca de la Demandante.
En consecuencia, este Experto considera que ha quedado acreditada la concurrencia del primero de los requisitos. B. Derechos o intereses legítimos
El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre sus posible derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
En numerosas decisiones se ha interpretado la ausencia de contestación a la demanda como un reconocimiento implícito por el demandado de la ausencia de derechos o intereses legítimos a su favor, siempre y cuando el experto considere como razonables los argumentos presentados por el demandante, entre tales decisiones podemos citar Hipercor, S.A. c. Miguel A. González,Caso OMPI No. D2000-0045; Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) c. Fernando Labadia Pardo,Caso OMPI No. D2000-1402; Banco de Vitoria, S.A. c. Vicente Mota Jiménez,Caso OMPI No. D2001-0497; Atrápalo, S.L., c. Carlos Martínez, Caso OMPI No. D2007-0661; o R Cable Y Telecomunicaciones Galicia S.A. c. Serafín Rodríguez Rodríguez, Caso OMPI No. D2008-0623.
Los correos electrónicos intercambiados entre las partes ponen de manifiesto que el Demandado era plenamente consciente de que los nombres de dominio se correspondían con la marca bajo la cual iba a iniciar su actividad en España la Demandante. Pese a que reconocer de forma expresa que los adquirió por su gran potencial comercial, lo cierto es que los nombres de dominio en disputa no alojan ninguna página web activa. Por lo tanto, tal y como afirma la Demandante, parece claro que en ningún momento el Demandado ha sido conocido por la denominación "Marketespaña" ni ha comenzado un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.
En consecuencia, la Demandante ha logrado presentar indicios razonables de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación, sin que éste último los haya acreditado (ver ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG c. Seung Nam Kim,Caso OMPI No. D2006-1001: "The clear consensus of previous decisions under the Policy is that a Complainant establishes this element by making out a prima facie case against the Respondent. (See WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, item 2.1 .) The Complainant has done this by indicating that the Respondent is not licensed or authorized by it to use its ARAG mark. The burden then shifts to the Respondent to rebut that case."
Así también lo habían establecido otras decisiones anteriores como Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited,Caso OMPI No. D2001-0121: "Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel's view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head."
En definitiva, este Experto considera que ha quedado demostrado que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
De los correos electrónicos intercambiados entre las partes se desprende que el Demandado mantuvo una relación comercial con Market America Inc. En dichos correos electrónicos el Demandado afirma además expresamente que los "dominios fueron adquiridos dado el gran potencial que supone el negocio unfranchise y la gran expansión de la multinacional Marketamerica, pensé que en un futuro próximo podrían ser de gran interés".
Por lo tanto, el Demandado reconoce de forma expresa que los nombres de dominio en disputa se corresponden con la actividad comercial de la Demandante. Además, en la correspondencia insiste en obtener 10.000 Euros por la cesión de los mismos.
Esta conducta se corresponde claramente con las pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe establecidas en el artículo 2 del Reglamento:
"1) El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o tener por cualquier título el registro del nombre de dominio el Demandante que poseer derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que superar el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio".
Como se recordó en Opel Eisenach GmbH, General Motors España S.L. c. José Enrique Cuadra Ortiz, Caso OMPI No. DES2010-0028: "[L]a oferta de transferencia del nombre de dominio contra precio por encima de los costes de registro y mantenimiento del nombre de dominio es una circunstancia sobre la que el Experto, por sí sola, ya justifica la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio (entre otras y con ulteriores citas Caso Heineken España, S.A. v. Rubén Omar García Mantecón,Caso OMPI No. DES2008-0008)."
Por otra parte, pese a que el Demandado consideró expresamente que los nombres de dominio en disputa tenían un gran interés comercial, en ningún momento inició su uso, lo que permite suponer que su único propósito era efectivamente el de obtener un lucro a través de su venta.
Numerosas decisiones previas de expertos han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando como en el presente caso concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta del demandado. Entre ellas podemos destacar Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003 o Intel Corporation c. The Pentium Group,Caso OMPI No. D2009-0273.
El hecho antes mencionado de que la marca comunitaria MARKETESPAÑA de la Demandante fuera registrada en una fecha posterior a la obtención de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado no es óbice para el reconocimiento de la mala fe, pues ha quedado acreditado que el Demandado era consciente de los proyectos comerciales de la Demandante y que de hecho registró los nombres de dominio en disputa a la vista de los mismos.
Este tipo de circunstancias son valoradas en la Sinopsis elaborada por la OMPI, 2.0 en los apartados 1.4 y 3.1. En relación con el requisito de la mala fe, el apartado 3.1 establece lo siguiente: "Consensus view: Generally speaking, although a trademark can form a basis for a UDRP action under the first element irrespective of its date [see further paragraph 1.4 above], when a domain name is registered by the respondent before the complainant's relied-upon trademark right is shown to have been first established (whether on a registered or unregistered basis), the registration of the domain name would not have been in bad faith because the registrant could not have contemplated the complainant's then non-existent right. […]However: In certain situations, when the respondent is clearly aware of the complainant, and it is clear that the aim of the registration was to take advantage of the confusion between the domain name and any potential complainant rights, bad faith can be found. This has been found to occur: shortly before or after a publicized merger between companies, but before any new trademark rights in the combined entity have arisen; or when the respondent (e.g., as a former employee or business partner, or other informed source) seeks to take advantage of any rights that may arise from the complainant's enterprises; or where the potential mark in question is the subject of substantial media attention (e.g., in connection with a widely anticipated product or service launch) of which the respondent is aware, and before the complainant is able to obtain registration of an applied-for trademark, the respondent registers the domain name in order to take advantage of the complainant's likely rights in that mark. (In all such cases, in order to have a chance to succeed in any filed UDRP complaint, the complainant must actually demonstrate relevant trademark rights, as these are a precondition for satisfying the standing requirement under the first element of the UDRP for rights in a mark.)"
En Christophe Louvard (Shakazoola S.A.) c. Ulf Dexling,Caso OMPI No. DES2011-0046, el experto resume los criterios que pueden conducir a apreciar la concurrencia de mala fe en supuestos como el que ahora nos ocupa: "En efecto, diversas resoluciones del Centro han señalado que es posible concluir que el registro y/o uso del nombre de dominio es de mala fe si, pese a que éste fuera registrado con anterioridad al derecho de propiedad industrial esgrimido por el demandante, es demostrable que el demandado tuvo en mente en aquel momento la marca del demandante. Así, véanse ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc.,Caso OMPI No. D2002-0669; o Geopack v. Name Administration Inc. (BVI),Caso OMPI No. D2006-1590 entre otras muchas resoluciones. Los criterios mantenidos en estas resoluciones para concluir que el registro y/o uso es de mala fe difieren, pero existe consenso en que el demandado 'ha de ser claramente consciente del demandante, y sea evidente que el objetivo del registro fue tener una ventaja de la confusión entre el nombre de dominio y cualquier derecho potencial del demandante'. En la práctica, esta clara prueba de conocimiento se ha apreciado cuando el registro del nombre de dominio se produce justo después del anuncio de la fusión de dos compañías (y antes del registro marcario correspondiente a la compañía resultante); o cuando el demandado se trata de una persona bien informada como empleado o socio comercial y registra un nombre de dominio coincidente con potenciales marcas, o, sin ánimo de ser exhaustivo, cuando la marca en cuestión ha sido objeto de atención por parte de los medios de comunicación social."
En el presente caso, a la vista de los correos electrónicos del Demandado, es evidente que éste registró los nombres de dominio en disputa siendo plenamente consciente de los planes comerciales de la Demandante, y pretendió obtener un beneficio económico de tal circunstancia. Además, cabe recordar que el grupo corporativo en el cual la Demandante ejerce sus operaciones es titular de otras marcas que incluyen el vocablo MARKET y que han sido registradas con anterioridad a los nombres de dominio en disputa.
Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso de los nombres de dominio en disputa. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa y sean transferidos a la Demandante.
Luis H. de Larramendi
Experto
Fecha: 30 de mayo de 2014
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