La Demandante es Udemy, Inc. con domicilio en San Francisco, California, Estados Unidos de América, representada por SafeNames Ltd., Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Demandado es Manuel - Rivera - Fernandez con domicilio en Lugo, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es R. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de mayo de 2014. El 15 de mayo de 2014, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de mayo de 2014, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 28 de mayo de 2014.
El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de mayo de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de junio de 2014. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 20 de junio de 2014.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 30 de junio de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es la sociedad mercantil, con sede en San Francisco, California, Estados Unidos de América, Udemy, Inc., conocida plataforma de formación a distancia, que opera en el mercado desde el año 2009 y que cuenta en la actualidad con aproximadamente dos millones de usuarios registrados, de ciento noventa países y más de doce mil cursos, en diez idiomas distintos.
La Demandante es, desde fecha 28 de noviembre de 2012, titular de la marca comunitaria denominativa No.
011006319, UDEMY, y desde fecha 2 de abril de 2013 de la marca estadounidense denominativa No. 4314406, UDEMY, ambas registradas en las clases 09, 35, 38, 41 y 42 de la Clasificación de Niza.
La Demandante es adicionalmente titular registral del nombre de dominio , desde el 13 de agosto de 2009.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha el 03 de octubre 2013.
Ante la intimación previa al Demandado instando el cese en el uso del nombre de dominio en disputa, el Demandado mostró su voluntad de transmitir el nombre de dominio en cuestión a favor de la Demandante previo pago por éste de la cantidad de EUR 1400. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante solicita en el presente procedimiento que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio en disputa le sea transferido. Y ello sobre la base de los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:
- La Demandante afirma ser titular de la plataforma de cursos de formación más grande del mundo, la cual ha sido objeto de mención en publicaciones tales como Forbes, CNBC, The New York Times, Financial Times, Silicon Valley Business Journal o The Wall Street Journal, lo que le confiere un carácter notorio o renombrado en su sector.
- Afirma igualmente la Demandante ser titular de una serie de registros marcarios, contenedores del término "udemy", anteriores al registro del nombre de dominio en disputa, que le confieren derechos en exclusiva para su explotación en el mercado en múltiples jurisdicciones y, entre ellas, España.
- El referido término "udemy" es un término de fantasía correspondiente al juego de palabras inglesas "academy for you", el cual integra fonéticamente de manera yuxtapuesta los términos "you" y "demy".
- La comparación visual, fonética y conceptual de la marca registrada de la Demandante, UDEMY, y el nombre de dominio en disputa , no alberga duda acerca de que existe una similitud exacta inherente entre las dos y sin ningún añadido en el segundo respecto de la primera.
- El Demandado nunca ha sido, ni es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, y no ha registrado el nombre de dominio como marca ni adquirido derechos por razón de su uso continuado o de su reputación.
- El Demandado no posee ninguna autorización ni licencia para usar la marca de la Demandante ni ha existido ninguna relación que pudiera dar lugar a dicho permiso.
- La Demandante asegura que sus derechos de marca registrada, su amplia accesibilidad mundial y la reputación y el atractivo del término "udemy" ya estaban establecidos en el momento del registro del nombre de dominio en disputa .
- El nombre de dominio en disputa no está siendo usado por el Demandado en conexión con el ofrecimiento de buena fe de productos y servicios, sino como una página pay-per-click, que desvía a los internautas hacia otros productos y servicios de la competencia, beneficiándose del poder de atracción que genera la marca de la Demandante.
- La intención del Demandado al adoptar y usar el nombre de dominio en disputa no es otra que aprovecharse indebidamente de los derechos consolidados de la Demandante, tratar de desviar a los clientes y crear confusión sobre la función esencial de tales derechos.
- Con carácter previo al inicio del presente procedimiento, en fecha 14 de abril de 2014, la Demandante remitió al Demandado una intimación a cesar en la práctica infractora de sus derechos marcarios, encontrando como respuesta la exigencia de EUR 1400 a cambio del nombre de dominio en disputa, una cantidad muy superior a los desembolsos varios acreditados que se atribuyen al nombre de dominio en disputa.
Así las cosas, sobre la base de la anterior argumentación, la Demandante considera que el registro del nombre de dominio en disputa goza de carácter abusivo y ha de ser, en consecuencia, transferido a la Demandante. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP" en sus siglas en inglés), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.
Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es" y en el propio Reglamento. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.
Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como "1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles".
En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular, con anterioridad a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios, tanto a nivel internacional como comunitario, que incluyen el término "udemy". Asimismo, ha logrado acreditar la Demandante que viene usando desde el año 2009 el nombre comercial "udemy" en Internet, de lo cual da buena cuenta la prensa especializada del sector. Igualmente, ha acreditado la Demandante ser titular, con anterioridad al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, del nombre de dominio , idéntico (salvo por su extensión) al que es ahora objeto de procedimiento. Lo anterior determina, a juicio de este Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término "udemy".
Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos. En este sentido, la comparación visual, fonética y conceptual de la marca registrada de la Demandante, UDEMY, y el nombre de dominio en disputa , no alberga duda, en criterio de este Experto, acerca de que existe una identidad absoluta inherente entre las dos y sin ningún añadido en el segundo respecto de la primera.
Así, en este caso, dada la identidad absoluta entre los Derechos Previos de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, se determina el cumplimiento de este primer requisito del Reglamento, según reiteradas resoluciones de expertos emitidas en virtud del Reglamento y la Política UDRP (véanse, por ejemplo, Ingeniería de Software Avanzado S.A. c. Aurora Iglesias Lorenzo,Caso OMPI No. DES2008-0046, La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona c. Molina Georgesen,Caso OMPI No. D2006-1615 o, Institut Gestalt, S.L. c. Joan Cintero S.L.,Caso OMPI No. D2008-1842).
En efecto, si sustraemos el dominio de primer nivel ".es" del nombre de dominio en disputa y comparamos la parte restante de dicho nombre de dominio con los Derechos Previos de la Demandante, comprobamos que existe identidad absoluta entre ellos, tal y como sucedía en el caso HDN Development Corporation, Krispy Kreme Doughnut Corporation c. Gabriele Fassbinder,Caso OMPI No. DES2013-0014 o en el caso HDN Development Corporation y Krispy Kreme Doughnut Corporation c. Naresh Hiro Daryani,Caso OMPI No. DES2011-0041.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos; y
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
A los anteriores efectos, ha sido entendimiento constante de los expertos que debe considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (véanse, por ejemplo, Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001, Casino de Mallorca, S.A c. Mario Xavier Vizacaíno Galantini/(43061800),Caso OMPI No. DES2009-0002, Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA c. Loos Kopiersysteme,Caso OMPI No. DES2009-0038, o Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna c. Reymomar Sur, S.L, Caso OMPI No. DES2010-0006).
De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa . El Experto teniendo en cuenta las alegaciones de la Demandante, considera que:
- El Demandado nunca ha sido, ni es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, y no ha registrado el nombre de dominio como marca ni adquirido derechos por razón de su uso continuado o de su reputación.
- Nunca ha existido ni existe en la actualidad vínculo alguno entre la Demandante y el Demandado. En efecto, el Demandado no posee ninguna autorización ni licencia para usar la marca de la Demandante ni ha existido ninguna relación que pudiera dar lugar a dicho permiso. Lo que es más, la Demandante no sólo no ha autorizado al Demandado el registro de un nombre de dominio idéntico a su marca, sino que tampoco patrocina, directa o indirectamente, sus actividades.
- La Demandante asegura que sus derechos de marca registrada, su amplia accesibilidad mundial y la reputación y el atractivo del término "udemy" ya estaban establecidos en el momento del registro del nombre de dominio en disputa .
- El nombre de dominio en disputa no está siendo usado por el Demandado en conexión con el ofrecimiento de buena fe de productos y servicios, sino como una página pay-per-click, que desvía a los internautas hacia otros productos y servicios de la competencia, beneficiándose del poder de atracción que genera la marca de la Demandante. De, hecho, afirma la Demandante que la intención del Demandado al adoptar y usar el nombre de dominio en disputa no es otra que aprovecharse indebidamente de los derechos consolidados de la Demandante, tratar de desviar a los clientes y crear confusión sobre la función esencial de tales derechos.
- El Demandado no ha atendido debidamente el requerimiento enviado por la Demandante y no ha aportado prueba alguna sobre los derechos o intereses legítimos que ampararían su proceder. En efecto, con carácter previo al inicio del presente procedimiento, la Demandante remitió al Demandado una intimación a cesar en la práctica infractora de sus derechos marcarios, encontrando como respuesta la exigencia de EUR 1400 a cambio del nombre de dominio.
Las anteriores alegaciones, en consonancia con lo dispuesto en la Política UDRP, permiten concluir a este Experto, aun de manera indiciaria, que la Demandante ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
Lo que es más, ante la intimación de cese en el uso y explotación del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandante, el Demandado desaprovechó a juicio de este Experto la ocasión de advertir de los argumentos, de existir, que pudiesen justificar el uso y/o registro del nombre de dominio en disputa en conexión con la oferta de buena fe de productos o servicios. Del mismo modo, el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, desaprovechando una nueva ocasión de alegar, como podía haber hecho, circunstancias o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa o rebatir de alguna manera las alegaciones contra él manifestadas por la Demandante.
Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
Bajo el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el Reglamento establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe. Entre otras, y en lo que a este supuesto pueda resultar de interés, el Reglamento establece como pruebas del uso o registro del nombre de dominio de mala fe, entre otras, las siguientes:
- Que el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender el nombre de dominio al demandante que posee derechos previos por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
- Que el demandado, al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante.
Igualmente, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es, en criterio de abundantes resoluciones bajo el Reglamento o la Política UDPR, el conocimiento previo, por parte del demandado, de los derechos del demandante (véanse, por ejemplo, Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas,Caso OMPI No. D2004-0803, Iberdrola SA c Astobiza Gracia, Francisco Jose,Caso OMPI No. D2003-0675). En el presente procedimiento no ha quedado indubitablemente constatado que el Demandado tuviese conocimiento de las marcas de la Demandante en el momento en que procedió al registro del nombre de dominio en disputa , pero el Demandado no ha aportado explicación alguna sobre el motivo por el cual ha elegido el término "udemy" para registrar el nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio (véanse, por ejemplo, Endebe Catalana, S.L. c. Ramón Ortiz Ortiz, Caso OMPI No. DES2006-0028, Blizzard Entertainment, Inc. c. Víctor Castro,Caso OMPI No. DES2006-0036, o Laboratorios Inibsa, S.A. c. Paco Pérez Pereira,Caso OMPI No. DES2008-0027).
Dicho lo anterior, en el presente procedimiento ha quedado acreditado que después de los requerimientos enviados, el Demandado trato de vender al titular de la marca el nombre de dominio en disputa por un precio superior a los costes documentados. En el presente caso, la Demandante solicitó la transferencia del nombre de dominio en disputa al Demandado, quien exigió por la transferencia de éste la cantidad de EUR 1400, una cantidad que supera en exceso los costes normales de registro, pero similar a los costes administrativos de este procedimiento, lo cual invita a este Experto a pensar, a falta de otras explicaciones, que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de venderlo a la Demandante. Cabe entender que la petición de una cantidad superior a los costes documentados es un indicio de mala fe en el uso del nombre de dominio por parte del Demandado (artículo 2.1) del Reglamento). Así, Compagnie Gervais Danone SA c. José Gregorio Hernández Quintero,Caso OMPI No. DES2009-0032: "la oferta de transferencia del nombre de dominio contra precio por encima de los costes de registro y mantenimiento del nombre de dominio es una circunstancia sobre la que el Experto, por sí sola, justifica la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio (entre otras y con ulteriores citas Heineken España, S.A. c. Rubén Omar García Mantecón, Caso OMPI No. DES2008-0008)".
De igual forma, hay que tener en cuenta el hecho de que el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda. Y, como ha sido advertido de manera constante por otros expertos, del solo hecho de la falta de contestación no puede inferirse sin más la mala fe del demandado, sin embargo es evidente que de la falta de contestación tampoco pueden deducirse sin más consecuencias favorables a ese mismo Demandado, más bien todo lo contrario (ver Casos OMPI Cortefiel, S.A. v. Miguel García Quintas,Caso OMPI No. D2000-0140 y Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group,Caso OMPI No. D2000-0162).
A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo. En efecto, y de cuanto antecede, se desprende que el Demandado no podía desconocer el carácter notorio de los signos distintivos de la Demandante. Esta circunstancia, de por sí, serviría para acreditar en este caso el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
A la vista del expediente, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo por razón de la notoriedad y prestigio de la marca UDEMY. Notoriedad ésta que permitía al nombre de dominio en disputa constituir un activo potencialmente transferible a terceros. Esta circunstancia, notoriedad de la marca, constituye una situación que debe calificarse como prueba de mala fe en el registro del nombre de dominio.
Por ello, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca UDEMY y su uso con ánimo de lucro en relación a la misma, de manera que concluye que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Demandado.
Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio, no sería necesario entrar a valorar si el uso que el Demandado concede al nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, a título ilustrativo, obsérvese que también el uso del nombre de dominio en disputa, probado en este procedimiento, es claramente un uso de mala fe al amparo del Reglamento, toda vez que es claro que el Demandado ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página Web, creando confusión con la identidad de la Demandante, ofreciendo enlaces a páginas Web que, a su vez, ofrecen, entre otros, enlaces a competidores de la Demandante.
En efecto, el Experto ha podido verificar que el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios propios, que podría de alguna manera justificar la existencia de algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Por el contrario, en la actualidad, el nombre de dominio en disputa conduce a una página Web de "parking", que contiene enlaces publicitarios de terceros, incluidos competidores de la Demandante. No puede pues considerarse que el Demandado haya utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios (véanse, por ejemplo, Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. Sigmund Solares, Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Deutsche Telekom AG c. Amario Díaz López, Caso OMPI No. DES2008-0039, Adam Opel AG, General Motors España, S.L. c. Tecnozar Informática,Caso OMPI No. DES2009-0041 o Germanwings GmbH c. Carlos Diaz de la Hoz, Caso OMPI No. DES2010-0045).
Esta forma de uso del nombre de dominio en disputa, unida al hecho de que el Demandado tiene en venta el nombre de dominio en disputa, pone de manifiesto que el registro del nombre de dominio en disputa ha tenido como única finalidad obstaculizar su registro por parte de la empresa titular de la marca y obtener un beneficio con su venta. En este sentido ver, por ejemplo el Cartonajes International, S.L., Sociedad Unipersonal c. Frank Mjos,Caso OMPI No. DES2010-0047 o Profida c. Yu Xing Xie,Caso OMPI No. DES2011-0016.
Por todo lo anterior, en este caso cabe cuestionar la buena fe en el registro y/o uso del nombre de dominio por parte de una persona que no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el mismo y que ha declinado el ofrecimiento de una explicación sobre dicho registro y/o uso.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
Alejandro Touriño
Experto
14 de julio de 2014
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