La Demandante es Fast Retailing Co., Ltd. con domicilio Yamaguchi, Japón, representada por Mayer Brown JSM, China.
La Demandada es Blitz Asia Ltd. con domicilio en Hong Kong, China. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del nombre de dominio en disputa es R y el Agente Registrador es Key Systems. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de mayo de 2014. El 27 de mayo de 2014, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de mayo de 2014, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la entidad que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El 2 de junio de 2014 el Centro envió una comunicación a las partes relativa al idioma del procedimiento, en la que se expresaba que la Demandante presentó ante el Centro una solicitud para que el inglés sea el idioma del procedimiento, junto con argumentos en apoyo de dicha solicitud y que, de conformidad con el Artículo 8 del Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .ES, y a falta de acuerdo entre las partes, el idioma del procedimiento será el español y cualquier decisión final respecto al idioma del procedimiento estará sujeta a la autoridad del experto
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 3 de junio de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de junio de 2014. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 24 de junio de 2014.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 30 de junio de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El procedimiento se ha sustanciado en español e inglés por parte del Centro. De acuerdo a las facultades generales del experto contenidas en el artículo 18 del Reglamento, este Experto acepta la Demanda en inglés pero emite la Decisión en español. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de las siguientes Marcas Comunitarias para UNIQLO:
1. Número 001663749 en relación a las clases 9, 18, 24 y 25.
2. Número 001862226 en relación a la clase 35.
3. Número 004843546 en relación a la clase 16.
Desde su constitución en Japón en el año 1984 hasta la actualidad, la Demandante ha desarrollado una importante actividad comercial tanto en Asia y Europa como recientemente en los Estados Unidos de América.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 5 de abril de 2013. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio , cuya parte más distintiva “uniqlo”, es idéntico a la marca de su titularidad UNIQLO. El resto del nombre de dominio “”no tiene significado en sí mismo pero que convinado con las letras “qlo” formaría el término “qlothes” con una pronunciación idéntica a “clothes” (ropas o vestimenta en ingles). Advierte la Demandante que como su actividad se centra en la actividad relacionada con ropas, la utilización del nombre de dominio en disputa sólo facilita la confusión con su signo distintivo.
Por otra parte, la Demandante alega que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos toda vez no ha sido autorizado ni tampoco se le ha concedido licencia y en ningún momento se le ha permitido el uso de la marca.
Además, considera que no existe prueba alguna que permita considerar que el nombre de dominio en disputa sea el nombre de la Demandada o que la Demandada sea comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, alega la doctrina del “passing off” para apoyar dicha falta de interés legítimo y como medio para hacerse pasar por la Demandada y provocar confusión.
Por lo que se refiere al tercero de los requisitos, sostiene la Demandante que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo una vez la marca de la Demandante había alcanzado un sólido reconocimiento. Que esta circunstancia determinó un conocimiento previo que permite explicar la razón por la que la Demandante registró del nombre de dominio en disputa de un signo distintivo con gran reputación. Por ello y, habida cuenta de la ausencia de significado del término “uniqlo” en inglés, entiende que la Demandada no registró el nombre de dominio en disputa de forma casual sino que lo registró de mala fe mediante la copia del signo de la Demandante.
A mayor abundamiento, considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa realizado por el Demandado es de mala fe pues entiende que la puesta en escena de la tienda “online” que gestiona el Demandado con la venta de productos ”uniqlo” se fundamenta en la confusión por lo siguiente: se están utililizando fotos propiedad de la Demandante sin su autorización, se utiliza en el sitio web del Demandado una marca a semejanza de la de la Demandante, se utiliza tal signo en la web del Demandado en una misma forma de presentación o puesta en escena que se realiza en la web de la Demandante, copia los cólores base corporativos de la Demandante y copia el logo de entrega gratuita que se utiliza por la Demandante.
Concluye la Demandante que existen razones más que suficientes para declarar el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe toda vez que carece de autorización de la Demandante y sólo provoca confusión al usuario de Internet.
Y, finalmente, la Demandante llama la atención sobre el uso restringido del sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa que gestiona la Demandada, que no permite el acceso desde Hong Kong, China; Taiwán Provincia de China; China; y Japón (en cuyo caso, aparece un mensaje de “error”). B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
El hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.
En el presente caso, no habiendo contestado la Demandada a la Demandada, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante hayan aportado indicios sobre la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada (ver William Hill Organization Limited c. Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0004). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para que el registro de un nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo el nombre de dominio tiene que ser “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.
En el presente caso, la Demandante ha demostrado se titular del derecho previo UNIQLO en los términos previstos en el Reglamento.
El examen del primer requisito se refiere a la comprobación entre un nombre de dominio y un derecho previo. En este caso, el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca de la que la Demandante es titular, es decir UNIQLO. En este sentido, numerosas decisiones anteriores han entendido que una identidad esencial como la de este caso que reproduce íntegramente la marca es suficiente para dar por cumplido con este requisito (ver Dr. Grandel GmbH v. Drg Randel Inc.,Caso OMPI No. D2005-0829; Microsoft Corporation v. J. Holiday Co.,Caso OMPI No. D2000-1493; La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona v. Molina Georgesen, Caso OMPI No. D2006-1615; o Institut Gestalt, S.L. v. Joan Cintero S.L., Caso OMPI No. D2008-1842). De esta manera, la adición de las letras “th” a la marca registrada de la Demandante UNIQLO para crear el nombre de dominio en disputa no genera carácter distintivo suficiente para diferenciarlo de los derechos previos de la Demandante.
Por lo tanto, la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
Para que exista un registro de un nombre de dominio especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión.
En este caso, la Demandante ha logrado probar que el Demandado a) no cuenta con autorización, licencia o permiso de algún tipo para utilizar la marca de la Demandante, b) que el Demandado no es conocido comúnmente como “uniqloth” ni es su nombre y, c) existe una puesta en escena de la web del Demandado que provoca a una clara confusión con la propia del Demandante como lo demuestra el hecho de que reproduce fotografías propiedad de la Demandante o la imitación del signo distintivo del Demandante en la web del Demandado así como la apariencia general del sitio del Demandando inspirado en la web de la Demandante.
Todo ello, junto con la falta de contestación de la Demandada, aboca a este Experto a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En tercer y último lugar, dispone el artículo 2 del Reglamento que el registro de un nombre de dominio será de carácter especulativo cuando haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Para examinar este requisito debe tenerse presente, igualmente, el criterio reflejado en anteriores decisiones tales como Profida v. Yu Xing Xie, Caso OMPI No. DES2011-0016 “la falta de contestación impide a este Experto contrastar las opiniones de la partes y sobre todo la del Demandado en la medida de que el artículo 16 b) v) del Reglamento dispone que la contestación deberá incluir: “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de carácter especulativo o abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los derechos previos alegados por el Demandante”. Por ello, el silencio del Demandado sólo a él perjudicará frente al indicio de prueba aportado por el Demandante.”
Por cuanto antecede y, en el presente caso, la Demandante ha presentado pruebas suficientes y abundantes como para calificar su marca como notoria y renombrada en el sector de la ropa o atuendo en general. Con ello y en base a las alegaciones de la Demandante, a propósito de la página web operada por el Demandado, debe entenderse que tenía un conocimiento previo de la marca de la Demandante. Efectivamente, la página web del Demandado incluye diversos elementos creativos del Demandante que se encuentran amparados bajo las leyes de la propiedad intelectual e industrial, además de “plagiar” la estructura general del sitio web de la Demandante por lo que este Experto concluye que el Demandado conocía la existencia de la marca del Demandante. Y es este conocimiento previo el que determina el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Por lo demás, las imitaciones realizadas por el Demandado en su sitio web a propósito de los derechos marcarios y en general de propiedad intelectual e industrial hacen pensar a este Experto que se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del Demandado, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web. En este sentido, este Experto considera que dicho uso se subsume en el supuesto de hecho sobre pruebas del registro o uso de mala fe que recoge el artículo 2 del Reglamento.
Por todo lo anterior, el Experto considera que el registro y uso del dominio en disputa se realizó de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 14 de julio de 2014
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