La Demandante es Sociedad Anónima Damm con domicilio en Barcelona, España, representada por González-Bueno & Asociados, España.
La Demandada es Corporación Alimentaria SA / Jorge Pinto, con domicilio en Madrid, España, representada por Kapler S.L., España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registro del citado nombre de dominio es R. El Agente Registrador es Hostmaster ONEANDONE. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de junio de 2014. El 10 de junio de 2014, el Centro envió a R, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de junio de 2014, R envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 26 de junio de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de julio de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 15 de julio de 2014.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 25 de julio de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante ha demostrado ser titular, entre otros, de los siguientes registros de marcas tanto comunitarias como nacionales:
- Marca comunitaria número 004040622 ESTRELLA DAMM (denominativa), solicitada el 22 de septiembre de 2004 para las clases 31, 32 y 33 del Nomenclátor internacional.
- Marca comunitaria número 003249828 ESTRELLA DAMM LAGER BEER PREMIUM QUALITY (figurativa), solicitada el 1 de julio de 2007 para las clases 31, 32 y 33 del Nomenclátor internacional.
- Marca comunitaria número 001439207 DAMM ESTRELLA DAMM (figurativa), solicitada el 24 de diciembre de 1999 para las clases 31, 32 y 33 del Nomenclátor internacional.
- Marca española número M0825050 ESTRELLA DAMM (denominativa), solicitada el 9 de agosto de 1976 para la clase 32 del Nomenclátor internacional.
- Marca española número M0839104 ESTRELLA ROSADA (denominativa), solicitada el 1 de noviembre de 1981 para la clase 32 del Nomenclátor internacional.
- Marca española número M0071543 ESTRELLA DORADA (denominativa), solicitada el 1 de diciembre de 1928 para la clase 32 del Nomenclátor internacional.
- Marca española número M0071544 ESTRELLA ROJA (denominativa), solicitada el 16 de noviembre de 1965 para la clase 32 del Nomenclátor internacional.
Además, la Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio: , , , , , .
La Demandada ha aportado su solicitud de registro de la marca española CERVEZA ESTRELLA DE MADRID, expediente número 3078330, concedida en un primer momento por la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”), recurrida la concesión en Recurso de Alzada por la sociedad Hijos De Rivera S.A. y la Demandante, recurso que fue estimado por resoluciones de la OEPM de 21 y 23 de mayo de 2014. El estado actual del referido conflicto es que se encuentra recurrido en vía Contencioso-Administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, frente al cual la Demandada solicita la revocación de la denegación de marca. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
A.1. La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión otro término sobre el que ostenta Derechos Previos, por los siguientes motivos:
- La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre una de las palabras que compone el nombre de dominio en disputa de , con base en su titularidad sobre una pluralidad de marcas comunitarias y españolas. Entre otras, hace referencia a la marca denominativa comunitaria ESTRELLA DAMM número 004040622, solicitada el 22 de septiembre de 2004 para las clases 31,32 y 33 del Nomenclátor internacional, la marca figurativa comunitaria ESTRELLA DAMM LAGER BEER PREMIUM QUALITY, número 003249828, solicitada el 1 de julio de 2007 para las clases 31, 32 y 33 del Nomenclátor internacional, la marca figurativa comunitaria DAMM ESTRELLA DAMM, número 001439207, solicitada el 24 de diciembre de 1999 para las clases 31, 32 y 33 del Nomenclátor internacional, la marca denominativa española ESTRELLA DAMM, número M0825050, solicitada el 9 de Agosto de 1976 para la clase 32 del Nomenclátor internacional, la marca denominativa española ESTRELLA ROSADA, número M0839104, solicitada el 1 de noviembre de 1981 para la clase 32 del Nomenclátor internacional, la marca denominativa española ESTRELLA DORADA, número M0071543, solicitada el 1 de diciembre de 1928 para la clase 32 del Nomenclátor internacional, o la marca denominativa española ESTRELLA ROJA, número M0071544, solicitada el 16 de noviembre de 1965 para la clase 32 del Nomenclátor internacional. La Demandante aporta las impresiones de la base de datos de la OEPM y de la Oficina de Armonización del Mercado Interior señalando su propiedad sobre las referidas marcas.
- La Demandante aporta y prueba a través de impresiones de WhoIs su titularidad sobre diversos nombres de dominio, tales como , , , ; , .
- La Demandante alega que todas estas marcas constituyen una “familia de marcas”, reconocida y notoria en particular en el sector de la cerveza. A consecuencia de dicha notoriedad, alega que el nombre de dominio en disputa es tan parecido a su marca notoria que creará confusión en los usuarios que accedan al mismo.
Como prueba de la notoriedad de las marcas de las que es titular la Demandante, aporta la historia de la marca, impresiones del contenido de su propia Web, y diversas resoluciones de la OEPM que sientan la notoriedad de la marca ESTRELLA DAMM sobre solicitudes de marcas denegadas que incluyen los términos “punto estrella”, “estrella catalana” o “oferta estrella” y que compartían con la Demandante el elemento “estrella”.
- A la hora de considerar que las denominaciones enfrentadas son muy similares, la Demandante cita la resolución dictada por la OEPM de 23 de mayo de 2014 que resolvió el Recurso de Alzada contra la concesión de la marca CERVEZA ESTRELLA DE MADRID (en adelante, también referida como “ESTRELLA DE MADRID”, al haberse apreciado riesgo de confusión y en consecuencia se denegó el registro.
La Demandante considera que la identidad entre los elementos distintivos de su marca prioritaria y renombrada ESTRELLA y el nombre de dominio en disputa es total.
Por otro lado, aporta la Demandante imágenes del contenido de la Web alojada en el nombre de dominio en disputa para concluir que la similitud visual con las marcas de las que es titular incrementa el riesgo de confusión. También, alega la Demandante que la marca denegada por la OEPM es precisamente la marca que se promociona en el nombre de dominio en disputa.
A mayor abundamiento, la Demandante prueba las relaciones entre la sociedad que pretendió registrar la marca ESTRELLA DE MADRID y los titulares del registro del nombre de dominio en disputa.
Por último, la Demandante adjunta diversas resoluciones de la OEPM que declaran la incompatibilidad de marcas que contengan el término “estrella” y una denominación geográfica son las marcas prioritarias ESTRELLA DAMM.
A.2.La Demandante considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, ya que no ha encontrado ningún registro de marca a nombre de la Demandada y que este no ha participado en la creación del nombre “Estrella Madrid”, ya que se trata de una copia de una creación ajena.
A.3.La Demandante considera que elnombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:
- Aporta la Demandante el requerimiento remitido a la Demandada requiriéndole la cancelación del nombre de dominio en disputa, pero no obtuvo respuesta alguna.
- Considera que mediante el nombre de dominio en disputa se promociona la cerveza Estrella de Madrid cuya marca ha sido denegada por la OEPM por riesgo de confusión con las marcas de Sociedad Anónima DAMM. La Demandante considera que la denegación por riesgo de confusión de la marca ESTRELLA DE MADRID, acredita la mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa ya que precisamente se usa para promocionar dicha marca.
- La Demandante afirma el conocimiento por parte de la Demandada de las marcas ESTRELLA se debe ya no sólo a causa de la notoriedad de las marcas de las que es titular sino por la denegación del registro de la marca ESTRELLA DE MADRID.
- Por último, la Demandante presume que la Demandada pretendía un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la familia de marcas ESTRELLA DAMM, probando así la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa y en consecuencia en el uso del mismo. B. Demandada
La Demandada ha contestado a la Demanda en tiempo y forma realizando las siguientes alegaciones:
B.1.La Demandada considera que el nombre de dominio en disputa no es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con los Derechos Previos de la Demandante, por los siguientes motivos:
- La Demandada considera que el término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos no es “estrella”, tal y como la Demandante afirma en su Demanda, ya que dicha circunstancia no se adecua a la realidad fáctica ni registral, sino que los Derechos Previos de la Demandante consisten en marcas que contienen el término “estrella” junto con la combinación de otras palabras, resultando marcas como ESTRELLA DAMM, ESTRELLA DAMM INEDIT, ESTRELLA ROJA, ESTRELLA DORADA, etc.
- Que la Demandante tampoco es titular de ningún nombre de dominio denominado exclusivamente “estrella”, sino nombres de dominio con el término “estrella” junto con otras denominaciones: , , , ; , .
- La Demandada establece que la marca notoria de la Demandante no es el término “estrella”, sino el término “estrella damm”, y que este último no es confundible con “estrella madrid”. En relación a este punto, la Demandada alega que los tribunales españoles han señalado que el término “estrella” no es monopolizable y como prueba de ellos se aporta la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 26 de febrero de 2006, así como otras resoluciones del Tribunal Supremo en el mismo sentido.
- A mayor abundamiento, la Demandada alega que las marcas que ostenta la Demandante están conviviendo en el registro de la OEPM con diferentes marcas para cervezas (clase 32) que incorporan el término “estrella”, y aporta un listado de las mismas. Todo ello en demostración de que el término “estrella” no es monopolizable como se pretende de contrario. También señala el hecho de la existencia de la marca ESTRELLA DE GALICIA, que no es titularidad de la Demandante, y es igualmente notoria y renombrada, conviviendo en el mercado español del sector de la cerveza ambas marcas.
B.2.La Demandada considera que ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, explicando el conflicto existente a día de hoy con la Demandante en cuanto a la solicitud de registro de marca presentada ante la OEPM de la marca CERVEZA ESTRELLA DE MADRID para la clase 32. Dicha solicitud fue inicialmente concedida por resolución de 12 de Noviembre de 2013. Dicha resolución fue recurrida en Recurso de Alzada tanto por el ahora Demandante como por los titulares de ESTRELLA DE GALICIA, recurso que se estimó, denegándose el registro de la marca por resoluciones de 21 y 23 de mayo de 2013. Que la resolución de denegación se recurrió el 10 de julio de 2014 por la Demandada en vía Contencioso-Administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que en este momento pende de dictar sentencia.
B.3.La Demandada considera que el nombre de dominio no ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:
- Que el registro del nombre de dominio en dispuesta se efectuó tras haber sido concedida la marca CERVEZA ESTRELLA DE MADRID por la OEPM con absoluta buena fe.
- Alega la Demandada que no se adquirió el nombre de dominio en disputa con fin de:
- Vender, alquilar o ceder el nombre de dominio en disputa a la Demandante, sino que lo adquirió para el uso y explotación comercial para sí.
- Impedir que el titular de la marca reflejara su la marca en el nombre de dominio en disputa correspondiente, pues la Demandante ya tenía registrados nombres de dominio con el contenido de su marca con anterioridad.
- Perturbar la actividad comercial de la Demandante.
- Atraer usuarios de Internet con ánimo de lucro a su sitio Web creando posibilidad de confusión.
Y en prueba de buena fe en su uso del nombre de dominio en disputa, manifiesta:
- Que antes de recibir cualquier aviso de la presente controversia utilizaba el nombre de dominio .
- Que es conocido en una de las gamas de productos que oferta (cerveza) con el nombre de dominio en disputa .
- Que hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa y que no pretende crear confusión en los consumidores o empañar el buen nombre de la marca de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
En primer lugar y antes de comenzar al análisis que corresponde, este Experto interesa delimitar el marco de este procedimiento que no es otro que determinar si en el caso ante el que nos encontramos concurren los requisitos necesarios para considerar el registro del nombre de dominio especulativo o abusivo. Muchos de los hechos, argumentos y pruebas presentados, tanto por la Demandante como por la Demandada, exceden los límites de este procedimiento y no son cuestiones que puedan plantearse para la resolución que aquí ha de tomarse. En este sentido se han emitido numerosas decisiones, entre otras: Inc. dba Trashy Lingerie v. Jack Weinstock and Whispers Lingerie,Caso OMPI No. D2000-1223, Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services,Caso OMPI No. D2000-0503, Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree,Caso OMPI No. D2002-0358 y Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano v. La casa del Latte di Bibulic Adriano,Caso OMPI No. D2003-0661.
Además, cabe señalar que el Experto puede realizar averiguaciones en el marco del conflicto tendentes a esclarecer las alegaciones, tales como visitar el nombre de dominio en disputa, búsquedas en bases de datos de marcas registradas y otras investigaciones análogas tal y como ha ocurrido en decisiones como Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services,Caso OMPI No. D2002-0070, , y Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited,Caso OMPI No. D2002-1038, .
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(1) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(2) La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
(3) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones de ambas Partes, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, se exige hacer una comparación entre el nombre de dominio en disputa, en este caso , y los Derechos Previos aportados por la Demandante, y de la impresión global que produzcan ambos términos confrontados, evaluar su identidad o similitud, y si de la misma se deriva riesgo de confusión para los consumidores o no. Comparativa que se debe realizar prescindiendo de la partícula correspondiente al nombre de dominio de primer nivel (“.es”).
Cabe establecer también que para evaluar este requisito, no se suele entrar a valorar el contenido existente en el sitio Web asociado con el nombre de dominio en disputa o en la representación gráfica de la pretendida marca de la Demandada, ya que la presente evaluación se debe hacer principalmente comparando el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos, sin entrar en otras consideraciones. Cabe indicar que dichas consideraciones pueden ser relevantes para determinar la existencia o no de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa, pero normalmente no para apreciar la identidad o similitud.
A este Experto no le cabe ninguna duda de que ESTRELLA DAMM, y el resto de marcas integrantes en la familia de marcas titularidad de la Demandante, es una marca ampliamente conocida por el público en general, habiendo sido calificada como notoria en el mercado relativo.
Sin embargo, tras haber realizado el examen comparativo entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante, este Experto considera evidente que en ningún momento los términos que componen el nombre de dominio en disputa son idénticos a los Derechos Previos alegados.
La expresión “estrellademadrid” no presenta identidad total con ninguno de los numerosos Derechos Previos aportados por la Demandante, tanto por la falta de alguno de los elementos “damm”, “inedit”, “roja”, “dorada” etc., como por la adición de los términos “de” y “madrid”. Por ello, solamente resultan similares en la inclusión por ambos del término “estrella”, con algunas variaciones.
¿Es dicha similitud suficiente para causar confusión en los consumidores? La Demandante afirma ostentar derechos sobre el término “estrella”, haciendo referencia a sus derechos como “las marcas ESTRELLA de DAMM”, pero ninguna de las marcas titularidad de la Demandante se componen única y exclusivamente del término “estrella”, sino que se acompañan de elementos como “damm” (parte de denominación social de la Demandante), “inedit”, “roja” o “dorada”. Por otro lado, no es cuestión baladí la existencia de otras marcas en el mercado en concreto en el sector de la cerveza, que conviven en perfecta armonía con las marcas de la Demandante y que incluyen el término “estrella” (ESTRELLA DE GALICIA, ESTRELLA DE ASTURIAS, ESTRELLA DEL SUR o ESTRELLA DE GIJON). Resulta relevante que estas últimas marcas citadas acompañan la palabra “estrella” con una referencia a su denominación geográfica. Es más alguna de ellas se caracteriza asimismo por su reconocida notoriedad, por lo tanto, es posible que el consumidor puede estar habituado a reconocer las marcas por su denominación completa, y a apreciar la distintividad de las mismas en los términos que las diferencian y acompañan a “estrella”.
En conclusión, este Experto considera que la notoriedad acreditada por la Demandante es en cuanto a sus marcas registradas, principalmente ESTRELLA DAMM y no sobre el término “estrella” para cualquier cerveza, ya que referirse a una cerveza con el término “estrella” no tiene que ser exclusivamente a una cerveza de la Demandante sino que puede corresponder a otra marca de cerveza que contenga la palabra “estrella”. Es por ello que el nombre de dominio en disputa no contiene ninguno de los Derechos Previos alegados por la Demandante en su totalidad, sino que sólo coincide en el término “estrella”.
Pero pese a considerar que el término “estrella” no puede ser monopolizable por la Demandante por todo lo expuesto, este Experto no puede ser categórico al determinar si la similitud puede o no conducir a confusión en los consumidores, ya que decisiones precedentes bajo el Reglamento o la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) han sentado que los términos genéricos (como “de”), o geográficos sobre los que no se ostentan derechos (como “madrid), no son normalmente susceptibles de impedir dicha confusión.
En todo caso, dado las conclusiones del Experto en relación con el segundo elemento del Reglamento, el Experto no considera necesario determinar con finalidad si existe una similitud hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante. B. Derechos o intereses legítimos
Aunque la carga de la prueba de todo lo que se alegue en el presente procedimiento, corresponde en principio a la Demandante, basta acreditar para este requisito la falta de derechos o intereses legítimos prima facie, como se ha hecho en la Demanda, para que dependa de la Demandada demostrar lo contrario, en aras a no convertir la acreditación de este requisito en una prueba negativa o diabólica para la Demandante.
La Demandante ha acreditado la falta de derechos marcarios de la Demandada afirmando que no ostenta la titularidad de ningún registro a su favor, y del mismo modo, la Demandada ha presentado las incidencias registrales por las que está pasando su solicitud de marca CERVEZA ESTRELLA DE MADRID. La Demandada solicitó la concesión de marca CERVEZA ESTRELLA DE MADRID ante la OEPM, marca que inicialmente le fue concedida. La concesión fue recurrida en Recurso de Alzada y se estimó el Recurso y en consecuencia se denegó el registro de la marca solicitado. Contra tal denegación se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por parte de la Demandada, recurso Contencioso-Administrativo que está pendiente de resolución.
Es cierto que la Demandada en este momento no ostenta un derecho marcario sobre la denominación “Cerveza Estrella de Madrid” pero es igualmente cierto que ha demostrado su interés en el registro de la marca en cuestión presentando el referido Recurso Contencioso-Administrativo contra la denegación de su solicitud de marca en el seno del conflicto marcario existente. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que la resolución de dicho recurso le sea favorable, por lo que la Demandada tiene una expectativa razonable.
Además, este Experto ha comprobado que el nombre de dominio en disputa se encuentra en uso activo para explotar comercialmente productos reales bajo el término “Estrella de Madrid”, término por el que se conocen sus productos en el mercado. Es decir, que tomando en consideración que la Demandada parece explotar su actividad empresarial de buena fe a través del nombre de dominio en disputa de manera activa y que el conflicto marcario acredita el interés de la Demandada en dicha marca y correspondiente nombre de dominio en disputa, este Experto considera que la Demandante no ha probado que en la actualidad la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa en el sentido del Reglamento. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Experto considera que no procede el análisis de este requisito, ya que no ha sido cumplido el segundo requisito del Reglamento para que el registro del nombre de dominio en disputa no pueda reputarse abusivo. 7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda1 .
Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 08 de agosto de 2014
1 Como ya lo ha dicho el Experto anteriormente, mucho de los hechos, argumentos y pruebas presentados, tanto por la Demandante como por la Demandada, exceden los límites de este procedimiento y no son cuestiones que puedan plantearse para la resolución que aquí ha de tomarse. Por lo tanto, la presente decisión no debe considerarse como un freno a la posible existencia de otros recursos que la Demandante podría interponer en contra de la Demandante en relación con la utilización de sus derechos marcarios u otras cuestiones legales que pudieran ser relevantes.
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