La Demandante es Instituto Superior de Derecho y Economía ("ISDE"), con domicilio en Madrid, España, representada por March & Asociados, España.
La Demandada es Cursos Multimedia, S.L., con domicilio en Bétera, Valencia, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registro del citado nombre de dominio es R. El Agente Registrador es Hostmaster ONEANDONE. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 18 de diciembre de 2014. El 18 de diciembre de 2014, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de diciembre de 2015, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta desvelando el registrante y sus datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 24 de diciembre de 2014, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por R, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante realizó un escrito de subsanación y una copia de la Demanda enmendada en fecha 29 de diciembre de 2015. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda (y la Demanda enmendada) a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 7 de enero de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de enero de 2015. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 28 de enero de 2015.
El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 10 de febrero de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fecha 11 de febrero de 2015, la Demandada envió al Centro un correo electrónico en el que literalmente indicaba lo siguiente:
"Estimado Sr./Sra.:
He solicitado en reiteradas ocaciones al registrador del dominio, como propietario del mismo, que lo cancele. Por lo que este asunto ya no esta en mis manos y les ruego dejen de enviar correos o los considerare spam
Saludos cordiales
Editorial Cursos Multimedia S.L." 4. Antecedentes de Hecho
- La Demandante es titular de diversos registros de marca y nombre comercial incluyendo el distintivo ISDE, entre ellos, el nombre comercial español nº 255304 ISDE INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECONOMÍA, S. A., registrado el 25 noviembre 2003, la marca española nº 3513531 ISDE, registrada el 30 de mayo de 2014, o la marca comunitaria nº 5833785 ISDE, registrada el 19 de febrero de 2008.
- La Demandante es un prestigioso centro formativo que bajo la denominación "ISDE" ha adquirido reputación internacional.
- El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada con fecha 29 de enero de 2014.
- Accediendo al sitio Web correspondiente al nombre de dominio en disputa se encuentra una página que contiene vínculos a distintos cursos de formación "ISDE". 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante, en su escrito de Demanda, realiza las siguientes afirmaciones:
- Que la Demandante es una compañía española especializada en la preparación y formación de jóvenes estudiantes y profesionales del mundo del derecho y la economía. Se ha convertido en una de las escuelas de negocios más prestigiosas de España, con renombre internacional, y así ha sido reconocido en diversas publicaciones especializadas.
- Que es titular de diversos registros de marca y nombre comercial que incluyen el distintivo ISDE.
- Que el nombre dominio en disputa resulta confundible con la marca ISDE de la Demandante, teniendo en cuenta que combina la expresión genérica "campus" con la marca ISDE.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación. No es titular de ningún registro de marca correspondiente al nombre de dominio en disputa ni tampoco ha sido conocida en su actividad bajo dicha denominación.
- Que la Demandada actúa de mala fe, pues la empresa titular del nombre de dominio en disputa ha recibido ya dos requerimientos de la Demandante por el uso indebido de la marca ISDE. Dicha empresa contestó al segundo requerimiento invocando un supuesto derecho adquirido por el uso que en ningún caso acreditó.
- Además de ello, la página web de la Demandada ofrece diversos cursos bajo la marca principal ISDE, generando así un claro riesgo de confusión con la Demandante y obteniendo por ello un aprovechamiento indebido de su reputación.
Con base en las alegaciones mencionadas, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido. B. Demandada
La Demandada no contestó en tiempo y forma a las alegaciones de la Demandante. Sin embargo, como se ha señalado, envió un correo electrónico al Centro afirmando que había solicitado en reiteradas ocasiones al Registro la cancelación del nombre de dominio en disputa. 6. Debate y conclusiones
El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo ".es". Asimismo, al tratarse de nombres de dominio ".es", resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español, al ser además ésta aparentemente la nacionalidad de la Demandada.
Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" en sus siglas en ingles), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. c. Eusanet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0005 o en Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.,Caso OMPI No. DES2007-0006. Cuestión previa
Del correo electrónico enviado al Centro por la Demandada puede interpretarse que accede a que el nombre de dominio en disputa sea transferido en favor de la Demandante, allanándose así a la Demanda. Ante ello, podría entenderse que puede estimarse la Demanda de forma automática, según lo señalado en la decisión Sanofi-Aventis c. Day Corporation,Caso OMPI No. D2004-1075:
"Several prior decisions in which the Respondent has consented to transfer the contested domain names conclude that the requirements of Paragraph 4 of the Policy are fulfilled (…) (see eM, Inc. v. Mp3DownLoadCity, WIPO Case No. D2004-0967, Lonely Planet Publications Pty Ltd. v. Hoang Anh Minh and , WIPO Case No. D2003-0355, N.V. v. Jacobi Carbons Ab, WIPO Case No. D2000-1398. Therefore, considering this consent to a transfer of the domain names and other facts of the case, this Administrative Panel concludes that the requirements of Paragraph 4 of the Policy are fulfilled."
A su vez, la decisión del caso Infonxx. Inc c. Lou Kerner, WildS,Caso OMPI No. D2008-0434 señaló:
"However, this Panel considers that a genuine unilateral consent to transfer by the Respondent provides a basis for an order for transfer without consideration of the paragraph 4(a) elements. As was noted by the Panel in The Cartoon Network LP, LLLP v. Mike Morgan, WIPO Case No. D2005-1132,when the Complainant seeks the transfer of the disputed domain name, and the Respondent consents to transfer, the Panel may proceed immediately to make an order for transfer pursuant to paragraph 10 of the Rules. Accordingly, and in light of the parties' stipulations set forth above, the Panel will order the transfer of the disputed domain name to the Complainant. This is clearly the most expeditious course. Id.; Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port, WIPO Case No. D2000-0207."
Pese a lo establecido en estas dos decisiones, este Experto se refiere a continuación a la concurrencia en el presente caso de los tres elementos requeridos para que la Demanda sea considerada, teniendo en cuenta además que el correo electrónico remitido por la Demandada no señala de forma expresa que se allane a las pretensiones de la Demandante. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La Demandante ha acreditado sus derechos sobre la marca ISDE, e igualmente su clara notoriedad en España. Es cierto que una de las marcas invocadas por la Demandante es de fecha posterior al nombre de dominio en disputa, pero el resto de los registros invocados son anteriores, incluyendo la marca comunitaria denominativa ISDE.
El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca de la Demandante. El vocablo añadido "campus" no evita la confundibilidad, teniendo en cuenta que se trata de una expresión genérica en el ámbito de la educación.
En efecto, en numerosas decisiones se ha considerado que la adición de expresiones genéricas a una marca para conformar un nombre de dominio no evita la confundibilidad. Así se recordó por ejemplo en SC FARMEC S.A. and S.C. SICOMED S.A. c. JN Prade,Caso OMPI No. D2005-0701:
"The disputed domain names are not identical with these trademarks, but do incorporate this trademark entirely. The fact that a trademark is incorporated in its entirety in a domain name is a solid indication, but does not ipso facto mean, that the domain name is confusingly similar to the trademark. The similarity of the trademark and the domain name depends on many factors, including "the relative distinctiveness of the trademark and the non-trademark elements of the domain name, and whether the non-trademark elements detract from or contradict the function of the trademark as an indication of origin" (see Pfizer Inc v. The Magic Islands,WIPO Case No. D2003-0870). However, this is another case of the addition of a prefix and suffix to a registered trademark descriptive of the products available on the Respondent's website which, as many UDRP decisions demonstrate, will almost invariably be insufficient to prevent the domain names being confusingly similar to the registered trademark.
The Panel considers that the disputed domain names are confusingly similar to the GEROVITAL trademark for the following reasons: (i) GEROVITAL is an invented word with a high degree of inherent distinctiveness; (ii) 'cosmetics' and 'cosmetiques' are ordinary descriptive words that describe in English and French respectively the products offered by the Complainant; (iii) the evidence demonstrates that the GEROVITAL trademark has an established reputation in respect of medicines and cosmetics; (iv) potential customers will assume that the disputed domain names are associated with the Complainants' trademark."
En la misma línea se pronunció el experto en Sociedad Española del Acumulador Tudor S.A. c. Asesoria Materiales Exportacion S.L.,Caso OMPI No. D2005-0621:
"The disputed domain names , and entirely incorporate Complainant's trademark TUDOR. The mere addition of the generic term 'batteries' in English, Spanish and French, i.e. 'batteries', 'baterias' and 'batteries'does not per se render the said disputed domain names distinctive, when compared to such trademark, especially considering precisely that the said trademark distinguishes batteries. See, mutatis mutandis, Quixtar Investments, Inc. v. Smithberger and Quixtar-IBO,WIPO Case No. D2000-0138; GA Modefine S.A. v. Mark O'Flynn,WIPO Case No. D2000-1424. See also PepsiCo, Inc. v. Diabetes Home Care, Inc. and DHC Services,WIPO Case No. D2001-0174; Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Kil Inja, CasoWIPO Case No. D2000-1409 and America Online, Inc. v. Chris Hoffman,WIPO Case No. D2001-1184."
En consecuencia, este Experto considera que existe claramente una similitud susceptible de causar confusión entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, concurre la primera de las circunstancias previstas en el Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
El Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:
- Del correo electrónico enviado por la Demandada al Centro en fecha 11 de febrero de 2015 no solo parece desprenderse claramente que no tiene ninguna voluntad de discutir las alegaciones de la Demandante, sino que manifiesta su voluntad de querer cancelar el nombre de dominio en disputa. Por tanto, en opinión de este Experto, la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa o no desea esgrimirlos.
- Además, la ausencia de contestación formal a la Demanda puede, en este caso, considerarse como una asunción o reconocimiento de la Demandada que no contestó de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentra Cádiz, Almería, Málaga y Antequera - (Diego Ribera) y UNICAJA - Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda c. Fernando Labadía Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402; Hipercor, S.A. c. Miguel Ángel González, Caso OMPI No. D2000-0045; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. c. Juan Galan / Luarca Asesores S.L., Caso OMPI No. D2008-0890 o Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid c. Juan Manuel Espejo-Saavedra Roca,Caso OMPI No. DES2008-0031.
Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor de la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto considera que la Demandante ha presentado pruebas e indicios claramente suficientes como para considerar que efectivamente concurre mala fe por parte del Demandado.
En primer lugar, la Demandante ha acreditado que remitió dos requerimientos a la empresa beneficiaria del nombre de dominio en disputa advirtiéndole de sus derechos sobre la marca ISDE y denunciando un comportamiento parasitario, sin que aparentemente dicha empresa ni la Demandada pudiera esgrimir ningún derecho o interés legítimo sobre la denominación.
En segundo lugar, la página web del nombre de dominio en disputa ofrece diversos cursos de formación bajo las iniciales "ISDE", lo que únicamente puede interpretarse como un intento deliberado de captar potenciales clientes aprovechándose del conocimiento de que en el sector goza la marca de la Demandante. A juicio de este Experto, tal conducta es subsumible en el elenco de pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe, contenidas en el Art. 2 del Reglamento, en concreto en el siguiente apartado:
"4) El demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web."
En este sentido, puede interpretarse que el registro del nombre de dominio en disputa fue realizado con el fin de hacerse pasar por la Demandante, al utilizar en la web los mismos colores y sobre todo las siglas ISDE de la demandante, que constituyen una marca reconocida en el ámbito de los cursos y masters al que se refiere la web.Parece claro por tanto que la Demandada era consciente de estar registrando y usando un nombre de dominio idéntico a las marcas y nombres de dominio de la Demandante. Así parece reconocerlo en el correo electrónico enviado al Centro indicando que ha pedido al Registro la cancelación del nombre de dominio en disputa. Esta circunstancia, unida a la falta de Contestación formal a la Demanda permite concluir que la Demandada no puede esgrimir ninguna razón para justificar el registro como nombre de dominio de una denominación que de forma notoria identifica a la Demandante.
Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Luis H. de Larramendi
Experto
Fecha: 10 de marzo de 2015
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