La Demandante es Ford Motor Company, con domicilio en Dearborn, Michigan, Estados Unidos de América, representada por González-Bueno & Asociados, España (en adelante, la "Demandante").
Los Demandados son Movilclick SL y Jorge Cámara, ambos con domicilio en Valencia, España (los "Demandados"). 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y (en adelante, los "Nombres de Dominio").
El Registro de los citados nombres de dominio es R. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1 & 1 INTERNET, S.L.U. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es ARSYS. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") el 23 de enero de 2015. En la misma fecha, el Centro envió a R por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 26 de enero de 2015, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta develando los registrantes y los datos de contacto de los Nombres de Dominio, los cuales difieren del nombre de los Demandados y los datos de contacto señalados en la Demanda.
El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 2 de febrero de 2015, suministrando los registrantes y los datos de contacto indicados por R, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 4 de febrero de 2015. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (en adelante, el "Reglamento").
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda enmendada a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 6 de febrero de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de febrero de 2015. Los Demandados no contestaron a la Demanda. Por consiguiente, el Centro les notificó su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de marzo de 2015.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el "Experto") como experto el día 17 de marzo de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho A. La Demandante
La Demandante es una compañía multinacional fabricante de vehículos de todo tipo, con una particular importancia en el sector de los automóviles.
La Demandante ha diseñado y fabricado durante décadas vehículos que ha distribuido bajo numerosas marcas. Entre éstas cabe destacar su modelo Ford Mustang, el cual ha venido fabricando desde 1964. Dicho modelo ha adquirido una grandísima repercusión, convirtiéndose en una referencia dentro de los automóviles clásicos y deportivos. En este sentido, la Demandante ha aportado numerosas pruebas sobre el carácter renombrado del modelo (y la marca) MUSTANG tanto en España como a nivel internacional, atendiendo a su profuso uso y aparición en numerosas obras cinematográficas.
A los efectos del presente procedimiento cabe destacar que la Demandante es titular de las siguientes marcas basadas en la denominación "Mustang":
- Marca española nº 457571 MUSTANG, registrada desde el 21 de octubre de 1964 en la clase 12 del Nomenclátor Internacional.
- Marca comunitaria nº 9017708 MUSTANG, registrada desde el 27 de junio de 2011 en las clases 7, 11 y 12 del Nomenclátor Internacional.
- Marca comunitaria nº 9017691 MUSTANG, registrada desde el 17 de octubre de 2011 en la clase 9 del Nomenclátor Internacional.
- Marca comunitaria nº 10512689 FORD MUSTANG, registrada desde el 20 de diciembre de 2011 en la clase 9 del Nomenclátor Internacional.
- Marca comunitaria nº 13448717 FORD MUSTANG, registrada desde el 11 de noviembre de 2014 en las clases 3, 18 y 25 del Nomenclátor Internacional.
- Marca comunitaria nº 10582914 FORD MUSTANG, registrada desde el 23 de enero de 2012 en la clase 28 del Nomenclátor Internacional.
Tal y como se ha indicado con anterioridad, la Demandante ha aportado numerosas pruebas del carácter renombrado de las marcas MUSTANG de las que es titular. B. Los Demandados
Los Demandados son la sociedad española Movilclick, SL y Jorge Cámara. A pesar de tratarse de diferentes personas, el Experto considera que deben tratarse como una única parte demandada, en cuanto que ambas personas actúan en relación con un propósito y control común. A fin de llegar a dicha conclusión, deben tenerse en cuenta las siguientes factores: (i) la Demandante ha presentado pruebas de evidente coordinación entre Movilclick, SL y Jorge Cámara a la hora de ofrecer los productos que se comercializan a través del sitio Web conectado a los Nombres de Dominio (como, por ejemplo, la muestra de un mensaje del Sr. Cámara en el foro público de comentarios del citado sitio Web, en el que anuncia el traslado de su negocio a la misma dirección que tiene Movilclick, SL - la cual, a su vez, acababa de anunciar igualmente la mudanza de su negocio -; (ii) la Demandante ha probado que el Sr. Cámara utiliza una dirección de correo electrónico que, de hecho, corresponde al grupo de sociedades al que pertenece Movilclick, SL y a través de la cual desarrolla sus actividades profesionales de venta de vehículos Mustang; y (iii) tal y como se indicará con posterioridad, cada uno de los Nombres de Dominio se encuentra conectado al mismo sitio Web, desde el que se ofrecen los mismos productos y servicios por parte de la misma entidad.
Atendiendo a las circunstancias anteriores, y a los criterios establecidos en numerosos procedimientos enmarcados en la Política uniforme de resolución de Controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "UDRP"1) (ver, por ejemplo, Blue Cross and Blue Shield Association, Empire HealthChoice Assurance, Inc. dba Empire Blue Cross Blue Shield and also dba Empire Blue Cross v. Private Whois Service / Search and Find LLC. / Michigan Insurance Associates / 4 Letter Domains Inc. / New York Health Ins.,Caso OMPI No. D2010-1699; FragranceX.com, Inc. v. Argosweb Corp a/k/a Oleg Techino in this name and under various aliases, WuWeb Pty Ltd, Alichec Inc., Belroots Pty Ltd, Crystal Image Pty Ltd, Elarson & Associates Pty Ltd, Lidnick Webcorp, Liquid SEO Limited, Loshedina Inc, Luchichang Pty Ltd, Netmilo Pty Ltd, Orel Hlasek LLC, Volchar Pty Ltd, Web Pescados LLC, Webatopia Marketing Limited, ZincFusion Limited, Chin-Hui Wu, Domain Administrator, Denholm Borg, Denesh Kumar, Marcelos Vainez, Alex Ovechkin, Vlad Obchikov,Caso OMPI No. D2010-1239; o Western Florida Lighting, Inc. v. Samantha Ramirez, SamiRami, SESCO Lighting, Inc., and Cynthia Parker-Chillemi,Caso OMPI No. D2008-1122), el Experto considera que se dan suficientes circunstancias para considerar a los Demandados como única parte demandada en este procedimiento.
Cabe destacar igualmente que la sociedad Nessar Import & Export, SL (respecto a la cual la Demandante ha acreditado la pertenencia al mismo grupo empresarial en el que se incluyen las Demandadas) solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, "OEPM") los registros de marca MUSTANG ESPAÑA y MUSTANG EUROPA para distinguir servicios de venta al por menor de automóviles y vehículos de motor, servicios de importación y exportación así como trabajos de oficina (servicios que son los que, de hecho, se ofrecen a través del sitio Web conectado a los Nombres de Dominio).
Dichas solicitudes fueron denegadas por la OEPM por medio de sendas resoluciones fechadas el 19 de mayo de 2014. Dicha denegación se basó en la oposición que precisamente la Demandante – en base a sus marcas españolas MUSTANG - planteó a las citadas resoluciones, dado el riesgo de confusión que existiría entre ellas. C. Los Nombres de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado el 5 de julio de 2010, mientras que la fecha de registro de fue el 11 de febrero de 2013.
Desde su registro, los Nombres de Dominio han estado conectados a un sitio Web identificado como "www.", presentándose como la plataforma en Internet de un concesionario especializado en automóviles Ford Mustang.
De hecho, en la sección referida a la empresa que gestiona dicho sitio Web, ésta se describe en los siguientes términos: "Somos distribuidores exclusivos de Ford Mustang y nuestro propósito es atender la demanda de este fantástico coche en Europa, y sobre todo en España, para lo cual disponemos de un stock permanente en nuestros Distribuidores repartidos por España y una comunicación diaria con nuestra sede en USA Miami, donde nos surtimos de los Mustang que quiera nuestro cliente." En este sentido, se ofrecen modelos de dicho automóvil tanto nuevos como de ocasión, además de piezas de recambio para dicho vehículo. Dicha oferta se dirige tanto a usuarios finales como a distribuidores de vehículos de este modelo. En todo el sitio Web se incluyen de forma recurrente los logos "Mustang" y "Ford Mustang" que la Demandante ha registrado como marcas tanto a nivel español como comunitario. Asimismo, la página de inicio del sitio Web incluye un logotipo "Ford" con la leyenda "Official Licensed Product" ("producto licenciado oficial"). Dichos logos se muestran de forma combinada con el logo "Mustang España", el cual se pretendió registrar como marca ante la OEPM (denegándose dicho registro, tal y como se ha indicado en la sección B anterior). D. Comunicaciones entre las Partes
De acuerdo con la documentación aportada por la Demandante, el 21 de enero de 2014 remitió a cada una de los Demandados una notificación electrónica requiriéndolas a transferir la titularidad de los respectivos Nombres de Dominio. En la misma fecha, el administrador de Movilclick S.L., respondió poniendo de manifiesto su negativa a proceder a dicha transferencia, indicando que los Nombres de Dominio le pertenecían desde hacía varios años y que los mismos contaban con un flujo de visitas y clientes importante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que los Nombres de Dominio son idénticos a las marcas basadas en la denominación "Mustang" de las que es titular. En este sentido, la Demandante mantiene que dichas marcas han obtenido un indudable carácter renombrado tanto en España como internacionalmente, vinculándose de forma indudable a la propia Demandante. Teniendo en cuenta estos elementos, la Demandante considera que el existe un riesgo significativo de que los Nombres de Dominio puedan confundirse con las marcas de las que aquélla es titular. Dicho riesgo, en opinión de la Demandante, se ve acentuado por el hecho de la inclusión por parte de los Demandados de numerosos logos, referencias e imágenes a los vehículos Mustang en el sitio Web conectado a los Nombres de Dominio.
- Que ninguno de los Demandados ostenta derechos o intereses legítimos en los Nombres de Dominio, ya que no cuenta con ningún registro de marca que proteja el uso de la denominación "Mustang" en modo alguno. Por el contrario, la Demandante considera que los Demandados utilizan de forma deliberada e ilegal las marcas de la Demandante para la explotación de una actividad comercial infringiendo los derechos de la Demandante.
- Que los Demandados registraron los Nombres de Dominio de mala fe, dado que, además de no contar con derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ignoraron el requerimiento que la Demandante le remitió, poniéndole de relieve la infracción de sus derechos que el registro y uso de los Nombres de Dominio suponía. Asimismo, la Demandante considera que esa mala fe se ve acentuada por el hecho que uno de los Demandados solicitó ante la OEPM dos marcas basadas en el nombre "Mustang", rechazándose su concesión precisamente atendiendo a la infracción que la misma supondría de los derechos marcarios de la Demandante. En un sentido parecido, la Demandante indica que es imposible considerar que los Demandados actuaran de buena fe respecto al registro y uso de los Nombres de Dominio, atendiendo al carácter renombrado de las marcas de las que aquélla es titular y el uso del mismo precisamente para la oferta de automóviles Mustang fabricados por la Demandante.
- Que los Demandados han utilizado los Nombres de Dominio de mala fe al pretenderse aprovechar de la notoriedad y prestigio de las marcas de las que la Demandante es titular, precisamente para presentarse como un distribuidor de automóviles Mustang en España.
- Que, atendiendo a todo lo anterior, los Nombres de Dominio deberían ser transferidos a favor de la Demandante. B. Demandadas
Los Demandados no contestaron a las alegaciones de la Demandante ni se han personado en modo alguno en el presente procedimiento. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión de los Nombres de Dominio con respecto otros términos sobre los que la Demandante ostente Derechos Previos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de los Demandados respecto a los Nombres de Dominio; y
(iii) Acreditar que los Demandados han registrado o utilizan de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuación, se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El primero de los elementos establecidos por el Reglamento requiere analizar si los Nombres de Dominio pueden ser considerados como idénticos o similares hasta el punto de causar confusión respecto a las marcas MUSTANG de las que la Demandante es titular.
En este sentido, debe realizarse una comparación entre las marcas titularidad de la Demandante y los Nombres de Dominio. La conclusión que puede extraerse obviamente de ello es que las mencionadas marcas no son idénticas a los Nombres de Dominio. En efecto, aquéllos se basan en una combinación entre los términos "Mustang" y los términos geográficos "Europa" y "España", mientras que las marcas de la Demandante se basan en la denominación "Mustang". Asimismo, los Nombres de Dominio incluyen el sufijo ".es".
Atendiendo a lo anterior, el análisis que debe realizarse debe dirigirse a responder a la cuestión sobre si las diferencias existentes entre las marcas de la Demandante y los Nombres de Dominio son lo suficientemente significativas como para descartar sin lugar a dudas un riesgo de confusión entre ellos. En este sentido, el Experto considera que las mencionadas diferencias no son lo suficientemente relevantes como para descartar de forma clara ese riesgo de confusión. Asimismo pueden tenerse en cuenta los siguientes elementos:
- Tal y como se ha indicado anteriormente, las marcas de la Demandante gozan de renombre en España. Esa notoriedad podría inducir en un número significativo de casos a confusión respecto a la vinculación de la Demandante con los Nombres de Dominio, dado el grado de vinculación entre las marcas "Mustang" y la Demandante.
- La impresión descrita en el punto anterior se ve acentuada por el hecho que la segunda palabra de la que se componen los Nombres de Dominio ("Europa" y "España") son términos geográficos. En este sentido, tampoco parece que el uso de dichos términos permita diferenciar de forma absolutamente indubitada los Nombres de Dominio con las marcas de la Demandante, desapareciendo - como consecuencia del uso de dicho término geográfico - el riesgo de confusión.
La interpretación indicada se alinea con numerosas decisiones adoptadas en el marco de la UDRP (ver, por ejemplo, Playboy Enterprises International, Inc. v. Zeynel Demirtas,Caso OMPI No. D2007-0768; PepsiCo, Inc. v. QWO,Caso OMPI No. D2004-0865; o Honda Motor Company Limited v. LOKITA Enterprises,Caso OMPI No. D2003-0507).
Por último, la diferencia consistente en la inclusión del dominio genérico de nivel superior ".es" en el Nombre de Dominio tampoco debe considerarse relevante, dado que se debe a las propias limitaciones técnicas que actualmente se derivan del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la UDRP (ver, por ejemplo, New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth,Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v Party Night Inc.,Caso OMPI No. D2003-0172; o Agustín Mateo García v. BemarNet Management (Derribosmateo-com-dom),Caso OMPI No. D2006-0767).
De este modo, el Experto considera que la Demandante ha probado la concurrencia del primero de los elementos requeridos por el Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que las Demandadas no ostentan derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio.
A los efectos de analizar si concurre o no este elemento, debe tenerse expresamente en cuenta el uso que los Demandados han hecho de los Nombres de Dominio. En este sentido, tal y como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, dicho uso consiste en la oferta de automóviles Ford Mustang y de piezas de recambio de dichos vehículos, además de otros servicios vinculados a dichos automóviles. De este modo, el citado sitio Web actúa como una plataforma de distribución de los mencionados productos, circunstancia que obliga a plantear si un uso como el descrito podría considerarse como un supuesto de uso legítimo de los Nombres de Dominio.
Las decisiones adoptadas en el marco de la UDRP han tratado de forma recurrente este tipo de supuestos, habiéndose establecido una serie de criterios en virtud de los cuales el uso de un nombre de dominio correspondiente a una marca por parte de un distribuidor de los correspondientes productos o servicios puede ser aceptable en el contexto de la citada política (ver, por ejemplo, Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903; Intex Recreation Corp. v. RBT, Inc., Ira Weinstein,Caso OMPI No. D2010-0119; o National Association of Realtors v. John Fothergill,Caso OMPI No. D2010-1284).
De acuerdo con la interpretación dada en dichas decisiones, para que pueda considerarse que un distribuidor está utilizando legítimamente un nombre de dominio basado en una marca, dicho distribuidor debe presentar de forma clara e indubitada su relación con el titular de las marcas en cuestión. En este caso, los Demandados, por tanto, deberían indicar de forma expresa su desvinculación tanto con la Demandante como con su red oficial de distribución. No obstante, en este caso, el sitio Web conectado a los Nombres de Dominio se presenta como propio de un "concesionario especializado en Ford Mustang", como "distribuidores exclusivos de Ford Mustang" e incluso - de forma especialmente relevante - como distribuidores de productos oficialmente licenciados ("oficial licensed product").
Desde un punto de vista legal español, dichas menciones - sin acompañarse de más explicaciones - implicarían la apariencia de existencia de un contrato de distribución entre Demandante y Demandados para la distribución de forma oficial y exclusiva (tal y como se describe en el sitio web) por parte de aquéllas de automóviles Ford Mustang en un territorio determinado. Ello no obstante, la Demandante ha demostrado de forma clara la inexistencia de relación alguna con los Demandados y aún menos de una autorización de uso de sus logos y marcas en el sitio Web asociado a los Nombres de Dominio.
Atendiendo a lo anterior, desde un punto de vista estrictamente legal, los Demandados actualmente no cuentan con un derecho marcario efectivamente invocable respecto de las denominaciones en las que se basan los Nombres de Dominio. A tal efecto, cabe recordar además que, tras la denegación por parte de la OEPM de las solicitudes de marca basadas en la denominación "Mustang", los Demandados no ostentan derechos sobre dichas denominaciones.
Uno de los elementos clave para que la OEPM rechazara las solicitudes de marca presentadas por los Demandados fue el carácter renombrado de las marcas de la Demandante y la obvia incompatibilidad de tales solicitudes con esas marcas. Ello fue particularmente relevante habida cuenta del hecho que los productos y servicios a los que las solicitudes de marca finalmente rechazadas eran los mismos que los ofrecidos por la Demandante a través de sus marcas MUSTANG.
De este modo, la conclusión a la que llega el Experto es que en este caso no existe un derecho legítimo invocable respecto al registro y uso de los Nombres de Dominio por parte de los Demandados.
En este contexto, el Experto tiene igualmente dificultades para considerar que la oferta de productos que los Demandados desarrollan por medio de los Nombres de Dominio pueda considerarse como una "oferta de buena fe" en el sentido previsto en el Reglamento (particularmente teniendo en cuenta tanto la notoriedad de las marcas de la Demandante como el hecho de que los productos que los Demandados han venido promocionando a través del Nombre de Dominio son los automóviles que la Demandante fabrica y comercializa).
De nuevo, la falta de personación de los Demandados y la aportación de argumentos en defensa de sus derechos sobre los Nombres de Dominio impiden al Experto llegar a una conclusión distinta a la expuesta hasta el momento.
Así, el Experto considera que la Demandante ha probado la concurrencia del segundo de los elementos requeridos por el Reglamento. C. Registro o uso de los Nombres de Dominio de mala fe
De acuerdo con lo indicado en la sección anterior, el Experto considera que, en el contexto en el que se emite esta Decisión, los Demandados no ostentan un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio. En este sentido cabe recordar que según lo indicado en el sitio Web asociado con los Nombres de Dominio, los Demandados parecen desarrollar sus actividades profesionales no tan sólo en el sector de la distribución de automóviles, sino que además indican de forma expresa que sus actividades se centran de forma exclusiva en los automóviles Mustang fabricados por la Demandante.
Atendiendo a lo anterior, es imposible imaginar que los Demandados no fueran conocedoras de los derechos marcarios de la Demandante y del riesgo que el registro de los Nombres Dominio supusiera una infracción de tales derechos. De hecho, este riesgo se incrementó atendiendo tanto al envío de un requerimiento por la Demandante - indicando expresamente la violación de sus derechos que suponía el registro y uso de los respectivos Nombres de Dominio - como a la denegación de las marcas MUSTANG ESPAÑA y MUSTANG EUROPA por parte de la OEPM, precisamente atendiendo a la infracción que los correspondientes registros supondrían de los derechos marcarios preexistentes de la Demandante.
Teniendo en cuenta lo descrito con anterioridad, el Experto considera que los Demandados al registrar los Nombres de Dominio eran plenamente conscientes de la existencia de las marcas de la Demandante y de la falta de autorización de aquélla respecto del citado registro. A tal efecto, debe recordarse una vez más que la ausencia de personación de los Demandados en el presente procedimiento han limitado significativamente las posibilidades interpretativas del Experto.
Por lo que respecta al uso de los Nombres de Dominio, atendiendo a lo indicado anteriormente, el Experto considera que los Demandados utilizaron los Nombres de Dominio con ánimo de lucro para atraer usuarios, creando la posibilidad de confusión con la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web.
Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones, el Experto considera que los Demandados registraron y han utilizado los Nombres de Dominio de mala fe y, por tanto, que se ha acreditado la concurrencia del tercero de los elementos previstos por el Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio y sean transferidos a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto
Fecha: 19 de abril de 2015
1 A efectos de contar con criterios adecuados de análisis de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la UDRP, la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001; Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0002; Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.;Caso OMPI No. DES2006-0003).
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