La Demandante es Punt Roma, S.L. con domicilio en Barcelona, España, representada por Sugrañes, S.L., España.
El Demandado es Gonçalo Cruz con domicilio en Lisboa, Portugal. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es R. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de marzo de 2015. El 5 de marzo de 2015, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de marzo de 2015, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de marzo de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de abril de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 10 de abril de 2015.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 27 de abril de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
a) La Demandante es titular de numerosas marcas, entre otras: la marca española mixta PR PUNT O ROMA número M2473059 concedida el 30-04-2002 para la clase 25; la marca española mixta PUNT ROMA número M2255412 concedida el 03-09-1999 para la clase 35; la marca comunitaria mixta PR PUNT O ROMA número 002690949 concedida el 07-05-2002 para la clase 25; la marca española PR PUNT O ROMA número M2523183 concedida el 29-01-2003 para las clases 35 y 18; la marca española P R PUNT ROMA número M2784680 concedida el 26-07-2007 para las clases 14 y 3; la marca comunitaria PUNT O ROMA número 006340749 concedida el 08-10-2007 para las clases 3, 9 y 25; la marca española PUNT ROMA número M2793618 concedida el 09-10-2007; la marca comunitaria PUNTO ROMA número 007085079 concedida el 11-07-2008 para las clases 18, 25 y 35; y la marca española PUNTO ROMA número M2837386 concedida el 15 de julio de 2008 para las clases 18, 25 y 35.
b) La Demandante es una destacada empresa española muy conocida en el mercado de la moda para mujer, que a día de hoy tiene más de 200 tiendas por toda España y 140 más, repartidas por el mundo.
c) La Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio: desde el 26-08-1998, desde el 04-09-2008 y desde el 14-05-2007.
d) El Demandado es titular del nombre de dominio objeto del litigio desde el 7-11-2007.
e) La Demandante intentó contactar a través de e-mail con el Demandado con resultado infructuoso. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
A.1. La Demandante considera que el Nombre de Dominio controvertido es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con Derechos Previos, por los siguientes motivos:
La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre la palabra que compone el nombre de dominio , sobre la base de su titularidad sobre una pluralidad de marcas tanto españolas como comunitarias cuya composición es idéntica o similar, dependiendo del caso, al Nombre de Dominio en disputa. Así, la marca española mixta PR PUNT O ROMA número M2473059 concedida el 30-02-2002 para la clase 25; la marca española mixta PUNT ROMA número M2255412 concedida el 03-09-1999 para la clase 35; la marca comunitaria mixta PR PUNT O ROMA número 002690949 concedida el 07-05-2002 para la clase 25; la marca española PR PUNT O ROMA número M2523183 concedida el 29-01-2003 para las clases 35 y 18; la marca española P R PUNT ROMA número M2784680 concedida el 26-07-2007 para las clases 14 y 3; la marca comunitaria PUNT O ROMA número 006340749 concedida el 08-10-2007 para las clases 3, 9 y 25; la marca española PUNT ROMA número M2793618 concedida el 09-10-2007; la marca comunitaria PUNTO ROMA número 007085079 concedida el 11-07-2008 para las clases 18, 25 y 35; y la marca española PUNTO ROMA número M2837386 concedida el 15 de julio de 2008 para las clases 18, 25 y 35. En apoyo de sus aseveraciones, la Demandante aporta la impresión de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y certificados de la Oficina de Armonización del Mercado Interior señalando su titularidad sobre las referidas marcas.
La Demandante alega que su marca registrada PUNT O ROMA se ha convertido en una marca notoria en el espacio relativo de la moda en España.
La Demandante alega la similitud del nombre de dominio en disputa con varias marcas sobre las que la Demandante ostenta Derechos Previos causando riesgo de confusión entre los mismos, haciendo hincapié en que la total identidad fonética de los mismos aumentará aun más el riesgo de confusión entre los términos.
La Demandante alega en conclusión, que es la titular de las marcas PUNT ROMA y PUNT O ROMA de reconocido prestigio y que el nombre de dominio en cuestión es idéntico a las marcas registradas.
A.2. La Demandante considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, por los siguientes motivos:
La Demandante alega que el Demandado no dispone de ninguna marca registrada que contenga las palabras "Punto Roma".
La Demandante expone que no hay evidencia de que el Demandado sea conocido por el nombre "Punto Roma" ni ninguno otro similar.
La Demandante alega que no hay evidencia o explicación legítima para la adquisición del nombre de dominio por el Demandado, y que además la página web a la que dicho nombre de dominio en disputa conduce, se trata de una página web de "pago por clic", en la cual aparecen anuncios de ropa de mujer, es decir, objetos que compiten evidentemente en el mismo mercado que el de la Demandante.
La Demandante considera que de lo expuesto se demuestra que el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.
A.3. La Demandante considera que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe,por los siguientes motivos:
La Demandante alega que el registro del nombre de dominio en disputa fue realizado de mala fe ya que en 2007 cuando se efectuó el registro la Demandante ya había alcanzado una gran reputación en el sector de la moda femenina.
La Demandante afirma que la intención del Demandado era crear un riesgo de confusión a efectos de atraer con ánimo de lucro a usuarios de Internet a su página web, aprovechándose así de la reputación de la Demandante y de su esfuerzo comercial y publicitario.
La Demandante considera además que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe al servir como "parking", "landing" o página "pago por clic", lo cual se considera que carece de un uso leal y no comercial cuando se realice en conexión con productos o servicios en competencia con los del titular de los derechos.
La Demandante afirma también que el hecho de que el Demandado no haya facilitado todos sus datos de contacto en el registro del nombre de dominio constituye un acto de mala fe tal y como diversas Decisiones lo establecieron. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones de la Demandante, procede analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.
Sobre la ausencia de contestación a la Demanda por el Demandado debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 20 del Reglamento, "a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento".
En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se consideran como no controvertidos determinados datos fácticos aportados por la Demandante, sin perjuicio de la valoración de los mismos que compete al Experto. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, se exige hacer una comparación entre el nombre de dominio en disputa, en este caso y los Derechos Previos aportados por la Demandante. De la impresión global que produzca la confrontación de ambos términos, de la evaluación de su identidad o similitud, y si de la misma se deriva riesgo de confusión para los consumidores o no, extraerá el Experto su conclusión. La comparativa, en este caso, se debe realizar prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de primer nivel (".es").
De la comparativa realizada por este Experto del nombre de dominio en disputa y la multitud de Derechos Previos aportados por la Demandante, se puede afirmar que hay una notable similitud con la totalidad de las marcas aportadas. Es claro que la comparativa debe realizarse prescindiendo de elementos gráficos adicionales o de los espacios intercalados entre las letras de la denominación, ya que hoy en día técnicamente no es posible reproducirlos en un nombre de dominio. La identidad del nombre de dominio en disputa con la marca comunitaria mixta PUNT O ROMA número 6340749, la marca comunitaria denominativa PUNTO ROMA número 7085079 y la marca nacional denominativa PUNTO ROMA número M2837386, es total.
Por lo tanto cabe determinar que de la absoluta identidad del nombre de dominio en disputa con las marcas registradas previas citadas puede derivarse un alto riesgo de confusión, ya que no hay elemento distintivo alguno y las marcas registradas del Demandante son enteramente contenidas y reconocibles en el nombre de dominio en disputa.
Así pues, el Experto debe estimar que la Demandante justifica debidamente el primero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
A la vista de que la Demandante ha aportado a este procedimiento suficiente prueba documental, la apreciación sobre la presencia o ausencia de derechos o intereses legítimos debe realizarse, a juicio de este Experto, atendiendo a tales alegaciones y documentos aportados al procedimiento. Careciendo de alegaciones y documentación aportados por el Demandado, quien no ha contestado a la Demanda, la Demandante no debe quedar lastrada por una probatio diabolica, y es suficiente que la Demandante aporte indicios que demuestren prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos (véase Facebook Inc. v. Usta Cafer,Caso OMPI No. DES2009-0006; o Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006‑0001). Y así lo ha hecho.
La falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, afirmaciones que aseguran que el Demandado no es conocido por ese nombre ni directamente ni a través de sociedad ninguna, no tiene relación alguna ni vinculación de ningún tipo con la denominación objeto del nombre de dominio en disputa, de la misma forma que no consta se haya utilizado el nombre de dominio en ninguna actividad por parte del Demandado ni existan preparativos serios para utilizarlo.
Sin embargo, cabe señalar que el Experto puede realizar averiguaciones en el marco del conflicto tendentes a esclarecer las alegaciones, tales como visitar el nombre de dominio en disputa, búsquedas en bases de datos de marcas registradas y otras investigaciones análogas tal y como ha ocurrido en Decisiones como Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services,Caso OMPI No. D2002-0070, ; y Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited,Caso OMPI No. D2002-1038, .1 Tales búsquedas y averiguaciones se han realizado por este Experto que no ha hallado registro de marca o relación de interés legítimo alguno del Demandado con el nombre de dominio en disputa para desvirtuar la presunción sentada por la Demandante.
En el mismo sentido, aunque no se ha alegado por el Demandado, no debe deducirse del lapso de tiempo transcurrido entre el registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa y la presente demanda, la aparición de un interés legítimo, que de otra parte no ha sido alegado. Como aseveraba el experto en la Decisión Euronews SA c. Cesar Luis Llamedo Garcia,Caso OMPI No. DES2013-0039 "Ciertamente la Demandante no ha actuado con la debida celeridad y eso es lo que se le podría reprochar, pero no por ello el Demandado obtiene un derecho o interés legítimo del que en un principio carecía". También establecía con anterioridad el mismo principio la Decisión SEUR ESPAÑA, S.A. v. Antonio Llanos Alonso,Caso OMPI No. D2000-0691 "Pero, de una parte, ni la tolerancia ni la adquisición por transcurso del tiempo deben tenerse en cuenta en este procedimiento y, de otra parte, los dos años transcurridos no afectarían a una decisión que pudiera tenerlos en cuenta."
Además, como bien alegaba la Demandante la ausencia de oferta de productos o servicios a través del nombre de dominio, limitándose al conocido "pago por clic" consistente en diversos links los cuales redirigen a páginas webs de competidores de la Demandante que permiten al titular del nombre de dominio obtener ganancias a través de la confusión provocada, sin explotar realmente su nombre de dominio resulta un evidente indicio de la falta de interés legítimo de la Demandada.
Por todo ello, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.
En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:
a) Que la Demandada haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
b) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando la Demandada haya desarrollado una actividad de esa índole; o
c) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
d) Que la Demandada, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
e) Que la Demandada haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.
La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las marcas españolas y comunitarias registradas como PUNT ROMA, PUNT O ROMA o PUNTO ROMA, así como de su implantación y reconocimiento por dichas denominaciones.
Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de los Derechos Previos que ostenta la Demandante, hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado, por lo que, a falta de la necesaria oposición del Demandado, debe concluir que el registro del nombre de dominio en disputa debió realizarse de mala fe.
En lo que respecta al uso del nombre de dominio en disputa, como se ha citado anteriormente, el Artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de ser acreditadas conllevan que se considere probado que el registro o el uso del nombre de dominio en conflicto se ha producido de mala fe. Entre dichas circunstancias, el Reglamento incluye los casos en los que el Demandado al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.
El Demandado no ha desarrollado actividad propia a través del Nombre de Dominio, ya que solamente se compone de enlaces patrocinados relacionados con el mismo sector de la Demandante, ropa de mujer, a través de los cuales el Demandado se lucra por cada clic que realiza cada usuario, que de manera errónea, accede pensando que se trata de una página web de la Demandante. La existencia, en el contenido del nombre de dominio en disputa, de enlaces de competidores, difícilmente se puede valorar como cosa distinta a una clara y diáfana publicidad remunerada. A este respecto parece acertada la doctrina aplicada en las decisiones que el Demandante ha aportado, Barclays Bank PLC v.Stanislaw krzenszczynski,Caso OMPI No. D2012-1458; o Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltds/Sr. Cartwright,Caso OMPI No. D2007-0267.
Adicionalmente, los elementos analizados en el presente apartado junto con la ausencia de prueba en contrario debido a la falta de presentación de contestación a la Demanda llevan a este Experto a considerar que el uso del nombre de dominio en disputa se realiza de mala fe, concurriendo por tanto plenamente el tercero de los elementos del Reglamento.
A la vista de todo lo anterior, y también ante la ausencia de alegaciones del Demandado que pudiesen desvirtuar estas alegaciones, este Experto estima que la Demandante ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, cumpliéndose así con los elementos primero, segundo y tercero del Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 12 de mayo de 2015
1 A efectos de resolver el presente caso, este Experto considera apropiado referirse a decisiones rendidas conforme a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento.
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