La Demandante es Havana Club Holding S.A., con domicilio en Luxemburgo, Luxemburgo, representada por Berenguer & Pomares Abogados, España.
El Demandado es Efrain Gomez Bermudez, con domicilio en Gran Canarias, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y .
El registrador de los citados nombres de dominio es R. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de marzo de 2015. El 6 de marzo de 2015, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 9 de marzo de 2015, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y persona de contacto administrativo, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de marzo de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de abril de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 17 de abril de 2015.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 29 de abril de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de la marca denominativa española No. 3.015.205 RITUAL en clase 33 (bebidas alcohólicas excepto cervezas) desde el 27 de enero de 2012.
Es titular asimismo la Demandante de la marca internacional gráfica con efectos en España No. 1.118.010 en clase 33, desde el 6 de marzo de 2012 en cuya representación gráfica predomina el término “Ritual”.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Demandado en fecha 2 de abril de 2012. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante considera que los nombres de dominio en disputa constituyen un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- La Demandante es titular desde el año 2012 de una serie de registros marcarios con efectos en España que incluyen el término “Ritual”.
- El lanzamiento de la marca RITUAL en España tuvo lugar a comienzos del año 2012 con la coordinación de un gran número de acciones publicitarias y promocionales. Desde ese momento, el producto de la Demandante ha sido identificado en el mercado por la expresión “Ron Ritual.”
- En virtud del uso intensivo y las populares campañas de marketing que se vienen realizando desde el momento del lanzamiento de la marca al mercado, RON RITUAL constituye una marca notoria.
- El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca notoria no registrada usada por la Demandante RON RITUAL, incluyendo asimismo en su totalidad la marca registrada anterior de la Demandante, RITUAL.
- El nombre de dominio en disputa es muy similar al registro marcario RITUAL, titularidad de la Demandante, e incluye completamente la marca registrada anterior de la Demandante, RITUAL, con las únicas adiciones de elementos carentes de distintividad, que no hacen sino enfatizar el significado y el carácter distintivo del término “ritual”.
- La expresión “soy ritualista” ha sido usada en ocasiones en el ámbito de campañas promocionales y publicitarias de la marca RON RITUAL, y en la red social Twitter existe la cuenta no oficial “@SoyRitualista”, dedicada a la promoción de la marca RITUAL.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa o .
- El Demandado no es titular de signo distintivo alguno que contenga la expresión “ronritual” o “ron ritual”, ni “soyritualista” o “soy ritualista”.
- El Demandado no se identifica ni se ha identificado en el tráfico comercial, ni a sí mismo ni a ninguna empresa en la que participe, con la expresión “ron ritual” o “soy ritualista”.
- Tampoco ha realizado el Demandado un uso “legítimo y leal” de los nombres de dominio en disputa. De hecho, el Demandado no ha dotado de contenido propio al sitio Web al que conducen ambos nombres de dominio en disputa. Y es que todo cuanto puede encontrarse en ella es publicidad y enlaces a las páginas publicitadas.
- El gran conocimiento de las marcas de la Demandante por parte del público español hace presumir razonablemente que las mismas eran conocidas también por el Demandado en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa. Y así, consciente de la notoriedad de las marcas de la Demandante, el Demandado optó por el registro de los nombres de dominio en disputa y con la sencilla lógica de que un nombre de dominio consistente en una marca de éxito atraería más usuarios que uno desconocido.
- En fecha 20 de febrero de 2015, Pernod Ricard, entidad socia de la Demandante, y encargada de la gestión y defensa de sus derechos de propiedad industrial, dirigió al Demandado una comunicación mediante correo electrónico informando de sus derechos anteriores y solicitando la transferencia de los nombres de dominio en disputa, sin que la Demandante recibiese respuesta alguna por parte del Demandado.
Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor de los nombres de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. No obstante, el Demandado remitió un correo electrónico al Centro en fecha 24 de marzo de 2015, en respuesta a la notificación de la Demanda, manifestando su “intención de continuar con los dominios a que hace referencia su correo electrónico hasta tanto no se concreten los términos del acuerdo conciliatorio entre la parte demandante y la demandada”. 6. Debate y conclusiones
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.
Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.
Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.
En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular, con anterioridad a la creación por el Demandado de los nombres de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios con efectos en España, que incluyen el término “ritual”. El Experto considera que, en efecto, existe un riesgo real de confusión entre los nombres de dominio en disputa y las marcas titularidad de la Demandante. En efecto, las diferencias derivadas de su comparación no son lo suficientemente relevantes como para descartar cualquier riesgo de confusión.
En criterio del Experto, al comparar los nombres de dominio en disputa y con los referidos Derechos Previos de la Demandante nos encontramos con que ambos contienen la denominación “ritual”, mientras que la marca de la Demandante es RITUAL, por lo que resulta evidente el riesgo de confusión entre ambos términos, ya que los nombres de dominio en disputa se han obtenido, simplemente, añadiendo a la denominación “ritual”, los términos “ron”, y “soy” y la terminación “ista” que no pueden calificarse como elementos diferenciadores, pues en el caso del término “ron” aluden claramente al producto ofertado por la Demandante, de modo que el consumidor medio interpretará que el origen empresarial del producto corresponde a la Demandante, y en el caso del término “soy” y la terminación “ista” el término “ritual” es claramente identificable dentro del nombre de dominio.
Adicionalmente, algunos expertos se han inclinado por tener en cuenta el contexto particular del caso a la hora de evaluar si el nombre de dominio es confusamente similar a la marca alegada por el demandante. Así, existen decisiones UDRP en las que los expertos han establecido que cuando hay una evidencia clara de que la intención del demandado al registrar el nombre de dominio fue apuntar o dirigirse hacia una marca específica, el requisito de semejanza entre el nombre de dominio y la marca del demandante puede considerarse satisfecho (Reuters Limited v Global Net 2000, Inc,Caso OMPI No. D2000-0441; Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. vesa ylipyky / Playpearls Ltd and PrivacyP / Alex Assouline,Caso OMPI No. D2014-0584; Reusch GmbH v. Xiaodan Wang/rruesch xingye beijinghuwaiyundongyongpinyouxiangongsi,Caso OMPI No. D2013-1943; Schering-Plough Corporation, Schering Corporation v. Dan Myers,Caso OMPI No. D2008-1641; RapidShare AG and Christian Schmid v. majeed randi,Caso OMPI No. D2010-1089.
Así, es opinión del Experto concluir que los nombres de dominio en disputa son idénticos o confusamente similares a los Derechos Previos de la Demandante, y por lo tanto, concurre el Primer elemento exigido por el Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos; y
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio en disputa. En el marco de la Política UDRP se han venido identificando tres supuestos de carácter meramente enunciativo en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en cuestión. En concreto, tales supuestos son:
(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
(ii) Ser conocido corrientemente por tal nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
(iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto a los nombres de dominio en disputa. Y es que difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre los nombres de dominio en disputa, dado que los mismos se refieren de forma obvia a los Derechos Previos de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento.
En efecto, el Experto ha podido verificar que el Demandado no utiliza los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios propios, que podría de alguna manera justificar la existencia de algún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa. Por el contrario, en la actualidad, los nombres de dominio en disputa conducen a una página web de “parking”, que contiene enlaces publicitarios de terceros. No puede pues considerarse que el Demandado haya utilizado los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios (véanse, por ejemplo, Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López,Caso OMPI No. DES2008-0039; Adam Opel AG, General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática,Caso OMPI No. DES2009-0041; o Germanwings GmbH v. Carlos Díaz de la Hoz,Caso OMPI No. DES2010-0045).
Por otra parte, la Demandante ha demostrado que el Demandado no es conocido en el tráfico mercantil o económico o en el propio de Internet, bajo las denominaciones “ritual”, “ron ritual” o “soy ritualista”. Igualmente, ha demostrado la Demandante que el Demandado no es titular de Derecho Previo alguno sobre dichas denominaciones o términos, ni tampoco que haya sido autorizado en el uso o explotación de la marca RITUAL por parte de la Demandante.
Lo que es más, ante la intimación de cese en el uso y explotación de los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandante, éste decidió no responder a la misma. A mayor abundancia, el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, limitándose su participación en el presente procedimiento a la remisión de un correo electrónico al Centro de fecha 24 de marzo de 2015 manifestando su “intención de continuar con los dominios a que hace referencia su correo electrónico hasta tanto no se concreten los términos del acuerdo conciliatorio entre la parte demandante y la demandada”.
Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto a los nombres de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento. C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro de los nombres de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.
Uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de los Derechos Previos de la Demandante (véanse, por ejemplo, Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas,Caso OMPI No. D2004-0803; Iberdrola SA v Astobiza Gracia, Francisco José,Caso OMPI No. D2003-0675). En el presente procedimiento el Demandado no ha aportado explicación alguna sobre el motivo por el cual ha elegido la locución “ron ritual” y “soy ritualista” para conformar los nombres de dominio en disputa. Parece improbable, por tanto, que la elección de esos términos como nombre de dominio obedezca a una mera coincidencia, sin que el Demandado tuviese conocimiento de los Derechos Previos de la Demandante.
Por otra parte, es difícil imaginar que el registro de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tales nombres de dominio (véanse, por ejemplo, Endebe Catalana, S.L. c. Ramón Ortiz Ortiz,Caso OMPI No. DES2006-0028; Blizzard Entertainment, Inc. c. Víctor Castro,Caso OMPI No. DES2006-0036; o Laboratorios Inibsa, S.A. v. Paco Pérez Pereira,Caso OMPI No. DES2008-0027).
A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que los nombres de dominio en disputa se han registrado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo. En efecto, y de cuanto antecede, se desprende que el Demandado no podía desconocer el carácter notorio de los signos distintivos de la Demandante. Esta circunstancia, de por sí, serviría para acreditar en este caso el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
A la vista del expediente, este Experto entiende que el registro de los nombres de dominio en disputa se produjo por razón de la notoriedad y prestigio de la marca RITUAL de la Demandante. Notoriedad ésta que permitía a los nombres de dominio en disputa constituir activos potencialmente transferible a terceros. Esta circunstancia, notoriedad de la marca, constituye una situación que debe calificarse como prueba de mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa.
Por ello, este Experto entiende que el registro de los nombres de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca RITUAL y su uso con ánimo de lucro en relación con la misma, de manera que concluye que el registro de los nombres de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Demandado.
Apreciada la mala fe en el registro de los nombres de dominio, no sería necesario entrar a valorar si el uso que el Demandado concede a los nombres de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, a título ilustrativo, obsérvese que también el uso de los nombres de dominio en disputa, probado en este procedimiento, es claramente un uso de mala fe al amparo del Reglamento, toda vez que es claro que el Demandado ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página Web, creando confusión con la identidad de la Demandante, ofreciendo enlaces a terceros anunciantes. De igual forma, hay que tener en cuenta el hecho de que el Demandado no haya contestado formalmente a la Demanda.
Por todo lo anterior, en este caso cabe cuestionar la buena fe en el registro y uso de los nombres de dominio por parte de una persona que no ostenta un derecho o interés legítimo sobre los mismos y que ha sido incapaz de ofrecer explicación alguna sobre dichos registros y/o uso.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre, respecto de los nombres de dominio en disputa el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio y sean transferidos a la Demandante.
Alejandro Touriño
Experto
Fecha: 4 de mayo de 2015
Full & Egal Universal Law Academy