El Demandante es Discovery Communications Inc. con domicilio en Maryland, Estados Unidos de América ("EE.UU"), representada por Abril Abogados, España.
El Demandado es Domainprojects S.L. con domicilio en Madrid, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es R y el Agente Registrador es SCIP. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 18 de marzo de 2015. El 18 de marzo de 2015, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de marzo de 2015, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de marzo de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de abril de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de abril de 2015.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 4 de mayo de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es titular, entre otros, de los siguientes signos distintivos en vigor y con plenos efectos en España:
Marca española No. 1.920.061 THE DISCOVERY CHANNEL registrada el 06/09/1994;
Marca española No. 1.994.883 DISCOVERY CHANNEL ON-LINE registrada el 08/11/1995;
Marca española No. 1.994.884 DISCOVERY CHANNEL MUSIC registrada el 08/11/1995;
Marca española No. 1.994.885 DISCOVERY CHANNEL ON-LINE registrada el 08/11/1995;
Marca comunitaria No. 153.403 DISCOVERY CHANNEL registrada el 02/02/1999;
Marca comunitaria No. 1.487.875 DISCOVERY CHANNEL STORE registrada el 26/03/2008;
Marca comunitaria No. 1.988.773 DISCOVERY CHANNEL registrada el 10/07/2002
Marca comunitaria No. 4.079.191 DISCOVERY registrada el 10/01/2006
Marca comunitaria No. 7.011.075 DISCOVERY CHANNEL registrada el 02/04/2009
La marca DISCOVERY CHANNEL tiene valor notorio tal y como se deduce de la difusión y esfuerzo invertido en su promoción.
El nombre de dominio fue registrado el 29 de septiembre de 2014. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Alega el Demandante que habiendo justificado debidamente derechos previos anteriores a la solicitud del nombre de dominio y que tales derechos previos (DISCOVERY CHANNEL) son reproducidos en el nombre de dominio en disputa queda cumplido el primer requisito.
Que en tal examen no debe tenerse en cuenta el dominio de primer nivel ".es".
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, manifiesta el Demandante no tener ningún tipo de relación con el Demandado y, por tanto niega que existe vinculación alguna con él. En este sentido entiende que el resultado negativo de búsqueda de marcas que aporta permite concluir que el Demandado no es titular de marca alguna con el término "discovery" y tampoco parece que el Demandado sea conocido bajo dicho término.
Y, por lo que se refiere al registro de mala fe entiende que tratándose una marca notoria su mera solicitud registral debe reputarse como de mala fe. En cuanto al uso entiende que la intención de venta en la web SEDO acredita la intención del Demandado de obtener un beneficio pecuniario.
Para concluir alega el Demandante que el Demandado ya ha sido parte en otros procedimientos en los que expresamente se ha declarado su mala fe por registrar nombres de dominio que contenían marcas notorias de terceros, siendo esta una de las circunstancias que el Reglamento reputa como una actuación de mala fe. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. 6. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: "El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes", en su artículo 20 a) que: "El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento", y en su artículo 20b) que: "El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes".
En el presente caso, no habiendo contestado el Demandado a la Demandada, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado (ver William Hill Organization Limited c. Hostinet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0004). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos;
El Demandante aporta justificante suficiente para reconocerle Derechos Previos a los efectos del artículo 2 del Reglamento. Por tanto, una simple comparación entre tales derechos y el nombre de dominio permite concluir que se reproduce la marca DISCOVERY CHANNEL y que la mera incorporación de un guión no permite reconocer distintividad alguna. Consecuentemente, el Demandante deja probado debidamente el cumplimiento de este requisito. B. Derechos o intereses legítimos;
Tal y como ha quedado expresado, la falta de contestación no opera automáticamente pero si los indicios aportados por el Demandante permiten, prima facie, calificar la actuación del Demandado como carente de derechos o intereses legítimos a los efectos del Reglamento corresponde al Demandado demostrar sus derechos o intereses legítimos.
En este caso el Demandado ha guardado silencio frente a las alegaciones del Demandante quien ha probado que no existe vinculación entre las partes, que el Demandado no es titular de marca sobre el término "Discovery" y que el Demandado no es conocido comúnmente bajo dicho término.
Nótese además que del expediente queda claro que el nombre de dominio en disputa se refiere a una marca notoria y que en la actualidad no tiene contenido propio (el nombre de dominio se encuentra aparcado) además de haber sido puesto a la venta por su actual titular.
Por tanto, este Experto da por cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio en disputa. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Decisiones anteriores han establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe (entre otras decisiones Sanofi Aventis v.Pierre Lefevre,Caso OMPI No. DES2006-0008; Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras c. D. Miquel Oms Espinosa,Caso OMPI No. DES2006-0022). En el presente caso la intención de venta del nombre de dominio en disputa por el Demandado hace pensar a este Experto que el registro se debió al conocimiento previo del Demandado de la marca DISCOVERY CHANNEL.
Por lo que se refiere al uso y a pesar del carácter alternativo de este requisito, se procederá al análisis de este requisito. Así pues, este Experto ha comprobado como el nombre de dominio en disputa se encuentra aparcado. Por tanto debe reputarse como un uso de mala fe. Teniendo en cuenta que la página web del nombre de dominio en disputa no tiene contenido propio, y si uno considera este uso como una mera tenencia pasiva, en estas circunstancias, es criterio asentado en decisiones previas en base a la Política1 , que el uso pasivo de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria o renombrada no evita que tal uso sea calificado como de mala fe, en los términos del artículo 4(a)(iii) de la Política. En este sentido, ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003. El uso de mala fe que queda ratificado por la intención de venta tal y como se ha dejado expresado en el párrafo anterior.
Por tanto, el Experto considera que el Demandado registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
11 de mayo de 2015
1 A efectos de resolver el presente caso, este Experto considera apropiado referirse a decisiones rendidas conforme a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento.
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