La Demandante es Deere & Company con domicilio en Moline, Illinois, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.
La Demandada es Hardware Trading Ibérica, S.L.U., con domicilio en San Martín, Valladolid, España, representada por sí misma. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registro del citado nombre de dominio es R. El Agente Registrador es Hostinet. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de julio de 2015. El 23 de julio de 2015, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de julio de 2015, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 6 de agosto de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de agosto de 2015. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de agosto de 2015.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 21 de agosto de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es el fabricante de equipos de construcción y agrícolas de más renombre a nivel mundial ampliamente posicionado en su sector, y el mayor suministrador de equipos agrícolas en el mercado nacional español, habiendo sido en los años 2013 y 2014 la marca de tractores más vendida en España.
La Demandante es titular de numerosos signos distintivos consistentes o compuestos por la denominación JOHN DEERE a nivel mundial, algunos de ellos con efectos en España desde el año 1999, tal como la marca comunitaria JOHN DEERE No. 332874 registrada el 7 de junio de 1999.
El nombre de dominio en disputa fue registrado en fecha 5 de noviembre de 2014. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- La Demandante es el mayor suministrador de equipos agrícolas en el mercado nacional.
- El término JOHN DEERE, titularidad de la Demandante, se encuentra en el ranking de las marcas más valiosas del mundo, de manera que el consumidor identifica de forma absoluta dicho término con los productos y servicios ofertados por la Demandante.
- La marca JOHN DEERE tiene carácter renombrado, no sólo a nivel nacional, sino en todo el mundo.
- Es indiscutible que el objetivo de la Demandada, al registrar el nombre de dominio en disputa, es beneficiarse del peso de un distintivo como JOHN DEERE y de su popularidad entre el público en general.
- El nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio nombre de la Demandada, ni ésta es comúnmente conocida como “johndeerespain”.
- La Demandante remitió a la Demandada requerimiento solicitando el cese y transmisión del nombre de dominio en disputa a su favor sin que obtuviese respuesta alguna por la Demandada.
- La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
- La Demandada actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa, ya que era perfectamente conocedora de la existencia de la renombrada denominación que identifica a la Demandante en el tráfico económico, como lo demuestra el hecho de que la página Web alojada en el nombre de dominio en disputa dispone diversos vínculos a elementos contenedores de los signos distintivos de la Demandante. En definitiva, la Demandada registró el nombre de dominio en disputa conociendo que el mismo sería visitado por internautas buscando información sobre la filial española de la Demandante.
Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa. B. Demandada
La Demandada expone lo siguiente en su Escrito de Contestación a la Demanda:
- El registro del nombre de dominio en disputa no se hizo de mala fe, sino como consecuencia del encargo profesional realizado la mercantil “C.A.C, S.L”, concesionario oficial de la Demandante en diversas provincias en España, al efecto de vender productos de la Demandante en el canal online.
- La Demandada tiene interés en el nombre de dominio en disputa pues es su actividad económica la “creación de websites y su posicionamiento, como parte de su actividad de servicios de marketing y publicidad” y para el proyecto encargado por su cliente, en el marco del cual la Demandante ha registrado, además del nombre de dominio en disputa, una serie de nombres de dominio que incorporan la marca de la Demandante, tales como , o , entre otros tantos, resultando en última instancia beneficiaria la Demandante pues serían los productos de ésta los que en ese nombre de dominio se comercializasen.
- La Demandada no tiene ningún control sobre los banners publicitarios obrantes en la página Web alojada en el nombre de dominio en disputa, siendo los mismos generados directamente por el Agente Registrador del nombre de dominio en disputa.
- La Demandada no recibió requerimiento alguno, lamentando la situación ocasionada y poniéndose a disposición de la Demandante para la transmisión del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante, si esto fuera necesario.
En virtud de lo anterior, la Demandada solicita que se desestime la Demanda. 6. Debate y conclusiones
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.
Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos.
Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.
En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular de la marca JOHN DEERE con efectos en España, la cual se incorpora íntegramente en el nombre de dominio en disputa. Lo anterior determina, a juicio de este Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término “john deere”.
Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, restaría examinar a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término “john deere” sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.
En criterio del Experto, al comparar el nombre de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos nos encontramos con que el primero se compone de la marca JOHN DEERE y del término geográfico nacional “spain” (España, en idioma inglés), mientras que la marca de la Demandante es JOHN DEERE, por lo que resulta evidente el riesgo de confusión entre ambos términos, ya que el nombre de dominio en disputa se ha obtenido, simplemente, añadiendo el término “spain”, a la marca de la Demandante, que no puede calificarse como elemento diferenciador, pues alude claramente al criterio geográfico pretendido para el ofrecimiento de productos y servicios por la Demandada, de modo que el consumidor medio interpretará que tiene alguna relación con la Demandante o que se trata de la Web oficial de la Demandante en España.
Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa se revela idéntico o confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante. El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa es que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Así las cosas, parece imponer el Reglamento a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual probatio diabólica, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por los expertos en el Reglamento y la Política UDRP. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tienen a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (véanse, por ejemplo, Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001; Casino de Mallorca, S.A c. Mario Xavier Vizacaíno Galantini / (43061800),Caso OMPI No. DES2009-0002, Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA c. Loos Kopiersysteme,Caso OMPI No. DES2009-0038; o Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna c. Reymomar Sur, S.L, Caso OMPI No. DES2010-0006).
De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa, le corresponde a ésta, en el Escrito de Contestación, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. Tan es así, que el artículo 16 del Reglamento dispone que el Escrito de Contestación deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquéllas que acrediten que no se ha producido el registro del nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo por parte de la Demandada o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.
En el presente supuesto, el foco de la controversia se centraría en el hecho de que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa (y otros nombres de dominio conteniendo la marca de la Demandante) en el marco de un encargo realizado por un tercero, la mercantil “C.A.C, S. L”, aparentemente concesionario o distribuidor de la Demandante en parte del territorio español.
La Demandante sostiene que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. En este sentido observa este Experto que la Demandada no ha acreditado ninguna de sus argumentaciones, esto es ni el encargo realizado por un tercero ni que éste sea concesionario oficial de la Demandante en España. Tampoco queda demostrado un ofrecimiento de productos de buena fe, pues el sitio Web de la Demandada está siendo utilizado como mera página de parking.
Por tanto, no puede entenderse, a criterio de este Experto, que la Demandada ostente derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe. Entre otras, y en lo que a este supuesto pueda resultar de interés, el Reglamento establece como prueba del uso o registro del nombre de dominio de mala fe el hecho de que la Demandada, al registrar el nombre de dominio en disputa, tuviese conocimiento de los Derechos Previos de la Demandante.
En efecto, es opinión de numerosos expertos que uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte de la Demandada, de los Derechos Previos de la Demandante (véanse, por ejemplo, Soria Natural, S.A. c. Vicenc Roig Ribas,Caso OMPI No. D2004-0803, Iberdrola S.A. c. Astobiza Gracia, Francisco Jose,Caso OMPI No. D2003-0675).
En el presente procedimiento ha quedado indubitablemente constatado que la Demandada tenía conocimiento de la marca de la Demandante en el momento en que procedió al registro del nombre de dominio en disputa , como categóricamente lo afirma la propia Demandada en su Contestación a la Demanda.
A la vista de estas circunstancias, y a falta de evidencia en contrario, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, por razón de la notoriedad y prestigio de la marca JOHN DEERE, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo. En efecto, y de cuanto antecede, se desprende que la Demandada conocía el carácter notorio de los signos distintivos de la Demandante. Esta circunstancia sirve, de por sí, para acreditar en este caso el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, no sería necesario entrar a valorar si el uso que la Demandada concede al nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, la utilización de una marca renombrada en un nombre de dominio como mera página de parking por la Demandada y de contenido “pay-per-click” (como en el presente caso), no es legítimo pues la Demandada se aprovecha de la fama de la Demandante para facilitar enlaces a sitios webs de competidores (véanse, por ejemplo, Volvo Trademark Holding Aktiebolaget c. Estee Mole,Caso OMPI No. DES2012-0011).
Asimismo, la Demandada parece ser la titular de otros nombres de dominio que contienen la marca JOHN DEERE de la Demandante (como bien afirma la propia Demandada en su Escrito de Contestación). Aun cuando la Demandada alega haber registrado los mismos por encargo de un tercero, el Experto considera que, a falta de documentación que evidencie dicho argumento, resulta clara la actitud de la Demandada en cuanto a querer acaparar el mercado registrando nombres de dominio que contienen la marca de la Demandante.
En opinión de este Experto, la Demandada ha sido incapaz de acreditar un registro y uso de buena fe sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que este Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Alejandro Touriño
Experto
Fecha: 15 de septiembre de 2015
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