La Demandante es The Procter & Gamble Company con domicilio en Cincinatti, Ohio, Estados Unidos de América, representada por Roeb y Cia., S.L., España.
La Demandada es Procesos a Terceros, S.L., con domicilio en Sentmenat, Barcelona, España, representada por Anna Parera Pérez, España. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y (los "Nombres de Dominio").
El Registrador de los Nombres de Dominio es R. El Agente Registrador de los Nombres de Dominio es Arsys. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de septiembre de 2015. El 25 de septiembre de 2015, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 29 de septiembre de 2015, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 13 de octubre de 2015 solicitando una aclaración en relación con la portada de transmisión de la demanda aplicable al presente procedimiento e informando de la aplicación al presente procedimiento del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento). La Demandante envió al Centro una comunicación electrónica el 13 de octubre de 2015 adjuntando una nueva portada de transmisión de la demanda de conformidad con el Reglamento y un nuevo anexo consistente en el Reglamento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento.
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 16 de octubre de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de noviembre de 2015. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 3 de noviembre de 2015.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 13 de noviembre de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante ha acreditado la titularidad y vigencia de diversas marcas, siendo relevantes a los efectos del presente procedimiento las que consisten en la denominación PROCTER & GAMBLE, a saber: Marca española nº 499320, concedida el 22 de enero de 1968; Marca española nº 452935, concedida el 17 de noviembre de 1965; y Marca comunitaria nº 300137, con fecha de registro 2 de febrero de 1999.
Los Nombres de Dominio fueron registrados el 28 de abril de 2008 y el 21 de julio de 2006 y constan registrados a nombre de la Demandada.
El Nombre de Dominio se encuentra actualmente inactivo. El Nombre de Dominio presenta información de una web que o bien podría tratarse de una plantilla para desarrollar una página web o una página web en construcción. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- Que la Demandada fue requerida inicialmente en dos ocasiones en relación con el Nombre de Dominio y a pesar de ello renovó el registro de dicho Nombre de Dominio a su vencimiento.
- Que es titular de diversas marcas que contienen la denominación PROCTER, mencionando registros consistentes en la denominación PROCTER & GAMBLE, a saber, Marca española nº 499320, concedida el 22 de enero de 1968; Marca española nº 452935, concedida el 17 de noviembre de 1965; y Marca comunitaria nº 300137, con fecha de registro 2 de febrero de 1999; y la marca comunitaria PROCTER & GAMBLE PROFESSIONAL, nº 8503559, con fecha de registro 27 de enero de 2010.
- Que aunque la denominación "Procter" sea un acrónimo de los términos "Procesos" y "Terceros", la Demandada tenía a su disposición múltiples combinaciones silábicas no coincidentes con la denominación notoria "Procter" y sin embargo ha elegido precisamente una denominación idéntica a la primera palabra que integra la marca notoria PROCTER & GAMBLE, así como la razón social mundialmente conocida de idéntica denominación.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio, puesto que no es conocido corrientemente por la denominación PROCTER ni consta que tenga vínculo alguno con la Demandante o con las marcas PROCTER & GAMBLE. Reitera en este punto que envió un requerimiento a la Demandada con fecha 10 de junio de 2015, advirtiéndole de la existencia de las marcas PROCTER & GAMBLE y de las correspondientes prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas española, requiriéndole entre otros la eliminación del término "Procter" de su página web "", así como a renunciar voluntariamente al Nombre de Dominio y añade que la Demandada contestó al requerimiento el 8 de julio de este mismo año manifestando haber iniciado los cambios relativos a la documentación interna de la compañía, haber eliminado el cartel PROCTER de su fachada y haber efectuado los cambios necesarios en su página web, haciendo desaparecer de todo ello la denominación PROCTER, comprometiéndose asimismo a finalizar el proceso de cambio al final del citado mes de julio.
- Que a finales de julio de 2015 se constató que la Demandada había renovado a su vencimiento el citado Nombre de Dominio y añade que con fecha 10 de agosto del mismo año remitió otro requerimiento a la Demandada advirtiéndole del incumplimiento a la renuncia del citado Nombre de Dominio y dándole plazo para cumplir con dicha renuncia o para cedérselo gratuitamente, a lo que contestó la Demandada el 1 de septiembre de 2015 afirmando que no renunciará a un nombre de dominio sobre el que ostenta todos los derechos de titularidad y que ya había dado cumplimiento al resto de lo requerido.
- Que los Nombres de Dominio presentan una enorme similitud con las citadas marcas hasta el punto de crear confusión, dada la coincidencia con la primera palabra de dichas marcas PROCTER tan inusual y caracterizadora, siendo asimismo parte de su denominación social (The Procter & Gamble Company).
- Que de las respuestas dadas por la Demandada a los dos requerimientos referidos se desprende que era y es plenamente consciente de no ostentar derechos y/o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio y de la indudable semejanza generadora de confusión y fundamentalmente de asociación entre "PROCTER" y la marca PROCTER & GAMBLE, puesto que se avino a eliminar y eliminó el término PROCTER de la fachada de sus instalaciones, de su página web y de toda la documentación de su empresa (publicidad, facturas, albaranes).
- Que los Nombres de Dominio han sido registrados de mala fe, debido fundamentalmente al hecho de que tanto las marcas PROCTER & GAMBLE como su denominación social son notorias en España y en el mundo entero, notoriedad que se remonta a fechas anteriores al registro de los Nombres de Dominio, por lo que parece muy difícil argumentar desconocimiento de ese hecho. En este punto añade que la mala fe de la Demandada se ha visto evidenciada por los hechos, en particular a partir de su reacción a los requerimientos antes referidos; y finalmente hace referencia a un último requerimiento que ha remitido a la Demandada, con fecha 17 de septiembre de 2015, al haber detectado la existencia del Nombre de Dominio exigiéndole la renuncia al mismo o su cesión gratuita, requerimiento que ha quedado sin respuesta.
Por todo ello, la Demandante solicita la transferencia de los Nombres de Dominio. B. Demandada
Se resume seguidamente la contestación de la Demandada:
- Que la denominación PROCTER elegida para los Nombres de Dominio responde a las iniciales de Procesos a Terceros, S.L. "ProcTer", cuya titularidad le corresponde desde 2006 y que ninguna confusión puede crear un nombre que responde a la lógica de las iniciales del nombre de la compañía, sin que tenga otra intención que representarla, añadiendo que a pesar del tiempo transcurrido nada ha manifestado la Demandante y que las respectivas empresas no pertenecen al mismo sector.
- Que, evidentemente, no tuvo más remedio que renunciar a su nombre comercial por constar inscrito y ser titularidad de la Demandante, pero que el nombre de dominio nada tiene que ver puesto que consta a su nombre y no se cumplen los requisitos para que esta situación cambie.
- Que ostenta todos los derechos e intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio por ser su titular y porque responden a las iniciales de la compañía "ProcTer".
- Que los Nombres de Dominio no responden a ninguna mala fe ni a otra intención que no sea la de representar a su empresa y a los únicos efectos de comercializar su producto, sin que se haya causado perjuicio alguno a la Demandante por el uso realizado desde 2006, teniendo en cuenta que se trata de empresas que nada tienen que ver entre sí y que no compiten en el mercado, reiterando que han transcurrido prácticamente diez años sin que la Demandante haya manifestado su desacuerdo, lo que prueba que no se le ha causado perjuicio alguno. 6. Debate y conclusiones 6.1. Reglas aplicables
Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo la terminación ".es" y del propio Reglamento.
El Experto también tendrá en cuenta las leyes y los principios generales del derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, en vista de que el Reglamento es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" en inglés), el Experto tendrá en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las decisiones emitidas en virtud del Reglamento y la Política UDRP. 6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que un nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el demandante tiene derechos previos; 2) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso. 6.2. A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El Artículo 2 del Reglamento define como "derechos previos", entre otros, las marcas registradas con efectos en España. La Demandante ha acreditado tales derechos sobre la marca PROCTER & GAMBLE, como queda detallado en el párrafo 4 (Antecedentes de Hecho).
Para confirmar que en el presente caso existe riesgo de "crear confusión", procede hacer las siguientes consideraciones:
I. En primer lugar, PROCTER & GAMBLE es una marca renombrada en el mercado español, es decir, una marca conocida con carácter general por el gran público; a este Experto le consta personalmente tal renombre, puesto que la Demandante comercializa numerosas marcas notorias o renombradas (por ejemplo, DODOT, ARIEL, FAIRY, TAMPAX, AUSONIA, EVAX, ORAL-B, entre otras) lo que ha propiciado que PROCTER & GAMBLE se haya convertido asimismo en una marca renombrada por ser la imagen corporativa que se asocia a todas esas marcas ampliamente conocidas por el consumidor. Por ello, existe un evidente riesgo de que los usuarios de Internet puedan verse inducidos a error o confusión por considerar que existe algún vínculo entre la Demandante y los Nombres de Dominio y/o entre los respectivos productos y servicios. En este sentido cabe tener en cuenta el alto grado de distintividad de la denominación PROCTER y, además, por ser el primer elemento de dicha marca, basta con referirse al mismo para que directamente se asocie a la marca (o al nombre comercial) PROCTER & GAMBLE.
II. Por otra parte, al ser PROCTER & GAMBLE una marca renombrada, procede extremar el rigor al realizar el estudio comparativo, dada la especial protección de que gozan este tipo de marcas, y aunque los Nombres de Dominio no sean idénticos a la citada marca, presentan una gran semejanza con ella, debido fundamentalmente al hecho de que están constituidos por el primer elemento de la repetida marca, el que tiene preponderancia y un mayor carácter distintivo, como queda apuntado en el párrafo anterior. Por lo demás, en este caso son irrelevantes, a efectos comparativos, las terminaciones ".com" o ".es".
III. Por último, la Demandada ha reconocido implícitamente la referida semejanza y el correspondiente riesgo de confusión. En efecto, las pruebas y manifestaciones vertidas por la Demandante acerca de la respuesta o reacción a los requerimientos previos a este procedimiento no han sido desmentidas por la Demandada al contestar a la Demanda, de modo que cabe interpretar tal silencio como una admisión o reconocimiento del parecido existente entre la marca PROCTER & GAMBLE y el término "Procter" que constituye la parte esencial de los Nombres de Dominio. Sólo así se puede explicar que, al recibir el primer requerimiento, la Demandada accediera a adoptar medidas para evitar confusiones, tales como eliminar el cartel de la fachada de sus instalaciones, modificar su página Web o eliminar el término "Procter" de los documentos de la empresa (publicidad, facturas, albaranes …), instando a la Demandante a verificar que tales medidas se habían hecho efectivas, todo ello tal y como se manifiesta en su comunicación del 8 de julio de 2015, documento que no ha sido negado o impugnado por la Demandada.
Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2. 6.2.B. Derechos o intereses legítimos
Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al demandante probar que el demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Sin embargo, aunque corresponda al demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie - lo que efectivamente sucede en el presente caso -, para que dependa del demandado demostrar lo contrario.
En el presente caso, la Demandada no ha probado ningún derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio, tampoco ha aportado información relevante alguna respecto a sus circunstancias y actividades. De hecho, ni siquiera ha negado la existencia del derecho de marca de la Demandante y tampoco ha negado el conocimiento previo de tal derecho. La Demandada se limita a afirmar que la denominación "Procter" elegida para los Nombres de Dominio responde a las iniciales de Procesos a Terceros, S.L. ("ProcTer"). Sin embargo, más adelante reconoce que renunció al uso del término "Procter" por constar inscrito y ser titularidad de la Demandante. Por tanto, es evidente que su empresa no es conocida corrientemente por dicha denominación.
Afirma la Demandada que ostenta derechos e intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio por ser su titular. Sin embargo, y como ella misma admitió cuando renunció al uso de la denominación "Procter", el derecho sobre dicha denominación no le pertenece y así lo establece la normativa española sobre marcas y nombres comerciales. Es decir, el derecho de propiedad sobre la marca y/o el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la ley; además, cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerarán renombrados y su protección se extenderá a todos los productos, servicios o actividades, de modo que gozarán de una protección reforzada, con el fin de evitar un aprovechamiento indebido de la reputación que haya podido alcanzar la marca en cuestión.
Tampoco puede admitirse que exista derecho o interés legítimo debido a una supuesta extemporaneidad de la Demandante para iniciar el procedimiento, dado que ni la Política ni el Reglamento establecen nada en este sentido, es decir, no se prevé en ellos la llamada "prescripción por tolerancia". Además, en este caso no ha habido tolerancia ni dejación de derechos por parte de la Demandante, puesto que ha ejercitado tales derechos en cuanto que ha tenido conocimiento de la existencia de los Nombres de Dominio, enviando a la Demandada los requerimientos antes mencionados -en los que se exigía el cese en el uso de la denominación "Procter" en todos los ámbitos y la renuncia a los Nombres de Dominio-, e iniciando seguidamente el presente procedimiento.
En consecuencia, se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2. 6.2.C. Registro o uso de los Nombres de dominio de mala fe
Procede recordar que existe unanimidad en la Doctrina al considerar que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa por el Reglamento. El Reglamento alude a determinadas "pruebas" indicando expresamente que se ha de considerar que existen pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe cuando:
¡. El demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
2. El demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
3. El demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
4. El demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web: o
5. El demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante
En consecuencia, la buena o mala fe del demandado se ha de deducir de determinados elementos externos y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en cada caso. En este punto también cabe recordar que el artículo 4 de la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI durante la trigésima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), sirve de guía para determinar si un signo ha sido usado o si un derecho ha sido adquirido de mala fe, recomendando que se tenga en cuenta cualquier circunstancia pertinente y, en particular los siguientes aspectos:
"(i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y
(ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente."
Al aplicar estos criterios al presente caso, el Experto llega a la conclusión de que la Demandada ha actuado de mala fe, teniendo en cuenta que:
- Conocía la existencia de los derechos de la Demandante habiendo cesado en el uso de la denominación "Procter" a todos los efectos cuando fue requerida para ello y, sin embargo, se negó a renunciar al registro de los Nombres de Dominio, sin que haya justificado en ningún momento qué interés legítimo podría existir para actuar de este modo, o qué uso pretendía dar a los mismos después de haber renunciado expresamente a utilizar la citada denominación en relación con las actividades de su empresa.
- Que, como consecuencia de lo anterior, se podría deducir que la Demandada, al mantener la titularidad de los Nombres de Dominio, pretende impedir que la Demandante, propietaria de los Derechos Previos, los registre a su nombre y los utilice eventualmente en Internet. En este punto cabe destacar que, entretanto, y como consecuencia de haber renunciado al uso de la denominación "Procter" cuando fue requerida por la Demandante a tal fin, ningún uso de buena fe está haciendo la Demandada en la actualidad de los Nombres de Dominio. En este sentido el Nombre de Dominio se encuentra actualmente inactivo. En lo que se refiere al Nombre de Dominio , el mismo presenta información de una web que o bien podría tratarse de una plantilla con instrucciones para que se desarrolle una página web o de una página web en construcción. De la evidencia presentada por las Partes y del propio contenido al que dirige este Experto considera poco probable que el contenido de la web sea contenido propio o generado por la Demandada, lo que llevaría a este Experto a considerar que el Nombre de Dominio se encuentra inactivo. Pero aún en el supuesto de que dicho contenido de la web a la que dirige el Nombre de Dominio fuera propio de la Demandada, dicho uso no se puede calificar como un uso de buena fe por la Demandada en tanto que de las circunstancias de este caso, parece deducirse que la Demandada, al mantener la titularidad de los Nombres de Dominio pretende evitar que la Demandante los registre a su nombre y los utilice eventualmente en Internet, máxime cuando de la evidencia presentada por las Partes se desprende que es el nombre de dominio el que la Demandada utiliza en relación con su actividad.
- Que, cuando registró los Nombres de Dominio y atendiendo a que, como señala la Demandada, los Nombres de Dominio tenían la finalidad de representar a su empresa a los efectos de comercializar su producto (lo que parece ser el uso de los Nombres de Dominio con anterioridad a la recepción de los requerimientos de la Demandante), ha podido intentar atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de su producto o servicio. Esta posibilidad no es nada remota en este caso, dada la semejanza existente entre los Nombres de Dominio y la marca renombrada PROCTER & GAMBLE. Por este motivo, tampoco cabe descartar que, al registrar los Nombres de Dominio, su intención haya sido obtener un aprovechamiento indebido del prestigio de dicha marca y del nombre comercial de la Demandante.
Recordemos por último que la vigente Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) prohíbe expresamente ese aprovechamiento indebido. En efecto, conforme al Artículo 34 de dicha Ley, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34.3.e de la Ley de Marcas española).
Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio y sean transferidos a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto
Fecha: 28 de noviembre de 2015
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