La Demandante es HID Global Corporation con domicilio en Austin, Texas, Estados Unidos de América, representada por Cohausz & Florack, Alemania.
El Demandado es Juan Caldentey Mascareño con domicilio en Tenerife, Canarias, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es R. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es OVH Hispano. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de noviembre de 2015. El 25 de noviembre de 2015, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de noviembre de 2015, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de diciembre de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de enero de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 29 de diciembre de 2016.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 26 de enero de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante desarrolla, fabrica y comercializa componentes, productos y servicios de identificación así como soluciones de identidad segura y tecnología de trarjetas inteligentes. La Demandante es una sociedad filial del grupo ASSA ABLOY AB con sede en Suecia. Esta corporación es titular de las siguientes marcas comunitarias:
OFICINA
DENOMINACIÓN
Nº DE REGISTRO
FECHA DE SOLICITUD
FECHA DE REGISTRO
OAMI1
FARGO
010502383
16/12/2011
27/06/2012
OAMI
FARGO COMPATIBLE
011635299
07/03/2013
30/07/2013
OAMI
FARGO
011768199
25/04/2013
28/09/2013
De tales inscripciones queda probado la titularidad de la marca española FARGO ante la OEPM2 con número 1900600 y fecha de solicitud 29 de abril de 1994 y finalmente concedida el 3 de abril de 1995 en la medida en que dicha marca sirvió de base para el reconocimiento de la antigüedad de las anteriores inscripciones ante la OAMI.
El nombre de dominio en disputa se registró con fecha de 12 de enero de 2006. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante entiende que existe identidad entre la marca FARGO y el nombre de dominio en disputa. Que para este análisis no debe tenerse en cuenta el dominio de nivel superior correspondiente al código país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”.
Además, entiende la Demandante que el mero registro del nombre de dominio en disputa no permite establecer derechos o intereses legítimos a favor del Demandado. No le consta que el Demandado sea titular de una marca que contenga el término FARGO en España u otro país. Igualmente, alega que el Demandado no cuenta con licencia o autorización alguna para la utlización de la marca como nombre de dominio, ni tampoco existe relación alguna o asociación contractual entre las partes. Para concluir este segundo requisito, sostiene la Demandante que el Demandado no es conocido por el signo distintivo FARGO y utiliza el logo de la marca de la Demandante únicamente en un intento de atraer al público haciendo creer que el sitio web se encuentra vinculado al Demandante.
Finalmente manifiesta la Demandante que el Demandado utiliza la marca FARGO para crear confusión y atraer a usuarios de Internet en la creencia de que existe algún tipo de asociación.
La Demandante presentó unas alegaciones suplementarias y extemporáneas alegando la oferta de productos de terceras partes en la página web del Demandado. B. Demandado
Mantiene el Demandado que lleva utilizando el nombre de dominio en disputa desde 2006 y que no tiene sentido que se le arrebate el nombre de dominio en disputa existiendo tantos libres con características similares.
Que su empresa Nicopasux,S.L. es una empresa distribuidora de productos FARGO en España que se abastece del material proveido por el mayorista Bluestar. Que el nombre de dominio en disputa se encuentra muy bien posicionado en el raking SEO de Google, razón por la que entiende pretenden desposeerlo del nombre de dominio en disputa.
El Demandado considera que existen otros muchos nombres de dominio libres sobre el término “Fargo” que se encuentran a disposición de la Demandante.
Declara que ha actuado de buena fe. En prueba de ello se refiere al ofrecimiento de un “ftp” a fin de que la Demandante le facilite una página web donde redireccionar el nombre de dominio en disputa y así mejorar su función como distribuidor de productos FARGO. Igualmente, ha pedido a la Demandante que contacte con su distribuidor en España para que le facilite sus referencias empresariales, habiendo remitido a la Demandante las facturas de compra de los productos FARGO.
El Demandado considera que mediante este procedimiento lo que persigue la Demandante es competir con los distribuidores.
Niega que exista mala fe en su actuación ya que únicamente quiere seguir trabajando como distribuidor del mayorista Bluestar para comercializar productos FARGO.
Asímismo, el Demandado presentó sendas alegaciones complementarias en las que insiste en las alegaciones ya presentadas y, anteriormente expuestas, e incide especialmente en su intento de reconciliación con la Demandante para poder continuar como distribuidor. 6. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo, según el artículo 2 del Reglamento, cuando es “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos”. A tal efecto, la Demandante, en representación de su matriz, ASSA ABLOY AB, demuestra ser titular de los Derecho Previos derivados de la marca FARGO.
Con ello, el análisis comparativo de la marca y el nombre de dominio en disputa determinan la reproducción íntegra de la marca de la Demandante en éste. Reproducción que permite calificar el nombre de dominio en disputa como confusamente similar en los términos que exige el Reglamento. Nótese que numerosas resoluciones anteriores han declarado que una identidad esencial como la que ocurre en el presente procedimiento es suficiente para dar por cumplido con este requisito (ver Fast Retailing Co., Ltd. v. Blitz Asia Ltd.,Caso OMPI No. DES2014-0016). Por lo demás, la mera incorporación del término “printer” no permite reconocer una valor distintivo habida cuenta de que en realidad es merámente descriptivo.
Por tanto se declara el nombre de dominio en disputa confusamente similar con los Derechos Previos de la Demandante. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante ha probado a satisfacción de este Experto que el Demandado no es conocido por el término “Fargo”, no dispone de registro marcario sobre dicho término y no cuenta con licencia o autorización de la Demandante para su utilización como nombre de dominio.
Con ello, la carga de la prueba sobre este requisito se traslada al Demandado. Pues bien, del escrito de contestación cabe deducir que el Demandado viene desarrollando un negocio de venta de productos de la Demandante desde hace diez años. Sin embargo la cuestión es si el Demandado está realizando una oferta de buena fe de los productos comercializados por su web.
Para ello, es menester traer a colación los criterios fijados por la decisión Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903. Nótese que esta resolución fijó los criterios por los que un distribuidor debe cumplir para que la utilización de la marca como nombre de dominio pueda calificarse como legítima. Entre dichos criterios figura que el demandado debe reflejar en el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa la relación existente con el titular de la marca sin que pueda causar la impresión de que es el titular de la marca o de que es el sitio web oficial del titular, siendo simplemente un distribuidor más. En el presente procedimiento el Demandado no cumple con el citado requisito. Pero es mas, el Demandado en su web utiliza el logo de la Demandante sin contar con la autorización para ello. Consecuentemente, se da lugar a una apariencia de que pueda tratarse de un sitio oficial o autorizado por la Demandante cuando en realidad no lo es.
Asímismo la decisión Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903 establece también como criterio que el distribuidor venda exclusivamente productos de la marca. Sin embargo, la Demandante ha aportado evidencias de la existencia de otros productos (software) ajenos a la marca FARGO en la web a la que redirecciona el nombre de dominio en disputa. Por tanto, este Experto concluye que el Demandado parece atraer consumidores a su web ofreciendo la venta de productos tanto de la marca FARGO como de terceros. Este Experto considera que a los efectos del Reglamento dicha práctica constituye una evidencia de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado, siendo además una conducta calificable como de mala fe.
Por cuanto antecede, este Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos a los efectos del Reglamento. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En el presente caso entiende este Experto que el Demandado al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa tenía en mente la marca de la Demandante. Así se deduce claramente del escrito del propio Demandado quien se califica como distribuidor de los productos de la Demandante y quien reconoce su utlización desde el momento inicial del registro. Registro, pues, que se realizó con la intención de aprovecharse de la reputación de las marcas de la Demandante para realizar su actividad.
Por ello, considera el Experto que con el registro y uso posterior, el Demdandado pretendió crear confusión y atraer usuarios deIinternet a su sitio web con ánimo de lucro basándose en la confianza de que los usuarios crean encontrarse en un sitio web oficial o autorizado o incluso de alguna manera relacionado con la Demandante. Circunstancia que coincide con el supuesto de hecho previsto en el apartado 4 del artículo 2 del Reglamento sobre pruebas que determinan el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio.
En definitiva, el Demandado registró y utilizó el nombre de dominio en disputa de mala fe según los criterios fijados por el Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 10 de febrero de 2016
1 Oficina de Armonización del Mercado Interior
2 Oficina Española de Patentes y Marcas
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