La Demandante es The British School of Barcelona S.A. con domicilio en Castelldefels, Barcelona, España, representada por Baker & McKenzie Barcelona, España.
La Demandada es Education in Excellence, S.L, con domicilio en Córdoba, España, representada por Rafael Valverde de Diego, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el "Nombre de Dominio")
El Registrador del Nombre de Dominio es R. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de enero de 2016. El 25 de enero de 2016, el Centro envió a R, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 26 de enero de 2016, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico, y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 12 de febrero de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de marzo de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de marzo de 2016.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 4 de marzo de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de los registros españoles siguientes:
- Marca nº 2228784 THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA con diseño, solicitado el 21 de abril de 1999 y concedido el 22 de mayo de 2000, para distinguir servicios de enseñanza, ocio, diversión, entretenimiento, culturales y deportivos; y
- Marca nº 2963866 BSB THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA, solicitado el 14 de enero de 2011 y concedido el 7 de septiembre de 2011, para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades culturales y deportivas.
Los citados registros se encuentran en pleno vigor.
El Nombre de Dominio se registró el 3 de marzo de 2015 y la Demandada consta como titular. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega:
- Que opera bajo la denominación social "The British School of Barcelona, S.A." y se dedica al sector empresarial educativo, añadiendo que tiene más de cincuenta años de experiencia y que promociona su escuela y servicios educativos a través de los sitios Web "" y "".
- Que es titular de dos registros españoles de marca, a saber: marca nº 2228784 THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA y marca nº 2963866 BSB THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA; y que el Nombre de Dominio es casi idéntico a las citadas marcas, así como a su denominación social, por lo que el Nombre de Dominio crea confusión con las mismas.
- Que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, apoyando esta alegación en determinados motivos, a saber: i) jamás ha sido conocida la Demandada por el Nombre de Dominio; ii) la Demandada no ha adquirido derechos de marca sobre la correspondiente denominación; iii) la Demandada no tiene relación con la Demandante ni ésta le ha dado su autorización para que utilice su denominación social y sus marcas y/o cualquier otra palabra que se preste a confusión con las mismas; y iv) la Demandante envió un correo electrónico a la Demandada el 18 de enero de 2016 (cuya copia aporta) requiriéndole para que cesase en el uso del Nombre de Dominio, al cual la Demandada no ha contestado.
- Que el Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, fundamentalmente porque i) la Demandada tenía conocimiento de los derechos previos de la Demandante sobre la expresión "the british school of Barcelona"; ii) no hay evidencia ni explicación legítima para el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada, salvo su intención de perturbar la actividad comercial de la Demandante, que resulta ser su competidor en la zona de Barcelona, donde la Demandada desea promover una nueva escuela; iii) la Demandada ha registrado el Nombre de Dominio con la finalidad de impedir a la Demandante que utilice los mencionados derechos previos a través del Nombre de Dominio, puesto que ha desarrollado una actividad de esa índole con otro nombre de dominio similar, refiriéndose concretamente al nombre de dominio , registrado por la Demandada (a través del apodo "Camaleion JV"), cuya disputa por el mismo se encuentra pendiente de resolución en este Centro (The British School of Barcelona, S.A. c. JL Camaleion/Education in Excellence S.L.Caso OMPI No. D2015-2295); y iv) como confirmación, según dice, de todo lo anterior, se han de valorar dos hechos adicionales, a saber, la Demandada no ha contestado al referido requerimiento y el Nombre de Dominio no está activo.
Por todo ello, solicita le sea transferido el Nombre de Dominio. B. Demandada
La Demandada ha contestado a las alegaciones de la Demandante como se resume a continuación:
- En primer lugar, afirma que desde agosto de 2014, fecha en que comenzó a anunciar en la localidad de Gavà (a cinco kilómetros de Casteldefells, donde se encuentra el colegio de la Demandante) la apertura de su nuevo colegio bajo la denominación THE BRITISH SCHOOL OF GAVÀ, la Demandante no ha cesado en sus ataques y se refiere concretamente a diversos requerimientos de fechas 19 de febrero de 2015 (cuya copia aporta), 24 de marzo de 2015, y 18 de mayo de 2015.
- La Demandada llama la atención sobre el hecho de que la Demandante (a través de un tercero con quien está vinculada) se apoderó de su marca (THE BRITISH SCHOOL OF GAVÀ), obteniendo el registro de la misma, porque ella aun no la había registrado y, por este motivo, ha tenido que cambiar su denominación, pasando a denominarse THE BRITISH COLLEGE OF GAVÀ.
- Considera que la Demandante ha dejado patente una conducta de molestar, atacar, y perturbar a una nueva empresa que se posicionaba a cinco kilómetros en el ejercicio de una libre y leal competencia, arrebatándole el nombre con el que se estaba anunciando en las vallas publicitarias, papelería, correos, etc. y que lo hizo de mala fe, puesto que su colegio no está en Gavà sino en Casteldefells.
- Argumenta, por otra parte, que para darse a conocer y en su legítimo derecho a comercializar su proyecto, buscó entre los posibles nombres de dominio aquellas combinaciones que, directa o indirectamente, en español o en inglés, a través de palabras clave (british, education, college, Barcelona, Cataluña, Gavà, Colegio, etc.) pudieran redirigir las demandas de información hacia su sitito Web, si bien asegura que en modo alguno se hace pasar, suplanta o confunde a nadie con su reclamo, por considerar que la denominación THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA es una marca que posee la Demandante, pero también es un conjunto de vocablos genéricos (british, school, y Barcelona) que dan respuesta a quien busque un "British school" en la provincia de Barcelona, por lo que nadie puede confundirlo con la marca propiedad de la Demandante.
- También considera que se debe distinguir entre un nombre de dominio de Internet, una marca y la denominación jurídica de una empresa y, en definitiva, entiende que se trata de que el consumidor sepa distinguir, citando el caso de los nombres de dominio cuyo registro es posible aunque sean inicialmente parecidos a otros.
- Por último, manifiesta que el Registrador del Nombre de Dominio dio su visto bueno a la disponibilidad del mismo, puesto que nadie lo había registrado (en particular, no lo había registrado la Demandante), y ello permitió que lo registrara la Demandada, del mismo modo que sucedió en el caso de la marca THE BRITISH SCHOOL OF GAVÀ, con la que se anunciaba ingenuamente y que fue registrada por la Demandante (a través de un tercero), tal y como se ha referido anteriormente. Asimismo afirma la Demandada que respeta la marca de la Demandante, si bien Internet funciona para dirigir y dar información, considerando que nadie se llama a engaño cuando al teclear el Nombre de Dominio se encuentra la Web de la Demandada, puesto que no suplanta a nadie y cualquiera puede comprender que se trata de una empresa diferente de la empresa de la Demandante. 6. Debate y conclusiones 6.1. Reglas aplicables
Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es" y del propio Reglamento.
El Experto también tendrá en cuenta las leyes y los principios generales del derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, en vista de que el Reglamento es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" en inglés), el Experto tendrá en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas en virtud del Reglamento y la Política UDRP. 6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que un nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el demandante tiene derechos previos; 2) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El artículo 2 del Reglamento define como "derechos previos", entre otros, las marcas registradas con efectos en España. La Demandante ha acreditado tales derechos, como queda detallado en el párrafo 4 (Antecedentes de Hecho).
Para confirmar que en el presente caso existe riesgo de "causar confusión", basta con tener en consideración el registro de la marca nº 2228784 THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA, de la Demandante, puesto que dicha marca es prácticamente idéntica al Nombre de Dominio.
En efecto, la citada marca de la Demandante y el Nombre de Dominio son casi idénticos; las únicas diferencias residen en haber suprimido en este último el artículo "the" y la preposición "of", diferencias que el Experto juzga insignificantes por resultar en la práctica una forma abreviada de la citada marca. Por otra parte, resulta irrelevante en este caso la terminación ".es" a efectos comparativos.
Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2. B. Derechos o intereses legítimos
Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde a la Demandante probar que la Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponda a la Demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que ésta haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie – lo que efectivamente sucede en el presente caso ‑, para que dependa de la Demandada demostrar lo contrario.
La Demandada no ha probado ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. De hecho, ni siquiera ha negado la existencia del derecho de marca de la Demandante y tampoco ha negado el conocimiento previo de tal derecho. La Demandada se limita a afirmar que el Nombre de Dominio forma parte de un proyecto de creación de su centro educativo en Gavà y que, aunque respeta la marca de la Demandante, entiende que la misma está formada por términos genéricos ("british", "school", y "Barcelona"). De estas manifestaciones se deduce que la Demandada considera que no ha infringido ningún derecho de la Demandante al registrar y usar el Nombre de Dominio. Sin embargo, no cabe cuestionarse aquí la validez de dicha marca y por tanto las facultades que ostenta el titular de la misma frente a quienes la imitan, fundamentalmente porque se trata de un registro válidamente concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuya validez sólo podría impugnarse ante los tribunales españoles competentes. En consecuencia, en tanto no resulte anulado el registro de dicha marca por falta de distintividad (cfr. artículo 51 de la vigente Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre) la Demandante tiene el derecho de prohibir a cualquier tercero que use su marca, sin su autorización, como identificador de Internet. Concretamente y conforme al artículo 34.3.e) de la citada Ley de Marcas española, la Demandante está facultada para prohibir el uso del signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
Además se ha de tener en cuenta que, aunque la repetida Ley de Marcas española, entre las prohibiciones absolutas de registro (artículo 5), dispone que no podrán registrarse como marca, entre otros, los signos que carezcan de carácter distintivo, también prevé dos importantes excepciones, disponiendo concretamente en los párrafos 2 y 3 de dicho artículo lo siguiente:
"2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma."
"3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley."
Por otra parte, debe rechazarse el argumento de la Demandada indicando que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la normativa vigente en materia de nombres de dominio y porque el Registrador le confirmó que no había impedimento. En efecto, el hecho de que, en principio, el acceso a los nombres de dominio sea libre no supone que no exista normativa alguna que establezca las condiciones aplicables a dicho acceso y, eventualmente, aplique remedios a cualquier incumplimiento de esas condiciones. Precisamente la política UDRP nace como un instrumento esencial para corregir el registro de nombres de dominio que tengan carácter especulativo o abusivo. Y tampoco puede aceptarse el argumento de la Demandada al pretender justificar el registro del Nombre de Dominio por el hecho de que la Demandante no procedió al registro del mismo habiendo estado habilitado para ello. Aceptar este argumento llevaría al absurdo de considerar legítimo el registro de cualquier nombre de dominio idéntico o cualquier otro confundible con una marca, si el titular de dicha marca no hubiera procedido a su registro previo. El registro de nombres de dominio en tales circunstancias constituye una facultad, no un deber, para los titulares de marcas, y la falta de ejercicio de dicha facultad no puede considerarse una renuncia o decaimiento del ejercicio de los derechos vinculados a la titularidad de la marca.
En consecuencia, se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2. C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe
Procede recordar que existe unanimidad en la Doctrina al considerar que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa por el Reglamento. El Reglamento alude a determinadas "pruebas" indicando expresamente que se ha de considerar que existen pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe cuando:
1. El demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
2. El demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
3. El demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
4. El demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web: o
5. El demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante
En consecuencia, la buena o mala fe del demandado se ha de deducir de determinados elementos externos y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en cada caso. En este punto también cabe recordar que el artículo 4 de la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI durante la trigésima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), sirve de guía para determinar si un signo ha sido usado o si un derecho ha sido adquirido de mala fe, recomendando que se tenga en cuenta cualquier circunstancia pertinente y, en particular los siguientes aspectos:
"(i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y
(ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente."
Al aplicar el Reglamento al presente caso, el Experto llega a la conclusión de que la Demandada ha actuado de mala fe.
En efecto, de las propias alegaciones de la Demandada se desprende que conocía la existencia de los derechos de la Demandante (The British School of Barcelona S.A.) y del centro educativo que ésta gestiona bajo la denominación THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA, desde hace más de 50 años, en Castelldefels (Barcelona), puesto que ambas pertenecen al mismo sector y, por tanto, desarrollan la misma actividad. Además, el Experto considera que la Demandada probablemente también tenía conocimiento de la marca THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA, cuya prioridad se remonta al año 1999. En este punto cabe recordar que la Demandada ha manifestado expresamente que respeta la marca de la Demandante, aunque por otro lado haya cuestionado el valor de un registro de marca y el alcance de las facultades que la ley otorga al titular de tal registro.
Cabe recordar el hecho de que la Demandada no ha acreditado la titularidad de derecho alguno de propiedad industrial sobre el Nombre de Dominio. A pesar de ello, cuando lo registró (con fecha 3 de marzo de 2015) eligió una denominación prácticamente idéntica a la marca de la Demandante y a su razón social, denominación que viene utilizando la Demandante durante décadas, lo cual difícilmente puede ser considerado como una elección casual. Por ello, este Experto considera que, con dicho registro, la Demandada pretendía un aprovechamiento indebido de la fama o reputación de que pueda gozar dicha marca y, en definitiva, que el consumidor estableciera una asociación entre la marca de la Demandante (o su centro educativo) y el nuevo centro o escuela que había proyectado abrir en Gavà, localidad próxima a Castelldefels, donde se encuentra ubicado el centro educativo de la Demandante.
También son relevantes otras circunstancias, como, por ejemplo, el hecho de que la Demandada no haya contestado al requerimiento que le fue remitido por la Demandante; o el hecho de que con anterioridad la Demandada (utilizando un apodo) registrara otro nombre de dominio casi idéntico a la citada marca, concretamente el nombre de dominio , que se usa como página Web para promocionar las actividades de la Demandada, bajo las denominaciones "British School of Gavà", "The British School of Gavà", y "BCG British College".
En la actualidad, la Demandada no utiliza el Nombre de Dominio para promocionar su actividad o para dirigir a una página Web que la identifique; tan solo aparece el siguiente mensaje: "Site is offline for maintenance". Sin embargo, dadas las circunstancias, este uso pasivo del Nombre de Dominio puede considerarse igualmente contrario a la buena fe.
Por otra parte, la Demandada sostiene que la Demandante también ha actuado de mala fe, aludiendo a otros hechos relevantes que no pueden ser tenidos en cuenta para tomar una decisión en este procedimiento dado que la Demanda solo tiene como objeto el Nombre de Dominio en disputa. En efecto, si la Demandada considera que la Demandante le ha arrebatado la marca THE BRITISH SCHOOL OF GAVÀ, obteniendo de forma ilegítima el registro de la misma (ante la Oficina Española de Patentes y Marcas) a nombre de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial (concretamente, al Grupo Cognita), con el consiguiente perjuicio, puede acudir a los tribunales de justicia españoles competentes para reivindicar sus derechos. En resumen, el Reglamento no es un instrumento legal adecuado para valorar – y mucho menos para resolver— el referido conflicto paralelo planteado por la Demandada, ni el presente procedimiento, habida cuenta que este únicamente involucra al Nombre de Dominio en disputa.
A la vista de lo que antecede, el Experto concluye que el Nombre de Dominio fue registrado de mala fe, en particular, la Demandada, al proceder a su registro debió prever que cualquier uso de un nombre de dominio tan semejante a la marca de la Demandante podría perturbar la actividad de ésta, siendo ambas empresas competidoras, con el consiguiente riesgo de confusión con la identidad de la Demandante y/o con los servicios que ésta presta en el sector al que ambas Partes pertenecen. Además, el Experto considera que la Demandada, al registrar el Nombre de Dominio, tenía la intención de usarlo para atraer usuarios de Internet a su propia página Web; así se desprende de las propias manifestaciones de la Demandada.
En conclusión, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda. Sin perjuicio de ello, el Experto desea reiterar que se atiene exclusivamente a la aplicación del Reglamento, siendo libre la Demandada de plantear ésta y otras cuestiones ante los Tribunales ordinarios españoles competentes, invocando los fundamentos que estime oportunos. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto
Fecha: 9 de marzo de 2016
Full & Egal Universal Law Academy