Las Demandantes son Laboratoires M&L con domicilio en Manosque, Francia y L’Occitane International S.A. con domicilio en Luxemburgo, representadas por Brandstock Domains GmbH con domicilio en Alemania.
El Demandado es Hebe Leite con domicilio en Cotia, Brasil. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio , y .
El Registro del nombre de dominio en disputa es R. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó en inglés ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de junio de 2016. El 20 de junio de 2016, el Centro envió a R por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 21 de junio de 2016, R envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 29 de junio de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de julio de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado en inglés ante el Centro el 19 de julio de 2016. Las Demandantes presentaron un escrito suplementario a la Demanda en inglés ante el Centro el 29 de julio de 2016. El Demandado presentó un escrito suplementario a la Contestación a la Demanda en inglés ante el Centro el 1 de agosto de 2016.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 2 de agosto de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Cuestiones previas
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP así como a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”). a. Sobre el idioma del procedimiento
El procedimiento se ha sustanciado en castellano e inglés por parte del Centro. De acuerdo a las facultades generales del Experto contenidas en el artículo 18 del Reglamento, se aceptan los escritos de Demanda y contestación a la Demanda en inglés pero se emite la Decisión en castellano. b. Sobre la Orden procedimental emitida por el Experto
Como consecuencia de las alegaciones complementarias presentadas por las partes se produjo una aparente sustitución de las Demandantes L’Occitane International S.A. por otra compañía del grupo L’Occitane. A tal efecto el Experto emitió un orden procedimental para aclarar la cuestión. Las Demandantes excusaron dicho incidente en un error y el Demandado solicitó que se mantuvieran las partes. Como resultado de tales alegaciones el Experto entiende que las partes Demandantes del procedimiento son Laboratoires M&L y L’Occitane International S.A. Se hace notar que el Demandado en sus escritos únicamente se refería a Laboratoires M&L como Demandante, que no se opuso al litisconsorcio activo solicitado por las Demandantes y que en sus escritos se refiere a las marcas de Laboratoires M&L y L’Occitane International,S.A. c. Sobre la acumulación solicitada por las Demandantes
Las Demandantes han solicitado acumular las reclamaciones en un único procedimiento. Como partes del grupo L’Occitane alegan tener un interés común frente al Demandado en relación a los nombres de dominio en disputa. Además, consideran que siendo el Demandado el titular de los tres nombres de dominio en disputa la acumulación en un único procedimiento sería conveniente.
El Experto considera que atendiendo a las circunstancias del presente procedimiento debe admitirse la acumulación de procedimientos por existir un interés común en la reclamación y por ser procesalmente adecuada la acumulación de los procedimientos (ver párrafo 4.16 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0).
Por tanto, se admite la acumulación de los procedimientos en relación a los tres nombres de dominio en disputa presentados conjuntamente por las Demandantes Laboratoires M&L y L’Occitane International S.A. 5. Antecedentes de Hecho
El grupo de empresas L’Occitane es un conglomerado empresarial de carácter global dedicado a la fabricación de productos cosméticos naturales así como del bienestar. En 2015 el grupo contó con 2.797 puntos de venta de los que 1.384 eran de su propiedad. El grupo emplea a 8.000 empleados en todo el mundo y su facturación superó los USD mil millones en 2015.
La Demandante Laboratoires M&L es entre otras titular de los siguientes registros marcarios:
Marca
Número de registro
Oficina
Fecha de registro
L’OCCITANE
368159 (*)
EUIPO
01/09/1998
L’OCCITANE
579875 (*)
OMPI
05/11/1991
L’OCCITANE
533941 (*)
OMPI
27/02/1989
L’OCCITANE
830156526
Brasil
12/12/2008
L’OCCITANE
818615001
Brasil
28/06/1995
MELVITA
881365 (*)
OMPI
29/11/2005
MELVITA
830157301
Brasil
23/12/2008
MELVITA
830157310
Brasil
23/12/2008
MELVITA
883831
OMPI
07/12/2005
La Demandante L’Occitane International S.A. es titular, entre otras de las siguientes marcas:
Marca
Número de registro
Oficina
Fecha de registro
015018377 (*)
EUIPO
19/07/2016
ERBORIAN
005632799 (*)
EUIPO
03/12/2010
0076005041 (*)
EUIPO
15/01/2011
Se hace notar que con el signo (*) en las tablas de arriba se deja constancia de los registros marcarios con efectos en España a los efectos del cumplimiento de los Derechos Previos del Reglamento.
Los nombres de dominio en disputa , y fueron registrados con fecha de 29 de diciembre de 2014, de 25 de febrero de 2015 y de 24 de febrero de 2015. Los nombres de dominio en disputa resuelven a páginas web aparcadas con enlaces de pago por clic.1 6. Alegaciones de las Partes A. Demandantes.
Alegan las Demandantes que el nombre de dominio en disputa es idéntico o muy similar a las marcas L’OCCITANE. Que la única diferencia estriba en el apóstrofe. Sin embargo, subraya que el apoóstrofe no es un carácter válido para su utilización en un nombre de dominio. Por ello debe entenderse como normal su no inclusión. Por tanto, el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas de las Demandantes y ello puede dar lugar a confusión del público en general.
L’OCCITANE por lo demás es el término francés que corresponde con el gentilico de la zona situada en Francia para designar los oriundos de la histórica región de Occitania. Por tanto, no es un topónimo.
Respecto a los nombres de dominio en disputa y consideran que los nombres de dominio en disputa incorporan en su integridad las marcas de su propiedad ERBORIAN y MELVITA.
En cuanto al segundo de los requisitos del Reglamento entienden las Demandantes que el Demandado no es conocido bajo los términos a los que se refieren los nombres de dominio en disputa así como que no es titular de marca referida a los mismos.
Niega que exista una oferta de buena fe de bienes y servicios en el uso de los nombres de dominio en disputa toda vez que los directorios raíz de los sitios web están indexados con unas parking page o páginas de aparcamiento al objeto de obtener recursos por clic. En consecuencia, entienden las Demandantes que el uso de los nombres de dominio en disputa es comercial. Prueba de ello destacan los enlaces ofrecidos en relación a productos o servicios que son similares con los de las Demandantes.
Por el contrario, las páginas web a las que se accede añadiendo el protocolo “www” a los nombres de dominio en disputa ofrecen un contenido religioso. Sin embargo no cabe calificar dicho uso como legítimo o de buena fe. Así consideran las Demandantes que el uso realizado por el Demandado es perjudicial para sus intereses marcarios así como su imagen corporativa. Hacen notar que el modelo utilizado en las tres webs se reproduce de manera que la apariencia, textos e imágenes son similares en todos los casos. Por tanto, no cabe aceptar este uso cuando coincide con las respectivas marcas de su titularidad.
Por lo demás, advierten que nunca han concedido autorización, licencia o cualquier otro derecho al Demandado en relación al uso de las marcas de las Demandantes.
Por lo que se refiere al registro de los nombres de dominio en disputa, mantienen las Demandantes que sus marcas son notoriamente conocidas hasta el punto de considerar inconcebible que el Demandado no tuviera conocimiento de las mismas. Por ello, entienden que el Demandado tenía en mente sus marcas cuando procedió al registro de los nombres de dominio en disputa.
Además considera que el objetivo del Demandado era evitar que las Demandantes pudieran ver reflejadas sus marcas en los correspondientes nombres de dominio en disputa. Actividad perturbadora que el Demandado ha extendido a otros nombres de dominio tales como , , , , , , , , , , ,o .
Alegan igualmente las Demandantes que el Demandado ha registrado en algún momento nombres de dominio que se corresponden con marcas de terceros. Así , , , , o .
Y acaban alegando que el Demandado traduce el término frances “l’occitane” por el término inglés “the occitan” y que fundamenta toda su argumentación en el nombre de la región. Sin embargo, el termino correcto para referirse a la región francesa es “occitania”.
Finalmente respecto del uso de los nombres de dominio en disputa consideran las Demandantes que el Demandado los ha utilizado como medio de obtención de ingresos a través de los enlaces facilitados por las web de los parking pages. Esta práctica está muy ligada a la capacidad de los nombres de dominio para atraer usuarios buscando información relativa a la marca.
Además, consideran que existe un uso diferente según se utilice el protocolo “www” junto con los nombres de dominio en disputa o no. Así o nos redirigen a unas páginas de aparcamiento con pago por clic o a unas webs de contenido religioso.
Las Demandantes señalan que respetan toda religión y creencia pero consideran que sus marcas no deben ser utilizadas en relación con contenido religioso. En consecuencia, consideran perjudicial el uso de sus marcas como nombres de dominio y el contenido que de manera intencionada ha cargado el Demandado con la única intención de perjudicar a las Demandantes. B. Demandado
Manifiesta el Demandado que los blogs a los que se refieren los nombres de dominio en disputa publican información sobre la región de Occitania así como sobre los musulmanes y el Islam en España y Alemania.
Así y en relación al término “l’occitane” realiza una extensa introducción sobre determinadas cuestiones generales. Comienza analizando el significado del término “l’occitane” de la que considera que es el topónimo en francés de la región Occitania. Continúa su introducción con un análisis de la geografía de la región de la Occitania, la Autopista A20 en Francia, sobre el idioma occitano, la política, la historia, personajes destacados y del Islam en Francia. Concluye su introducción declarando que los logos, productos o servicios de las Demandantes no son utilizados de ninguna manera en la web “www.” por lo que no es posible que pueda darse confusión del consumidor al respecto.
Por otra parte el Demandado se refiere a los términos “erborian” y “melvita” como acrónimos. Así “erborian” reproduciría textualmente: Esfuerzo Religioso con Bondade, Oraciones, Riqueza, Igualdad y Amistad. Y por su parte “melvita” equivaldría a: Musulmanes Españoles: Libertad, Vida, Igualdad, Trabajo y Alma. De esta manera, dice el Demandado, los blogs contienen información sobre el Islam y sus problemas en España y Alemania.
Admite que el blog al que resuelve el nombre de dominio en disputa contiene ciertas expresiones que pudieran considerar a la mujer como inferior respecto del hombre o de llamadas a la yihad. Sin embargo, niega categóricamente la existencia de información que admita la violencia de género o que el yihaidismo sea una ideología de violencia. Para ello el Demandado reproduce numerosos versos de Corán.
Con cuanto antecede el Demandado presenta las siguientes alegaciones en relación a los requisitos que establece el Reglamento. En primer lugar niega que los nombres de dominio sean confusamente similares con las marcas de las Demandantes. Así mantiene el Demandado que los blogs o los nombres de dominio en disputa únicamente facilitan información sobre la región de la Occitania y los musulmanes; se utilizan solamente identificadores geográficos, son páginas meramente informativas, no se permite la compra de productos o servicios, no existe parecido con las webs de las Demandantes, no se pretende obtener ventaja alguna de las marcas de las Demandantes y no son competidoras de los productos o servicios de las Demandantes. Concluye que los blogs no infringen los derechos marcarios de las Demandantes toda vez que no se da el requisito de “probabilidad de confusión”.
A continuación el Demandado manifiesta ser titular de derechos e intereses legítimos en relación a los nombres de dominio en disputa en base a lo siguiente: su propósito es facilitar información sobre la región de la Occitania en Europa y su gente musulmana incluyendo sus valores principales, se sube información a los blogs desde el registro de los nombres de dominio en disputa, se hace un uso legítimo de buena fe y no comercial de los nombres de dominio en disputa, no se ofrecen bienes o servicios de ninguna clase, no se aprovechan de las marcas, productos o webs de las Demandantes y no se actúa de mala fe. En conclusión mantiene el Demandado que sus blogs no infringen las marcas de las Demandantes y que por ser genéricos o descriptivos los términos no es necesario aprobación de las Demandantes toda vez que fue él quien primero registró los nombres de dominio en disputa y esta circunstancia legitima su titularidad y uso.
Y por lo que atañe al tercero de los requisitos considera el Demandado que los nombres de dominio en disputa no fueron registrados con la intención de utilizarlos en relación a una actividad comercial, no pretenden derivar consumidores que busquen la web de las Demandantes en un intento de obtener beneficio o de mancillar sus marcas, no ha pretendido vender los nombres de dominio en disputa, no ha utilizado información falsa al momento del registro, no ha pretendido perturbar la actividad de un competidor, son utilizados en relación a una actividad de buena fe y no se han registrado con la intención de impedir a las Demandantes ver registradas sus marcas en los correspondientes nombres de dominio. En fin, el Demandado niega que pueda existir riesgo de confusión al consumidor por lo que no cabe que se califique dicho registro y uso como infracción de derechos de marca. Añade adicionalmente el Demandado que no ha registrado los nombres de dominio , , , o y que las páginas de aparcamiento a las que resuelven los nombres de dominio en disputa son responsabilidad del registrador. 7. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos.
Las Demandantes han demostrado a satisfacción del Experto ser titulares de las marcas L’OCCITANE, MELVITA y ERBORIAN. Por tanto, se cumple el requisito de poseer Derechos Previos. Es decir y entre otros, ser titular de “marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”.
El Experto hace notar que el apostrofe como tal no es un carácter permitido en el registro de nombres de dominio. Por ello no se tendrá en cuenta a efecto del análisis comparativo entre las marcas y los nombres de dominio en disputa. Igualmente no se tendrá en cuenta el dominio de primer nivel correspondiente al código de país “.es” ni el de segundo nivel “.com” por no considerarse relevantes a los efectos del presente procedimiento. Consecuentemente la comparación se realizará entre los derechos previos L’OCCITANE, MELVITA y ERBORIAN con los nombres de dominio en disputa , y .
Evidentemente los nombres de dominio en disputa son idénticos a los Derechos Previos de las Demandantes. En consecuencia el Experto considera que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
Las Demandantes apoyan su pretensión de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en las siguientes circunstancias: el Demandado no es conocido bajo los términos a los que se refieren los nombres de dominio en disputa así como que no es titular de marca en relación a los correspondientes términos. Además, niega haber concedido autorización, licencia o cualquier otro derecho al Demandado en relación al uso de las marcas de las Demandantes. Adicionalmente han probado las Demandantes que los nombres de dominio en disputa dirigen a unas páginas de aparcamiento con enlaces a sitios web de terceros de los que presuntamente el Demandado obtiene ingresos.
En estas circunstancias corresponde al Demandado aportar las evidencias o alegaciones de que posee derechos o intereses legítimos. En este sentido el artículo 16 del Reglamento prevé que el escrito de contestación a la Demanda deberá incluir “cualquier tipo documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquéllas que acrediten que no se ha producido el registro del nombre del dominio de carácter especulativo o abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.
Sin embargo, el Demandado apoya su pretensión en que los nombres de dominio en disputa corresponden a acrónimos en los casos de los nombres de dominio en disputa y que guardan relación con contenido religioso, mientras que en el caso de hace referencia a la región francesa de Occitania dirigiendo también a un blog de contenido religioso. En lo que respecta las páginas web de aparcamiento con enlaces de pago por clic el Demandado alega que son responsabilidad del registrador.
Atendiendo a las evidencias aportadas por las Partes este Experto considera poco creíble las explicaciones del Demandado respecto de la elección de los nombres de dominio en disputa y el uso de los mismos. En este sentido, tratándose de marcas ampliamente conocidas y habiendo registrado el Demandado tres nombres de dominio en disputa idénticos a las citadas marcas, el Experto considera que el Demandado era plenamente consciente de las marcas de las Demandantes y habría procedido a registrarlas pensando en aprovecharse de la reputación de las marcas. Asimismo, el Experto considera que para la publicación de contenidos de índole religioso no resulta necesario que el Demandado registre nombres de dominio que son idénticos a marcas notoriamente conocidas, sino que el Demandado podría haber publicado dicho contenido bajo cualquier otro nombre de dominio.
Además, el Experto hace notar que la existencia de un uso comercial como páginas web con enlaces de pago por clic a las que dirigen los nombres de dominio en disputa conteniendo algunas enlaces a páginas web de competidores resulta incompatible con el uso no comercial que alega el Demandado. Asimismo se hace notar que el mero registro de un nombre de dominio no otorga derechos o intereses legítimos.
Por tanto, entiende el Experto que las Demandantes han probado suficientemente la ausencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado sin que el Demandado haya logrado refutar las alegaciones de las Demandantes. El Experto considera que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento. C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
La marca L’OCCITANE tiene valor de marca notoria. Generalmente se entiende que el registro de un nombre idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe. En este sentido, Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre,Caso OMPI No. DES2006-0008. En el presente caso considera el Experto que el Demandado al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa tenía en mente la marca L’OCCITANE y la registraba para aprovecharse de la reputación de la marca. Para ello se tiene en cuenta el carácter notorio de la marca, los numerosísimos nombres de dominio registrados por el Demandado en relación al término “loccitane” en diferentes jurisdicciones así como otros dominios genéricos de primer nivel y que el nombre de dominio en disputa resuelve a una página web con enlaces de pago por clic.
Por lo que se refiere a los nombres de dominio en disputa y las explicaciones presentadas por el Demandado para su registro no pueden ser aceptadas en opinión del Experto. Efectivamente la mera alegación dialéctica de que los términos “erborian” y “melvita” constituyen sendos acrónimos no se aceptan por las siguientes razones: los términos a los que se refieren las marcas son términos de fantasía y que en opinión del Experto no tienen coherencia conjuntamente. Asimismo, los nombres de dominio en disputa resuelven a una página con enlaces de pago por clic a productos cosméticos. En estas circunstancias y ante la escasa o nula probabilidad de que el Demandado hubiera registrado los nombres de dominio en disputa por coincidir con los acrónimos alegados por el Demandado el Experto entiende que el registro fue de mala fe.
Adicionalmente, el Experto quiere poner de manifiesto que los tres nombres de dominio en disputa fueron registrados por la misma persona, el Demandado. Además, el Demandado registró tres nombres de dominio en disputa idénticos a tres marcas de las Demandantes (que pertenecen al mismo grupo empresarial), estando las tres marcas registradas y utilizadas para el mismo tipo de productos (esto es productos cosméticos), y usándose los tres nombres de dominio en disputa para dirigir a páginas con enlaces de pago por clic (entre los que se incluyen numerosos enlaces a productos cosméticos así como a productos cosméticos de competidores de las Demandantes). El Experto considera que dichas circunstancias también conducen a la conclusión de que el Demandado habría registrado los nombres de dominio en disputa precisamente por coincidir con las marcas de las Demandantes.
Atendiendo al análisis del presente elemento, el Experto considera que los tres nombres de dominio en disputa fueron registrados de mala fe por el Demandado.
Además tras el registro de los nombres de dominio en disputa el Demandado ha pretendido obtener un beneficio a través de la inclusión de enlaces bajo la modalidad de pago por clic en la página web a la que dirigen los nombres de dominio en disputa. El Demandado alega que utiliza los nombres de dominio en disputa para presentar contenido religioso al que corresponden los mencionados acrónimos y que las páginas de aparcamiento (en las que se incluyen enlaces de pago por clic) a las que resuelven los nombres de dominio en disputa son responsabilidad del registrador. Este Experto considera que el Demandado intenta excluir su responsabilidad por el registro y uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa intentando ampararse en la publicación de contenido religioso y alegando que es el registrador el responsable sobre las páginas web con los enlaces de pago por clic. Sin embargo, en opinión del Experto, el Demandado en tanto que titular de los nombres de dominio en disputa es responsable del contenido que aparece en las páginas web a las que resuelven los citados nombres de dominio en disputa (ver en el mismo sentido el párrafo 3.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0), especialmente cuando este Experto considera escasamente creíble que el Demandado no tuviera conocimiento de las tres marcas de las Demandantes (que son idénticas a los nombres de dominio en disputa) y que entre los enlaces contenidos en las páginas web a las que resuelven los nombres de dominio en disputa se incluyen enlaces a productos cosméticos así como enlaces a productos de competidoras de las Demandantes.
En consecuencia este Experto considera que los nombres de dominio en disputa se utilizan de mala fe.
Por lo demás el hecho de que el Demandado haya registrado hasta quince nombres de dominio en disputa en relación a las marcas L’OCCITANE, ERBORIAN y MELVITA permite concluir al Experto que el Demandado está impidiendo o cuanto menos dificultando a las Demandantes utilizar sus marcas a través de los correspondientes nombres de dominio en disputa, lo cual constituye en el presente supuesto otra evidencia adicional de la mala fe del Demandado.
Por todo lo anterior el Experto considera que tanto el registro como el uso de los nombres de dominio en disputa , y es de mala fe a los efectos del Reglamento. 8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa , y sean transferidos a las Demandantes.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 24 de agosto de 2016
1 El Experto hace notar que cuando en las direcciones URL se incluye el protocolo “www” los nombres de dominio en disputa dirigen a páginas web con contenido religioso.
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