La Demandante es Cofares, Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española, con domicilio en Madrid, España, representada por Elzaburu, España.
El Demandado es Malkhaz Kapanadze, con domicilio en Tbilisi, Georgia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es R. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es INTERNETX GmbH. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de octubre de 2016. El 14 de octubre de 2016, el Centro envió a R por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de octubre de 2016, R envió al Centro por correo electrónico su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de octubre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de noviembre de 2016. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de noviembre de 2016.
El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experto el día 23 de noviembre de 2016 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante tiene como actividad principal la distribución de medicamentos y productos farmacéuticos. Del contenido de la Demanda y sus Anexos se desprende la importante implantación de la Demandante en el mercado español, con una cuota de mercado en su sector próxima al 20% y una facturación de unos 2,720 millones de euros en el año 2015. La Demandante goza, por tanto, de un alto grado de reconocimiento en el sector de la distribución de medicamentos y productos farmacéuticos. Todo ello se acredita por la Demandante en el Anexo 4 de la Demanda.
Además, la Demandante ha acreditado la titularidad del registro de las siguientes marcas: (i) Marca española mixta nº 2.950.505, COFARES, , con fecha de presentación 14 de octubre de 2010, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45 del Nomenclátor Internacional de Niza; (ii) Marca española mixta nº 2.950.507, GRUPO COFARES, , con fecha de presentación 14 de octubre de 2010, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45 del Nomenclátor Internacional de Niza; (iii) Marca española nº 3.024.571, denominativa COFARES, con fecha de presentación 20 de marzo de 2002, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del Nomenclátor Internacional de Niza; (iv) Marca de la Unión Europea nº 160200, denominativa COFARES, con fecha de presentación 1 de abril de 1996, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 3, 5, 9, 10, 16, 21, 30 y 39 del Nomenclátor Internacional de Niza (Anexo 5 de la Demanda).
Según la información facilitada y verificada por esta Experta, frente a la concesión de las anteriores marcas españolas y de la Unión Europea no se ha formulado recurso alguno, estando dichas marcas en vigor.
El Demandado responde al nombre de Don Malkhaz Kapanadze (Anexo 1 de la Demanda), siendo el Agente Registrador la entidad INTERNETX GmbH. No es posible extraer información sobre el Demandado en la página web alojada bajo el dominio en disputa (el “Nombre de Dominio”). La citada página web facilita enlaces a productos y servicios de terceros, entre ellos a productos de parafarmacia como ha sido verificado por esta Experta y se acredita por la Demandante en el Anexo 11 de la Demanda.
El Nombre de Dominio fue registrado el 5 de mayo de 2016, es decir, con posterioridad a las respectivas fechas de presentación de las marcas españolas y de la Unión Europea de la Demandante (Anexo 5 de la Demanda). 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado presente un carácter especulativo o abusivo por los siguientes motivos:
En primer lugar, la Demandante manifiesta que entre sus marcas COFARES y el Nombre de Dominio existe un riesgo de confusión absoluto debido a:
(i) la total identidad entre el elemento denominativo de su marca y parte del Nombre de Dominio;
(ii) el carácter notorio de sus signos distintivos previos;
(iii) la nula distintividad de las “www” iniciales del Nombre de Dominio.
En segundo lugar, la Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio porque:
(i) el Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre del Demandado;
(ii) salvo la Demandante, no consta que ningún operador en el mercado mundial sea titular de derechos sobre el signo distintivo COFARES;
Por último, entiende la Demandante que tanto el registro como el uso del Nombre de Dominio se realiza de mala fe por varios motivos, incluyendo:
(i) Las marcas prioritarias de la Demandante son notorias en el mercado;
(ii) El Demandado intenta aprovecharse de un posible error de los internautas a la hora de teclear el sitio web de la Demandante;
(iii) el Nombre de Dominio se usa para alojar una web con enlaces patrocinados referidos al sector de la parafarmacia mediante los que el Demandado obtiene un rédito económico. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
A la luz del Reglamento, el registro del Nombre de Dominio tiene carácter especulativo o abusivo si concurren los siguientes requisitos: (i) el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos; (ii) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y (iii) el Nombre de Dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Para contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento aplicable en este caso.
Procedemos a continuación a analizar si la Demandante ha acreditado los requisitos arriba enumerados. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;
Con el fin de evaluar la existencia de una identidad o similitud entre los signos en conflicto se debe atender al concepto de “Derechos Previos” previsto en el artículo 2 del Reglamento, según el cual se entenderá como tales: 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.
La Demandante alega como Derechos Previos las siguientes marcas españolas y de la Unión Europea:
(i) Marca Española Nº 2.950.505, COFARES, , con fecha de presentación 14 de octubre de 2010, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45.
(ii) Marca Española Nº 2.950.507, GRUPO COFARES, , con fecha de presentación 14 de octubre de 2010, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45.
(iii) Marca Española Nº 3.024.571, COFARES, con fecha de presentación 20 de marzo de 2002, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 y 45.
(iv) Marca de la Unión Europea nº 160200, COFARES, con fecha de presentación 1 de abril de 1996, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 3, 5, 9, 10, 16, 21, 30 y 39 del Nomenclátor Internacional de Niza (Anexo 5 de la Demanda). Dichas marcas tienen plenos efectos en España. Procede, por lo tanto, valorar si entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos de la Demandante existe una identidad o similitud capaz de causar confusión entre ambos.
La similitud existente entre las marcas y el Nombre de Dominio, una vez comparadas en su globalidad, es suficiente para inducir a confusión atendiendo al estándar del consumidor medianamente informado, atento y perspicaz. Este riesgo de confusión se ve incrementado por el carácter notorio de las marcas de la Demandante en España, según queda acreditado en el Anexo 4 de la Demanda.
Así, de una comparación de los signos en liza, la Experta considera que entre el nombre de dominio y las marcas COFARES, existe suficiente similitud para inducir a confusión a los consumidores. Y ello, porque existe identidad en la parte denominativa “cofares”, siendo éste un vocablo que goza de una gran distintividad, tanto inherente como adquirida. Además, se trata del elemento único y/o principal de las marcas registradas por la Demandante por lo que el riesgo de confusión es inequívoco.
La inclusión del elemento “www” en el Nombre de Dominio carece de relevancia a la hora de analizar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto, ya que dicho elemento carece de un carácter distintivo intrínseco y el público únicamente centrará su atención en los elementos prevalentes contenidos en el segundo nivel del Nombre de Dominio. En efecto, la otra parte del Nombre de Dominio, “www”, es un conocido acrónimo de “world wide web”, y constituye el prefijo genérico y más frecuente de un nombre de dominio en una URL, por lo que las letras “www” no tienen fuerza distintiva en un contexto de nombres de dominio. Así se recoge, entre otras, en las siguientes decisiones: World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Matthew Bessette, Caso OMPI No. D2000-0256, Reuters Limited v Global Net 2000, Inc, Caso OMPI No. D2000-0441, Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Mallin/ D,Caso OMPI No. DES2007-0005, EasyGroup IP Licensing Limited v. Amjad Kausar,Caso OMPI No. D2003-0012, o Tesys Internet S.L. v. Mónica Sanz Monsalve,Caso OMPI No. DES2006-0021.
A la luz de lo anterior, consideramos que la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento al demostrar que el Nombre de Dominio es apto para crear confusión con las marcas españolas y de la Unión Europea sobre las que la Demandante tiene Derechos Previos. B. Derechos o intereses legítimos;
La Política, en su artículo 4 (c), establece algunos supuestos que evidenciarían la presencia de derechos e intereses legítimos por parte del titular del Nombre de Dominio. Tales son: i) haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; ii) ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; oiii) realizar un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En el presente caso, la Demandante aporta pruebas que, prima facie, y a juicio de esta Experta, determinan la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación al Nombre de Dominio.
En primer lugar, del contenido de la página web alojada bajo el Nombre de Dominio, se desprende que el mismo no viene siendo utilizado en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios por el Demandado, ya que la página web que aloja ofrece enlaces a distintos productos y servicios de terceros con el objetivo de obtener un rédito económico, aprovechando el tráfico web que pueda generar la búsqueda de información sobre la Demandante (Anexo 11 de la Demanda). Tal uso no se considera relacionado con una oferta de buena fe de productos y servicios por varias decisiones del Centro, como, por ejemplo, la dictada en el caso Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI No. D2005-0023. La especial naturaleza de los productos a los que enlaza la página web de la Demandante, al tratarse de productos sanitarios, exige una interpretación más estricta de cara a la consideración del riesgo de confusión.
En segundo lugar, de las búsquedas realizadas por la Demandante en “Google” utilizando el término “cofares” (Anexo 4 de la Demanda) se desprende que el Demandado, que figura inscrito como titular del Nombre de Dominio bajo el nombre de Malkhaz Kapanadze, no guarda conexión alguna con el referido término ni es conocido corrientemente por el mismo. En este sentido, la primera página de resultados de búsqueda en el citado buscador arroja resultados exclusivamente relacionados con la Demandante.
En tercer lugar, y por lo ya manifestado, queda acreditado, al menos prima facie, que el Demandado no posee ningún tipo de derechos marcarios sobre el término “cofares” (Anexo 7 de la Demanda).
Por último, si bien la ausencia de contestación a la Demanda no puede acreditar, per se, la inexistencia de un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, sí puede constituir una prueba adicional relevante de cara a concluir en tal sentido. En este sentido se manifiestan numerosas decisiones del Centro, entre las que cabe señalar The Iams Company v. José Manuel Touriño Domínguez, Caso OMPI No. DES2007-0031.
En efecto, la ausencia de contestación a la Demanda induce a la Experta a interpretar que el Demandado carece de la argumentación necesaria para acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.En este sentido, destacan las siguientes decisiones Cortefiel, S.A. c. Miguel García Quintas,Caso OMPI No. D2000-0140; Cortefiel, S.A. c. The Gallery Group,Caso OMPI No. D2000-0162.
A la luz de lo anterior, cabe concluir que la Demandante también ha acreditado la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, cumpliendo así el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, debe procederse a valorar si el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo utilizado de mala fe.
A juicio de esta Experta, son varios los elementos que permiten afirmar que el Nombre de Dominio ha sido registrado y viene siendo utilizado de mala fe:
En primer lugar, numerosas decisiones del Centro han señalado como un elemento decisivo para valorar la concurrencia de mala fe en el registro del Nombre de Dominio el conocimiento previo de la marca de la Demandante por parte del Demandado. Dicho conocimiento puede inferirse de la notoriedad de la marca previa de la Demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa. Así se ha señalado, entre otras, en las decisiones dictadas en los casos The Gap Inc. v. Deng Youqian,Caso OMPI No. D2009-0113; y Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC / Nat Collicot,Caso OMPI No. D2009-0320.
En el presente caso, la notoriedad de las marcas de la Demandante en el momento de producirse el registro del Nombre de Dominio ha quedado debidamente acreditada (Anexo 4 de la Demanda), lo cual constituye, cuanto menos, un indicio del registro de mala fe. En este sentido, entre otras, se pronuncian las decisiones Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, Caso OMPI No. D2000-0018 o Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnami Gurnami, Caso OMPI No. DES2006-0001.
Adicionalmente, conviene destacar que el uso que el Demandado hace del término “cofares” en el Nombre de Dominio constituye un claro ejemplo de “typosquatting”, es decir, un aprovechamiento de un posible error en el que los internautas pueden incurrir al teclear el nombre de dominio titularidad de la Demandante, al olvidar introducir un punto entre “www” y “cofares”. En este sentido, Compagnie Generale des Etablissements Michelin, Michelin et Cie, Michelin Recherche et Technique S.A. v. Alvaro Collazo,Caso OMPI No. D2004-1095. El “typosquatting” revela claramente la mala fe del Demandado. Esta mala fe es especialmente grave en un contexto como en el que nos encontramos, donde la confusión que se pueda causar a los consumidores se produce respecto de productos de parafarmacia, los cuales pueden generar riesgos para la salud del público en general.
Una vez afirmada la mala fe en el registro del Nombre de Dominio, no es necesario, según el Reglamento, entrar a valorar si el uso que viene realizando el Demandado del Nombre de Dominio es también contrario a la buena fe. En todo caso, tal y como ya se ha analizado, el hecho de que el Nombre de Dominio en disputa conduzca a una página web que contiene enlaces publicitarios de terceros, especialmente a páginas web que ofrecen productos de parafarmacia, claramente coincidentes con los productos y servicios que ofrece la Demandante, impide considerar que el Demandado venga utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios. En este sentido, véanse, por ejemplo, Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López,Caso OMPI No. DES2008-0039; Adam Opel AG, General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática,Caso OMPI No. DES2009-0041.
A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento: la mala fe del Demandado en el registro o en el uso del Nombre de Dominio. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, según lo solicitado en la Demanda (Párrafo 12), la Experta ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Carolina Pina-Sánchez
Experto
Fecha: 8 de diciembre de 2016
Full & Egal Universal Law Academy