Las Demandantes son “Dr. Martens” International Trading GmbH, con domicilio en Graefelfing, Alemania y “Dr. Maertens” Marketing GmbH, con domicilio en Seeshaupt, Alemania, representadas por Beetz & Partner, Alemania.
La Demandada es Ursula Kaester, con domicilio en Neuenmarkt, Alemania. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registro del nombre de dominio en disputa es R. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1API. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de octubre de 2016. El 20 de octubre de 2016, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de octubre de 2016, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, las Demandantes presentaron una modificación a la Demanda el 28 de octubre de 2016. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, las Demandantes presentaron una segunda modificación a la Demanda el 4 de noviembre de 2016. El Centro verificó que la Demanda y las modificaciones a la Demanda cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demandas modificadas a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 7 de noviembre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de noviembre de 2016. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de noviembre de 2016.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 7 de diciembre de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Las Demandantes que vienen desarrollando su actividad en el sector del calzado, son titulares de diversos registros de marca, entre los que destaca, a efectos de este procedimiento, la Marca de la Unión Europea (“Marca UE”) Número. 4,212,312 DR. MARTENS (en adelante la marca “DR. MARTENS”), solicitada el 22 de diciembre de 2004 y concedida el 2 de marzo de 2006, la cual identifica productos pertenecientes a las clases internacionales 3 y 9.
Si bien las Demandantes se refieren en la Demanda a su titularidad sobre varias Marcas Internacionales, el Experto nota que no se pueden tener cuenta a efectos del presente procedimiento, ya que ninguna de ellas figura como protegida en España.
Respecto a la Marca UE Número. 3,573,904 DR. MARTENS AIR CUSHION SOLE (mixta), la cual fue solicitada en 8 de diciembre de 2003 y concedida en 19 de abril de 2005 para la identificación de productos en la clase internacional 25, la misma incluye junto a los términos “Dr. Martens” otros vocablos genéricos en idioma inglés, teniendo además una destacada representación gráfica, lo cual no sería obstáculo para tenerla en cuenta a efectos del presente procedimiento. No obstante, existiendo la Marca DR. MARTENS citada en primer lugar, parece más lógico centrar los derechos de las Demandantes en esta Marca DR. MARTENS por ser suficientemente identificadora de la denominación protegida por las Demandantes.
La actividad de las Demandantes se remonta a principios del siglo XX, habiéndose hecho famoso su calzado identificado con la Marca DR. MARTENS en numerosos países, incluyendo España, por lo que puede considerarse, al menos, como marca notoria en el sentido del artículo 8 de la Ley española de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de septiembre de 2015. El nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio Web en el que, además de reproducirse las Marcas de las Demandantes, parece ofrecerse calzado original identificado bajo la marca DR. MARTENS. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandantes
Respecto al primer requisito, las Demandantes, además de relacionar las marcas de las que son titulares, alegan que existe un indiscutible parecido fonético, gráfico y conceptual entre la expresión “Dr. Martens” de su Marca y el nombre de dominio en disputa . Desde el punto de vista fonético, afirman que la expresión “martensespaña” se caracteriza por el vocablo “martens” ya que el término “españa” describe el país que indica el origen de la producción o venta de productos. Así, los consumidores se fijarán en el vocablo “martens” que es la parte dominante del nombre de dominio en disputa, creándose una confusión con las Marcas de las Demandantes.
En el aspecto gráfico afirman igualmente que se produce una identidad visual en el vocablo característico “martens” ya que “españa” no ha de tenerse en cuenta, siendo la única diferencia la expresión “dr”.
Por último, conceptualmente, insisten en sus anteriores razonamientos para concluir la práctica identidad entre el nombre de dominio en disputa y las Marcas de las Demandantes.
En cuanto al segundo requisito, alegan las Demandantes que la Demandada no utiliza la expresión “Dr. Martens” o “Martens” para presentar sus propios productos por lo que el nombre de dominio no es fruto de una creación propia ni la Demandada desarrolla una actividad legítima bajo dicho nombre de dominio.
Además, aseguran que la Demandada no ha solicitado licencia o autorización a las Demandantes para poder utilizar el nombre de dominio en disputa ni éstas han concedido licencia ni autorización para ello.
Añaden que, aunque la Demandada conduzca, a través del nombre de dominio en disputa, a una plataforma en la que se ofrece calzado que muestre la Marca DR. MARTENS, no tiene derecho alguno para incluir dicha Marca en el nombre de dominio en disputa sino que podría haber elegido cualquier otra expresión para constituir su nombre de dominio.
Por todo ello, argumentan que tienen la sospecha de que la Demandada ha intentado aprovecharse del renombre del que gozan las Marcas de las Demandantes, donde podrán consultar un amplio catálogo en el que, especialmente, aparecen botas de piel, que son las que caracterizan a las Demandantes.
Respecto a la existencia de mala fe en el registro o en el uso, reiteran sus alegaciones en cuanto a la intención de la Demandada de atraer con ánimo de lucro a los usuarios para aprovecharse del prestigio y notoriedad del calzado que las Demandantes identifican con su Marca DR. MARTENS, creando confusión en el mercado respecto al origen del calzado que aparece en el sitio Web de la Demandada.
Continúan argumentando que puede deducirse que la Demandada actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa ya que, dedicándose también al sector del calzado, es imposible que no conociera la existencia de la Marca DR. MARTENS de las Demandantes. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de las Demandantes. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; 2) Que la demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, habiendo servido de base para la elaboración del Reglamento, la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP” en sus siglas en inglés) para la resolución del conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la “Política”, como así lo han afirmado ya numerosas decisiones (entre otras, Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0005; Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.,Caso OMPI No. DES2006-0003; y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.,Caso OMPI No. DES2006-0014)
Igualmente y por las mismas razones, se tendrá en cuenta la “Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme” (“Sinopsis elaborada por la OMPI Versión 2.0”). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos
Ante todo ha de concretarse si las Demandantes ostentan “Derechos Previos” en el sentido del Reglamento. Así, en el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.
En los Antecedentes de Hecho este Experto ha dejado constancia de que las Marcas Internacionales alegadas por las Demandantes no tienen efectos en España, por lo que no pueden considerarse como “Derechos Previos”.
Siendo las Demandantes titulares registrales de dos Marcas UE, entre ellas, la No. 4212.312 DR. MARTENS, con efectos de 22 de diciembre de 2004, es evidente que los Demandantes ostentan “Derechos Previos”.
La Marca DR. MARTENS de las Demandantes consiste en los vocablos “Dr.” y “Martens”, estando incluido éste último en el nombre de dominio en disputa.
Este nombre de dominio añade el término “españa” a la denominación “martens”. El Experto considera que el elemento distintivo del nombre de dominio en disputa es “martens” y éste es prácticamente idéntico a la Marca DR MARTENS de las Demandantes.
Como se recoge en la sección 1.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI Versión 2.0, se ha considerado que la adición a una marca de palabras meramente genéricas, descriptivas o geográficas en un nombre de dominio, normalmente es insuficiente por sí misma para evitar la similitud hasta el punto de crear confusión bajo el primer elemento de la UDRP.
Concretamente en la decisión Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou c. Desmet Studio’s y P. Weijenberg,Caso OMPI No. DES2015-0016, se declara que “[…] la incorporación de un identificador geográfico en modo alguno aporta un valor distintivo singular que pueda ser merecedor de protección”, remitiendo también, como ejemplo, a la decisión Moroccanoil Israel, Ltd. c. María Jesús Chust Garriel,Caso OMPI No. DES2012-0033.
Del mismo modo, como indica la referida sección de la Sinopsis elaborada por OMPI Versión 2.0, algunos Expertos han destacado como elemento valorativo de la similitud hasta el punto de crear confusión que el nombre de dominio contenga como parte distintiva dominante la marca de la demandante.
Este Experto considera que esto es lo que sucede en el presente caso. En efecto, en la comparación entre el nombre de dominio en disputa y la Marca DR MARTENS de las Demandantes, no aporta distinción la inclusión del país “españa”, como indica la Sinopsis elaborada por OMPI Versión 2.0 y las citadas decisiones del Centro.
Por otra parte, la inclusión del sufijo “.es” no puede considerarse como una diferencia relevante ya que es el indicativo del dominio de nivel superior geográfico (por su siglas en inglés “ccTLD”) correspondiente a España. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones como, por ejemplo, Segway LLC v. Chris Hoffman,Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.,Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini,Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño,Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.,Caso OMPI No. DES2009-0053.
Por último, cabe resaltar que esta misma doctrina se sienta en las decisiones del Centro Dr. Martens International Trading GmbH, Dr. Maertens Marketing GmbH v. Roberto Bolanero,Caso OMPI No. D2014−1101, en Demanda instada por las actuales Demandantes respecto al nombre de dominio ; y Dr. Martens International Trading GmbH, Dr. Maertens” Marketing GmbH v. huwai, Caso OMPI No. D2014-0968, en Demanda instada por las Demandantes respecto al nombre de dominio .
Por tanto, el Experto considera que entre la Marca DR MARTENS de las Demandantes y el nombre de dominio en disputa existe similitud hasta el punto de crear confusión, quedando cumplido el primer requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2. B. Derechos o intereses legítimos
Para determinar si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos, el Experto ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. Es cierto que las Demandantes tienen la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, la doctrina viene sosteniendo que basta con que las Demandantes acrediten prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos ya que la demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario.
En este caso, la Demandada no ha contestado a la Demanda por lo que no ha probado, habiendo podido hacerlo, sus posibles derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
La Demandantes alegan que la Demandada no ha solicitado licencia o autorización a las Demandantes para poder utilizar el nombre de dominio en disputa ni éstas nunca se la han concedido. Aseguran que tampoco la Demandada utiliza la expresión “Dr. Martens” o “Martens” para presentar sus propios productos por lo que el nombre de dominio en disputa no es fruto de una creación de la Demandada ni ésta desarrolla una actividad legítima bajo dicho nombre de dominio.
Continúan argumentando que aunque la Demandada conduzca, a través del nombre de dominio en disputa, a una plataforma en la que se ofrecen calzados originales de las Demandantes y muestre la Marca DR. MARTENS, no tiene derecho alguno para incluir dicha Marca DR. MARTENS sino que podría haber elegido cualquier otra expresión para constituir su nombre de dominio.
Por todo ello, entienden que la Demandada ha intentado aprovecharse del renombre del que gozan las Marca DR. MARTENS de las Demandantes.
El Experto considera que no hay razón para entender que las Demandantes no hayan aportado prueba suficiente para concluir que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Así, lo considera también la decisión “Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou c. Desmet Studio’s y P. Weijenberg”,Caso OMPI No. DES2015-0016, que afirma que: “En el presente caso, no habiendo contestado formalmente los Demandados a la Demanda, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés de los Demandados”. Asimismo, el Experto considera igualmente que el nombre de dominio en disputa puede producir confusión por asociación entre las Demandantes y la Demandada. Ello es así puesto que no sólo el nombre de dominio en disputa reproduce de forma prácticamente íntegra la marca notoria de las Demandantes DR. MARTENS, sino que además dicha Marca DR. MARTENS se halla presente sin autorización para ello dentro del contenido del sitio Web alojado el nombre de dominio en disputa, el cual además ofrece calzados aparentemente originales de las Demandantes, circunstancias que, en el balance de las probabilidades, el uso del nombre de dominio en disputa no pueda ser considerado como un uso legítimo o de buena fe. A este respecto, el Experto hace notar igualmente que el sitio Web alojado el nombre de dominio en disputa no parece mostrar ningún contenido explicativo de la posible relación que pudiera existir entre los Demandantes y la Demandada.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que las Demandantes han cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar si existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.
Una de las cuestiones determinantes a efectos de concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado el hecho del conocimiento previo de la Marca DR. MARTENS de las Demandantes por parte de la Demandada.
Respecto a ello ha de recordarse que la Marca DR. MARTENS de las Demandantes fue registrada con efectos en España en el año 2004 y el nombre de dominio en disputa lo fue en septiembre de 2015. Asimismo, es evidente la notoriedad de la Marca DR. MARTENS de las Demandantes y su expansión internacional. El sitio Web de las Demandantes acredita su presencia en numerosos países del mundo por lo que parece improbable que la Demandada no conociera el distintivo que identifica a las Demandantes, mucho más tratándose de la actividad común al consumidor medio como es el sector del calzado, y de un calzado muy específico que, según la historia que figura en el sitio Web de las Demandantes, se remonta a comienzos del siglo XX.
En este sentido, se pueden citar numerosas decisiones que afirman que, dada la reputación de la marca de la demandante, debe concluirse que el demandado tenía que conocerla cuando registró el nombre de dominio en disputa. Así, el Experto se refiere a la decisión Caesar World, Inc. V. Forum LLC,Caso OMPI No. D2005-0517.
Además, las decisiones The Gap, Inc. v. Deng Youqian,Caso OMPI No. D2009-0113; Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot,Caso OMPI No. D2009-0320; Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.,Caso OMPI No. D2000-0163; PepsiCo, Inc. v “null”,Caso OMPI No. D2002-0562; PepsiCo, Inc. v. Domain Admin,Caso OMPI No. D2006-0435, afirman que el registro de una marca notoria como nombre de dominio puede sugerir una indicación de mala fe.
Asimismo se contempla esta circunstancia en la sección 3.4 de la Sinopsis elaborada por la OMPI Versión 2.0 que declara como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, el que la marca de la demandante sea notoria, como el Experto considera que sucede en este caso.
Por tanto, el Experto concluye que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó de mala fe.
Respecto al uso de mala fe, el Reglamento lo establece como alternativo al registro del nombre de dominio en disputa de mala fe. Sin embargo, en este caso, el Experto quiere destacar que el uso que la Demandada hace del nombre de dominio en disputa es claramente de mala fe. En efecto, no se entiende que sea de otra forma si se consulta el sitio Web de la Demandada y se comprueba que han sido literalmente copiados los logotipos que utilizan las Demandantes para representar su Marca DR. MARTENS, con los mismos colores, tipografía, disposición, etc. Además, en el calzado que se exhibe se usa la Marca DR. MARTENS de las Demandantes, incluso incluyendo el término “Dr” del que carece el nombre de dominio en disputa. De este modo, el Experto considera que la Demandada ha querido hacerse pasar por las Demandantes para atraer usuarios a su sitio Web con ánimo de lucro para beneficiarse del prestigio adquirido por las Demandantes y su Marca DR. MARTENS. De tal forma que se creará confusión por asociación en los usuarios que, fácilmente, pensarán que se encuentran ante la presentación original de las Demandantes o de un licenciado o autorizado suyo.
En consecuencia, el Experto considera cumplido por las Demandantes el tercer requisito establecido en el artículo 2 del Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante “Dr. Martens” International Trading GmbH.
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 16 de diciembre de 2016
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