La Demandante es Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, con domicilio en Ingelheim, Alemania, representada por Nameshield, Francia.
El Demandado es Zhao Ke, con domicilio Shanghai, China. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El Registrador del Nombre de Dominio es R. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 8 de noviembre de 2016. El 8 de noviembre de 2016, el Centro envió a R por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de noviembre de 2016, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de diciembre de 2016. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 7 de diciembre de 2016.
El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 14 de diciembre de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho A. La Demandante
La Demandante es una compañía alemana que, desde su fundación en 1885, se ha dedicado al desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos. Entre sus distintos productos se encuentra Dulcolax, un medicamento laxante - genéricamente denominado “bisacodilo” - y que lleva años distribuyéndose en el mercado español.
La Demandante ha registrado como marca el término “dulcolax”, destacando a los efectos del presente procedimiento la Marca de la Unión Europea DULCOLAX (Registro Número 2.382.059), registrada el 29 de noviembre de 2002 y con efectos desde el 19 de septiembre de 2001 para la identificación de productos incluidos en la clase 5 del Nomenclátor Internacional.
Tal y como se ha indicado con anterioridad, la Demandante ha hecho numerosas acciones promocionales de su marca en España, habiendo aportado pruebas de ello en la Demanda. B. El Demandado
El Demandado parece ser un ciudadano chino que, atendiendo a la información incluida en las bases de datos públicas en Internet de titulares de nombres de dominio (ver, por ejemplo, DomainBigD “www.domainbigd/nj/NLa1tEmlvDR1avCoo1u7iA”), es titular de un gran número de nombres de dominio. Una parte significativa de dichos registros corresponden a marcas aparentemente ajenas al Demandado. De hecho, el Experto ha podido comprobar igualmente que el Demandado ha sido condenado en numerosos procedimientos análogos al presente (ver, por ejemplo, L’Oréal, Laboratoire Garnier et Compagnie, Lancôme Parfums et Beauté et Compagnie v. Zhao Ke, Zeng Wei, Zhu Tao, Yang Yong, Ma Yun, Ye Genrong, Ye Li, ChinaDNS Inc., DomainJet, Inc., Hao Domains Services,Caso OMPI No. D2011-1608; Rolls-Royce Motor Cars Limited v. Zhao Ke,Caso OMPI No. DMX2016-0006; Guccio Gucci S.p.A. v. Zhao Ke / Yeli / Corporate Domains, Inc / Li Ye,Caso OMPI No. D2012-0357; o Stuart Weitzman IP, LLC v. Zhao Ke,Caso OMPI No. DTV2014-0004).
Aparte de lo indicado, el Experto no ha podido obtener más información sobre el Demandado ni sobre sus circunstancias con respecto del Nombre de Dominio, ya que aquél no se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento. C. El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 13 de septiembre de 2016. Desde su registro ha estado conectado a un sitio Web que ofrece numerosos anuncios y enlaces a otros sitios Web referidos a productos de la Demandante, así como a productos laxantes ofrecidos por compañías competidoras de la Demandante. Asimismo, en el mencionado sitio Web se incluye un aviso indicando que el Nombre de Dominio, se encuentra a la venta, pudiéndose pujar públicamente por él a través de los servicios de oferta en línea ofrecidos por la compañía S. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que es una empresa farmacéutica que cuenta, entre otros productos, con el producto laxante Dulcolax. Dicho término no tan sólo se ha registrado como marca sino que, debido a su activa promoción en España, ha consolidado uno significativa notoriedad tanto en el mercado español como a nivel internacional;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas DULCOLAX de las que la Demandante es titular;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que consista en “dulcolax” con las que el Demandado pueda justificar el registro del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “dulcolax” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante (especialmente teniendo en cuenta que el Nombre de Dominio se encuentra asociado a un sitio Web que no tan sólo ofrece enlaces a productos tanto de la Demandante como de entidades competidoras sino que, además, se ofrece públicamente en venta). Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación para atraer a usuarios de Internet así como para obtener un enriquecimiento injusto derivado de la eventual venta del Nombre de Dominio;
- Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, lo ha estado utilizando tanto para ofrecerlo públicamente en venta como para promocionar productos y servicios de competidores de la Demandante; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente Derechos Previos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.
No obstante, antes de proceder a dicho análisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001; Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0002; Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.,Caso OMPI No. DES2006-0003). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “Derechos Previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.
La principal diferencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste incluye el sufijo “.es”. No obstante, el Experto considera que la inclusión del mismo no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth,Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.,Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. Oscar Espinosa Comín,Caso OMPI No. D2005-1029.
De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. Por lo que se refiere al segundo de estos requisitos, se entiende como suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. En el presente caso la Demandante ha alegado, entre otras cuestiones, ser titular de una marca notoria o el hecho de que el Demandado no esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “dulcolax” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante.
Habiendo probado prima facie la Demandante la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, corresponde al Demandado aportar las pruebas de sus posibles derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio.
En el marco de la UDRP, en la cual se inspira el Reglamento, se han venido identificando tres supuestos -de carácter meramente enunciativo - en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:
- El Demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que el sitio web conectado al Nombre de Dominio no tan sólo incluye enlaces de productos tanto de la Demandante como competidores de aquélla sino que, además, se está utilizando para ofrecerlo públicamente en venta. En opinión del Experto, dichas circunstancias impide razonablemente considerar la posibilidad de la existencia de una oferta de productos o servicios de buena fe por parte del Demandado a través del Nombre de Dominio;
- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a la marca titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio. Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación “dulcolax”, cuyo uso por su parte ciertamente tampoco había sido autorizado por parte de la Demandante;
- En ningún momento el Demandado se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.
Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda. C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe
El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.
En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter renombrado de dicha marca. Dicha conclusión se ve reforzada si se tiene en cuenta que, tal y como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, el Demandado no tan sólo es titular de un gran número de nombres de dominio que se corresponden con marcas de terceros sino que ha sido condenado de forma reiterada a transferirlos en procedimientos análogos al presente, demostrando así un determinado patrón de conducta.
Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por la Demandada al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.
Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, Union des Associations Européenes de Football (UEFA) v. Ángel de la Fuente Lascorz,Caso OMPI No. DES2006-0012; Gas Gas Motos, S.A. v. Luis Nieto Montero,Caso OMPI No. DES2006-0013; Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Tallin/D,Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe.
Por lo que respecta al uso del mismo por parte del Demandado, la conclusión debe ser parecida. En efecto, tanto la inclusión de enlaces de productos de la Demandante como de terceros competidores de los de la Demandante como la oferta pública de venta del Nombre de Dominio han sido considerados de forma recurrente como supuestos de obvia mala fe en el uso de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas resoluciones como, por ejemplo, Match Net PLC v. MAC Ttrading,Caso OMPI No. D2000-0205; Rita Rudner v. Internetco Corp.,Caso OMPI No. D2000-0581; Miroglio S.p.A. v. Mr. Alexander Albert W. Gore,Caso OMPI No. D2003-0557; o Gestmusic Endemol, SA v. Sexomaster,Caso OMPI No. D2003-0560. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto
Fecha: 20 de diciembre de 2016
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