La Demandante es Dentsu Aegis Network France con domicilio en Paris, Francia, representada por ECIJA, España.
La Demandada es EuropeID Ltd., con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (“Reino Unido”), auto-representada. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es R. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de noviembre de 2016. El 21 de noviembre de 2016, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de noviembre de 2016, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de noviembre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de diciembre de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 15 de diciembre de 2016.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 22 de diciembre de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es un conglomerado de agencias de medios, publicitarias y digitales con presencia en más de 150 países de los 5 continentes.
La Demandante es titular de la siguiente marca CARAT con efectos en España: marca internacional número 530240, registrada el 25 de octubre de 1988.
La Demandante es titular de las siguientes denominaciones sociales:
- Carat España,S.A.U.
- Carat Internacional Media Services,S.A.
La Demandante es asimismo titular de numerosos nombres de dominio geográficos sobre el término “carat”, entre otros , o .
La Demandada es una empresa especializada en el registro y gestión de carteras de nombres de dominio para clientes corporativos.
El registro del nombre de dominio tuvo lugar el 11 de noviembre de 2005. Conforme a la evidencia presentada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa dirigía a una página web consistente en un formulario de contacto y una pequeña leyenda invitando a cumplimentar el mismo. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante manifiesta ostentar Derechos Previos sobre el término “carat” por ser titular de la marca, denominación social y nombre comercial sobre el mismo. Así, la Demandante se refiere a las marcas de su titularidad y las denominaciones sociales Carat España,S.A.U. o Carat internacional Media Services,S.A.. En apoyo a tales derechos alega un uso extensivo del término “carat” en diferentes nombres de dominio del grupo de empresas que conforman la Demandante siendo el que más tráfico recibe el del nombre de dominio . Asimismo, la Demandante alega la consideración de notoria de su marca CARAT.
Con todo considera que la marca CARAT de su titularidad es perfectamente reconocible en el nombre de dominio en disputa por existir una identidad total y que, por ello, queda cumplido el primero de los requisitos.
Por otra parte, entiende la Demandante que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimo sobre el nombre de dominio en disputa toda vez no es titular de marca, nombre comercial o denominación social de su titularidad anteriores al registro de CARAT por la Demandante. Además, niega que el mero registro del nombre de dominio en disputa genere derechos o intereses legítimos a su titular.
La Demandante alega, igualmente, que la Demandada no ha sido autorizada para el registro o uso del nombre de dominio en disputa, no le consta que haya sido conocida bajo la denominación “carat”, ni tampoco parece que la Demandada haya registrado el dominio en disputa para desarrollar una actividad en una página web, pues el nombre de dominio en disputa dirige a una página web prácticamente inoperativa. En este sentido aporta como prueba los resultados obtenidos en un buscador de Internet al introducir el término “carat”, resultados que se refieren a la Demandante y no a la Demandada.
En relación a este segundo requisito concluye la Demandante que el hecho de que la Demandada no haya contestado a su carta de cese de uso del dominio es prueba de la inexistencia de derechos o intereses legítimos a su favor.
Y por lo que se refiere al registro y uso de mala fe manifiesta la Demandante que habida cuenta de la notoriedad de la marca CARAT así como la ausencia de significado propio en idioma español, la elección del nombre de dominio en disputa no fue por casualidad. Es decir, la Demandada debía conocer las mismas al momento del registro por razón de su notoriedad. La Demandante además alega que la Demandada intenta atraer a los usuarios de Internet al sitio web a través de una probable confusión o asociación con su marca notoria.
Por lo que se refiere al uso, alega que el nombre de dominio en disputa apunta a una web con escaso contenido y en el que apenas se han producido cambios desde el año 2005. Además, el contenido se encuentra en inglés a pesar de corresponder el dominio superior “.es” a España.
Todo lo anterior supone en opinión de la Demandante que el registro y uso se realizó de mala fe cuando pudo haber realizado una mera comprobación en bases de datos de marcas para conocer a su titular y los derechos que le amparaban. B. Demandado
La Demandada niega el valor de marca notoria de la marca CARAT de la Demandante. Antes al contrario, considera que el término “carat” es genérico. Por ello, la Demandada niega que el público en general asocie el término “carat” con la Demandante. En apoyo al valor genérico del término “carat”, aporta los resultados de una búsqueda en una base de datos de marcas que muestra 309 resultados.
Por otra parte, la Demandada niega la posibilidad de confusión entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. Efectivamente, considera la Demandada que, habida cuenta del valor genérico del término “carat,” es improbable que una persona promedio asocie el nombre de dominio en disputa con una empresa. Además, la comparación entre las páginas webs de la Demandante y la alojada bajo el nombre de dominio en disputa muestra la ausencia de relación entre ellas.
Defiende la Demandada el uso realizado del nombre de dominio en disputa, alegando que ha sido utilizado en relación a la correspondencia por correo electrónico tanto internamente como en relación a la adquisición de nombres de dominio en el mercado español. La Demandada alega que, por razones de confidencialidad, no le es posible aportar documentos que evidencien tales usos.
El nombre de dominio en disputa se registró hace más de once años con la intención inicial de lanzar la sucursal EuropeID, para más tarde lanzar un sitio dedicado a los “dominios carat” para el mercado de habla española. Es cierto, continúa la Demandada, que inicialmente tenían exclusivamente un formulario de contacto en la web a la que dirige el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, justo antes de recibir la carta de la Demandante realizaron algunos cambios como la inclusión del logotipo de “carat domains”. Y en todo caso, tienen prevista la puesta en marcha de un lanzamiento para 2017.
Por lo que se refiere al tercero de los requisitos alega la Demandada que la palabra “carat” es genérica y no está de ninguna manera asociada por el público general con la empresa Demandante. Considera que la marca de la Demandante no ha alcanzado un nivel suficiente para gozar del valor de marca notoria. Por tanto, niega haber tenido conocimiento de la Demandante al momento del registro del nombre de dominio en disputa.
Durante todo el tiempo que ha dispuesto del nombre de dominio en disputa no ha intentado vender el mismo a pesar de haber recibido ofertas en tal sentido y nunca se ha realizado una actividad alguna que pudiera dar lugar a confusión con la Demandante.
Y según manifiesta, la Demandante ha actuado con falta de diligencia al no haber registrado el nombre de dominio en disputa en el periodo sunrise. Tampoco, y una vez realizado el registro del nombre de dominio en disputa, notificó a la Demandada su oposición al registro. Y en todo caso, durante los once años del registro, la Demandante no realizó acción alguna dirigida a recuperar el nombre de dominio en disputa.
Finalmente, la Demandada manifiesta que la Demandante no ha hecho ningún intento real de ponerse en contacto en relación al nombre de dominio en disputa, puesto que la Demandante envió una carta de cesar y desistir y, de manera muy seguida a la misma, presentó la Demanda. 6. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP, así como a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”). A.Cuestión preliminar sobre la alegación de falta de diligencia de la Demandante y la demora irrazonable
La Demandada plantea la pérdida de los derechos de la Demandante para iniciar este procedimiento. Efectivamente, la Demandada considera que la demora en más de diez años para presentar la Demanda determina una especie de falta de legitimación. Así, en palabras de la Demandada, “su completa falta de diligencia debida constituye una demora irrazonable. Como resultado, ha perdido a tales hipotéticos derechos históricos”.
El Experto considera adecuado traer a colación el párrafo 4.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, el cual dispone que el retraso en la presentación de la demanda no impide por si mismo y de manera general al demandante proceder a la presentación de una demanda y que sea posible obtener un resultado favorable siempre y cuando haya sido capaz de fundamentar adecuadamente los tres requisitos que fija la Política UDRP
El Reglamento se encuentra íntimamente influenciado por la Política UDRP tanto al momento de su gestación como en su aplicación posterior. Consecuentemente, el alegado retraso en la presentación de una demanda bajo el Reglamento no debe afectar en principio a los derechos ni a los fundamentos de los Demandantes en el planteamiento de la Demanda. El Reglamento, en definitiva, aporta en su artículo 2 aquellos requisitos o exigencias sobre los que analizar la disputa entre las partes. Es en ellos donde el Experto centrará la cuestión debatida y son los siguientes: B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La Demandante es titular de Derechos Previos a los efectos del Reglamento. Efectivamente, la Demandante es titular con efectos en España de la marca CARAT, que se reproduce íntegramente en el nombre de dominio en disputa . El Experto quiere hacer notar que la Demandada no discute la identidad del nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante.
Consecuentemente, la reproducción íntegra de la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa determina que se cumpla el primero de los requisitos en los términos del artículo 2 del Reglamento. C. Derechos o intereses legítimos
La Demandante fundamenta la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa en lo siguiente: la Demandada no es titular de marca o denominación social sobre el término “carat”, no tiene autorización de la Demandante para registrar la marca CARAT como nombre de dominio, no existen evidencias que permitan conocer a la Demandada como “carat”, ni que haya desarrollado una actividad de buena fe a través del nombre de dominio en disputa, pues el mismo dirige a una web prácticamente inoperativa.
En estas circunstancias entiende el Experto que la Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. Por ello, corresponde a éste establecer sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Frente a lo anterior la Demandada defiende que el registro del nombre de domino en disputa es legítimo por haber sido utilizado a los efectos de la correspondencia electrónica interna de la Demandada, así como con sus clientes en operaciones de adquisición de dominios en España. Sin embargo, las alegaciones de la Demandada son insuficientes en opinión del Experto. La falta de presentación de pruebas sobre el uso del nombre de dominio en disputa como correo electrónico hace que sus alegaciones sean meramente dialécticas.
Y, por otra parte, la alegación de la Demandada sobre los planes de lanzamiento del negocio de “carat domains” a través del nombre de dominio en disputa tampoco parece suficientemente creíble a este Experto. Es decir, no se sustenta dicha alegación, pues pese a haber registrado el nombre de dominio en disputa hace once años, no ha aportado prueba o indicio alguno que apoye los preparativos reales sobre tal lanzamiento. La pequeña y prácticamente insignificante modificación de la web alojada bajo el nombre de dominio en disputa realizada al momento de recibir la carta de la Demandante no es suficiente para apoyar la inminente apertura del pretendido negocio en 2017. En consecuencia, en opinión de este Experto, la Demandada no ha conseguido refutar la prueba prima facie de la Demandante respecto de la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada en relación al nombre de dominio en disputa.
Además, se hace notar que, el nombre de dominio en disputa no ha sido utilizado en correspondencia con el valor genérico que tiene el término carat en francés o (“quilates” en español).
Por todo ello entiende el Experto que queda cumplido el segundo de los requisitos a los efectos del Reglamento. D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercero de los requisitos que fija el artículo 2 del Reglamento requiere a la Demandante probar que la Demandada ha registrado o está utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe. Por tanto, se trata de una condición alternativa, de manera que el cumplimiento de cualquiera de ellas bastaría para dar por cumplido con este requisito. Se trata pues de una peculiaridad frente al carácter cumulativo de la Política UDRP en relación a este requisito.
Pues bien, aceptada la notoriedad de la marca CARAT de la Demandante hacemos notar que la misma goza de dicho valor a los efectos de poder valorar el posible conocimiento de la marca de la Demandante por la Demandada. Efectivamente, la presencia de la Demandante en numerosos países (incluido Reino Unido, donde tiene su dirección la Demandada), su amplia plantilla de empleados, sus clientes con trayectoria internacional o los premios de sector obtenidos por la Demandante permiten calificar la marca CARAT como notoriamente conocida en España. Asimismo, la Demandante y las empresas de su grupo han hecho un amplio uso en Internet de la marca CARAT como se desprende de la titularidad del nombre de dominio desde el 30 de julio de 1995 así como de los nombres de dominio , , , , entre otros.
Por todo ello, debemos concluir que la Demandada conocía o debía haber conocido la marca CARAT en el momento del registro del nombre de dominio en disputa .
Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, el Experto nota que la Demandante ha aportado evidencias de que la Demandada utilizaba el nombre de dominio en disputa como una página web con un formulario de contacto donde se indicaba que la página web estaba en construcción y se identificaba como la página web oficial de “Carat” a través de la siguiente leyenda “ is now active!. Hi and welcome to Carat official website”. El Experto considera que, siendo el nombre de dominio en disputa idéntico a la marca notoria CARAT de la Demandante y a que en la página web la Demandada se identificaba como Carat official website, en el balance de las probabilidades la Demandada habría utilizado el nombre de dominio en disputa para atraer a los usuarios de Internet a su página web creando la posibilidad de que exista confusión o asociación con la identidad de la Demandante y recabar los datos de los usuarios de Internet a través de un formulario de contacto. Asimismo, de las evidencias aportadas por las Partes no se desprende que la Demandada se haya identificado en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa como EuropeID Ltd o EUROPEID (denominación y marca con las que se identificaría la Demandada) lo cual viene a reforzar la posibilidad de que exista confusión en los usuarios de Internet que visiten el nombre de dominio en disputa, consistente íntegramente en la marca notoria CARAT.
Además, la ausencia de pruebas sobre el uso del nombre de dominio en disputa a los efectos de las alegaciones efectuadas por la Demandada, esto es, como correo electrónico de la Demandada o de los supuestos preparativos para el lanzamiento de un negocio a través del mismo, impiden su valoración.
En consecuencia, entiende el Experto que se dan las circunstancias para dar por cumplido el tercero de los requisitos del Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 3 de enero de 2017
Full & Egal Universal Law Academy