La Demandante es Sogrape Vinhos, S.A. con domicilio en Vila Nova de Gaia, Portugal, representada por J. Pereira da Cruz, S.A., Portugal.
La Demandada es Ana Maria Fernandez Segovia con domicilio en Denia, Alicante, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es R. El Registrador del nombre de dominio en disputa es 1 & 1 Internet. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 31 de enero de 2017. El 1 de febrero de 2017, el Centro envió a R por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de febrero de 2017, R envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 13 de febrero de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de marzo de 2017. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de marzo de 2017.
El 6 de marzo, dado que la Demandada había manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo en el Escrito de Contestación a la Demanda, el Centro invitó a la Demandante a solicitar la suspensión del procedimiento antes del 13 de marzo de 2017, si deseaba explorar la posibilidad de llegar a usa solución amistosa. En tanto que la Demandante no presentó al Centro ninguna solicitud de suspensión, el Centro prosiguió con el procedimiento.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 27 de marzo de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa portuguesa, fundada hace más de sesenta años y presente a nivel internacional, especializada en la producción y comercialización de vino.
Entre otros caldos, la Demandante produce un vino de la variedad vinho verde que ha recibido varios premios y se comercializa, a nivel internacional, bajo la marca GAZELA. La Demandante es titular de varios registros que protegen la marca GAZELA a nivel europeo e internacional. Así, en concreto, entre otras, es titular de la Marca de la Unión Europea No. 2.278.356 GAZELA, solicitada el 28 de junio de 2001 y registrada el 27 de marzo de 2003, en la clase 33.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de agosto de 2014 por la Demandada, que en los datos públicos disponibles de WhoIs e información facilitada por R aparece como titular y contacto administrativo. El nombre de dominio en disputa no aloja contenido alguno. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que su marca GAZELA está implantada a nivel mundial y goza de renombre, aludiendo a dos premios obtenidos por la misma en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el año 2006 y en Francia el año 2005.
- Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca GAZELA existiendo un obvio riesgo de confusión. Los consumidores que accedan a un sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa, pensarían que se encuentra asociado a la Demandante, esperando encontrar en él información sobre sus productos.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que la marca GAZELA se encuentra registrada a favor de la Demandante, que, por tanto, ostenta derechos exclusivos sobre la misma, no habiendo otorgado ninguna autorización a la Demandada.
- Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe, pues, dado el carácter notorio y renombrado de su marca GAZELA, no sería razonable presumir su desconocimiento por parte de la Demandada. Además, si el nombre de dominio en disputa fuera utilizado por la Demandada, ésta se aprovecharía injustamente de la reputación alcanzada por su marca, desviando la atención de los consumidores a su página web mediante la confusión con la marca que les es conocida.
- Que la falta de uso o inactividad del nombre de dominio en disputa revela la mala fe de la Demandada, que reproduce la marca de la Demandante sin autorización alguna, originando graves perjuicios y constituyendo un acto de competencia desleal que solo puede tener dos intenciones: la venta del nombre de dominio en disputa a la Demandante, mediante contrapartidas económicas abusivas, y el uso del nombre de dominio en disputa en detrimento de la Demandante, intentando perjudicar de forma fraudulenta la imagen de ésta y aprovechándose ilícitamente de la reputación alcanzada por su marca. B. Demandada
La Demandada sostiene en su Escrito de Contestación a la Demanda:
- Que es una señora jubilada que nunca ha trabajado ni tiene ninguna actividad relacionada con el sector de las bebidas alcohólicas, no pretende generar ninguna competencia a la Demandante ni a su marca. Desde su juventud utiliza el apodo "gazela", que también incluyó en su cuenta de correo electrónico en Hotmail desde principios de los años 2000 unido al número "42", aportando copia de un correo electrónico del año 2004, así como en su cuenta de Skype con el nombre "gazeladenia".
- Que el nombre de dominio en disputa fue adquirido y regalado a la Demandada por sus hijos, para su uso personal, sin haber tenido constancia alguna de la existencia de la Demandante ni de su marca, hasta la recepción de la Demanda.
- Que la Demandada no ha actuado en ningún momento de mala fe ni pretende traspasar el nombre de dominio en disputa por un precio abusivo. El nombre de dominio en disputa no fue registrado o adquirido con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro a la Demandante o a sus competidores por un valor cierto que supere los costos relacionados directamente con su registro. Tampoco fue registrado con el fin de impedir que la Demandante refleje su marca en el mismo. Las partes no compiten entre sí y la pretensión de la Demandada no ha sido perturbar la actividad comercial de la Demandante. Además, tampoco fue registrado con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página Web de la Demandada o a cualquier otra página Web, creando confusión con la marca y productos de la Demandante.
- Que comprende las razones comerciales por las que la Demandante está interesada en la adquisición del nombre de dominio en disputa y con el fin de llegar a una solución amistosa, se encuentra totalmente abierta a escuchar una propuesta comercial para traspasar el nombre de dominio en disputa a la Demandante a cambio de un precio a convenir que habrá de ser un precio de mercado. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, el demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:
- Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos;
- Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante "UDRP"), que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibéria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.,Caso OMPI No. DES2006-0003; Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.,Caso OMPI No. DES2006-0014; MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group,Caso OMPI No. DES2015-0006).
A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
La Demandante es titular, entre otros, de un registro de marca de la Unión Europea protegido, por tanto, en España, que consiste en la denominación GAZELA. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.
El distintivo registrado y usado como marca por la Demandante para proteger sus productos, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, a excepción del dominio correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés ccTLD) ".es", con carácter general carente de relevancia desde el punto de vista identificativo, por lo que no puede considerarse como una diferencia que pueda excluir el riesgo de confusión, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento (entre otras, Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.,Caso OMPI No. DES2015-0029; MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group, supra; Michael Kors (Switzerland) International Gmbh c. Lin Yanxiao,Caso OMPI No. DES2015-0017).
Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca GAZELA de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, entre otras, Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira,Caso OMPI No. D2007-0912; Malayan Banking Berhad v. Beauty, Sucess & Truth International,Caso OMPI No. D2008-1393; Accor v. Eren Atesmen,Caso OMPI No. D2009-0701; y CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun,Caso OMPI No. DES2015-0026.
En el presente caso, la prueba presentada por la Demandante acredita prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.
Sin embargo, atendiendo a las alegaciones presentadas por la Demandada, ésta utiliza la denominación "gazela" como apodo, y atendiendo a las pruebas aportadas la Demandada utiliza la denominación "gazela" junto con el numeral "42" o el término "denia" en sus nombres de usuario de sus cuentas de correo electrónico y de Skype. Asimismo, la Demandada ha alegado que pretende utilizar el nombre de dominio en disputa para un uso personal sin ningún interés económico o comercial relacionado con el sector al que la marca de la Demandante se refiere.
Constituye doctrina consolidada del Centro, en aplicación del Reglamento y de la UDRP, que el Experto puede realizar averiguaciones en el marco del conflicto tendentes a esclarecer las alegaciones, tales como visitar el nombre de dominio en disputa, búsquedas en bases de datos de marcas registradas y otras investigaciones análogas, como han reconocido diversas decisiones, entre otras, Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services,Caso OMPI No. D2002-0070; Sociedad Anónima Damm c. Corporación Alimentaria SA / Jorge Pinto,Caso OMPI No. DES2014-0021; y Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited,Caso OMPI No. D2002-1038.
Este Experto ha comprobado que la Demandada no es titular de ninguna marca con efectos en España que incluya o consista en la denominación "gazela". Asimismo, este Experto ha comprobado que existe un elevado número de usuarios de Skype que utilizan como nombre la misma denominación "gazela", sola o unida a otros vocablos o números, como, igualmente, existen otros usuarios de Hotmail que incluyen el término "gazela", unido a otros vocablos o números, en sus direcciones de correo electrónico. Estas circunstancias determinan que la Demandada utilice el término "gazela" añadiendo otros elementos, en concreto, el número "42" a su cuenta de correo electrónico, y la localidad de un domicilio "Denia", en su cuenta de Skype.
Esta circunstancia, unida al hecho de que la utilización de una denominación como correo electrónico o como cuenta de Skype no implica, necesariamente, que el usuario sea conocido comúnmente por dicha denominación o por el nombre de dominio en disputa (que consiste íntegramente en dicha denominación), determinan que, a juicio de este Experto, no se ha aportado por la Demandada evidencias suficientes que permitan considerar acreditado que la misma sea conocida comúnmente, fuera de un ámbito puramente familiar, por el nombre "gazela", tal como aparece reproducido en el nombre de dominio en disputa, sin añadir ningún otro vocablo o elemento o por el propio nombre de dominio en disputa. La misma Demandada en su Escrito de Contestación a la Demanda afirma que "el nombre "gazela" era y es utilizado comúnmente por la familia del demandado – léase de la Demandada – como un apodo", lo que parece confirmar que el uso de tal apodo se encuentra limitado al ámbito familiar.
Tampoco se ha acreditado por la Demandada ninguna otra circunstancia de la que se pudieran desprender derechos e intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa. En particular, no ha acreditado haber efectuado, antes de la notificación de la Demanda, preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con un uso legítimo, leal o no comercial, a pesar de haber transcurrido más de dos años desde su registro, ni, en general, se ha aportado evidencia alguna que permita valorar cual pueda ser el uso personal alegado por la Demandada.
Por todo ello, el Experto considera que las alegaciones y prueba presentada por la Demandante en relación a la falta de derechos e intereses legítimos de la Demanda en relación al nombre de dominio en disputa, no han quedado suficientemente desvirtuadas por las evidencias y alegaciones de la Demandada, debiendo entenderse cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Las decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, reiteradamente han reconocido como un hecho que puede resultar relevante en su caso para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa, así cabe citar, entre otras, Caja De Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. v. Flex Media Inc.,Caso OMPI No. DES2012-0002, a la que alude la Demanda; The Gap, Inc. v. Deng Youqian,Caso OMPI No. D2009-0113; Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot,Caso OMPI No. D2009-0320; CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun, supra; HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. Daniel Eickmann,Caso OMPI No. DES2015-0020.
Sin embargo, no se han aportado por la Demandante evidencias suficientes que permitan valorar y concluir si en la fecha de registro del nombre de dominio en disputa su marca GAZELA era renombrada o notoria en España.
Este Experto ha comprobado que el término gazela no es un término de fantasía sino una palabra con significado concreto en idioma portugués, equivalente a "gacela" en español (si bien la Demandada no ha utilizado el término de diccionario "gacela" sino el término "gazela" que en español carece de significado), y aunque la marca de la Demandante tiene elevada presencia en Internet dentro del sector del vino, ésta no alcanza un nivel suficiente que permita considerar que la misma ostenta carácter renombrado, a falta de otras pruebas adicionales que hubiera podido aportar la Demandante para poder valorar este aspecto. No obstante, la presencia de la marca en Internet en relación a los productos que identifica si puede justificar un carácter notorio de la misma en el mercado español. La búsqueda en un buscador de Internet de los términos "gazela" y "vino", conjuntamente, revela un considerable número de resultados relativos a la marca y productos de la Demandante.
Además, respecto al posible uso de mala fe del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, si bien el mismo no haya sido nunca objeto de uso, no habiendo sido vinculado a ninguna oferta concreta de bienes o servicios, como han declarado numerosas decisiones previas, esta circunstancia unida a otras pruebas de mala fe podría llevar a la conclusión de que la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa equivale a un uso de mala fe. Véase el párrafo 3.2. de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0").
En el propio Escrito de Contestación a la Demanda, la Demandada ha ofertado a la Demandante la venta del nombre de dominio en disputa (solicitando "una propuesta comercial" por el mismo), no por sus costes estrictos de registro, sino por un "precio de mercado", que parece implicar un coste más elevado no directamente relacionado con los costes de registro. Además, dada la completa identidad del nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, el nombre de dominio en disputa conlleva el riesgo de causar confusión en los usuarios de Internet, perturbando la actividad comercial de la Demandante e, igualmente, dada la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, se impide a ésta reflejar su marca en el nombre de domino.
Por todo ello, este Experto considera que se ha acreditado suficientemente, que la Demandada ha registrado o está usando de mala fe el nombre de dominio en disputa, entendiendo cumplido el tercer requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 3 de abril de 2017
Full & Egal Universal Law Academy