La Demandante es SHOE, S.L., con domicilio en Inca, Mallorca España, representada por Abril Abogados, España.
La Demandada es Ji Shupeng, con domicilio en Henan, China. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “Nombre de Dominio”).
El Registrador del citado Nombre de Dominio es R. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es 1API. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de marzo de 2017. El 3 de marzo de 2017, el Centro envió a R vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 8 de marzo de 2017, R envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 9 de marzo de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de marzo de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 11 de abril de 2017.
El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experta el día 11 de abril de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante tiene como actividad principal la elaboración de productos de piel de alta calidad, eminentemente calzado. Del contenido de la Demanda y sus Anexos se desprende que la Demandante goza de un gran prestigio internacional, desarrollando su actividad comercial desde 1877, así como un alto grado de reconocimiento en el sector del calzado. Todo ello se acredita por la Demandante en los Anexos 2 y 5 de la Demanda.
Además, la Demandante ha acreditado la titularidad de ciento ochenta (180) registros de marcas que protegen el término “lottusse” destacando, entre otras, las siguientes marcas:
(i) Marca española nº 86.671, THE SHOE LOTTUSSE TRADE MARKE LORENZO FLUXA (denominativa con gráfico), con fecha de presentación 26 de agosto de 1931 y fecha de concesión 28 de noviembre de 1931, para distinguir productos dentro de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Niza;
(ii) Marca española nº 616.612, LOTTUSSE (denominativa con gráfico), con fecha de presentación 26 de mayo de 1970 y fecha de concesión 13 de enero de 1971, para distinguir productos dentro de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Niza;
(iii) Marca española nº 922.796 , LOTTUSSE (denominativa con gráfico), con fecha de presentación 29 de octubre de 1979 y fecha de concesión 7 de enero de 1982, para distinguir productos dentro de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Niza;
(iv) Marca española nº 1.668.883, LOTTUSSE (denominativa con gráfico), con fecha de presentación 21 de noviembre de 1991 y fecha de concesión 6 de julio de 1992, para distinguir productos dentro de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Niza;
(v) Marca española nº 2.545.554, LOTTUSSE 1877 (denominativa con gráfico), con fecha de presentación 11 de julio de 2003 y fecha de concesión 21 de octubre de 2003, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 18, 25, 35 y 39 del Nomenclátor Internacional de Niza;
(vi) Marca de la Unión Europea nº 526.244, LOTTUSSE (denominativa con gráfico), con fecha de presentación 28 de abril de 1997 y fecha de concesión 22 de octubre de 2001, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 18, 25 y 39 del Nomenclátor Internacional de Niza;
(vii) Marca de la Unión Europea nº 3.219.334, LOTTUSSE SELECTION 1877 (denominativa con gráfico), con fecha de presentación 12 de junio de 2003 y fecha de concesión 29 de julio de 2004, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 18, 25, 35 y 39 del Nomenclátor Internacional de Niza;
(viii) Marca de la Unión Europea nº 3.219.433, LOTTUSSE 1877 (denominativa con gráfico), con fecha de presentación 12 de julio de 2003 y fecha de concesión 29 de julio de 2004, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 18, 25, 35 y 39 del Nomenclátor Internacional de Niza;
(ix) Marca de la Unión Europea nº 10.930.659, LOTTUSSE (denominativa), con fecha de presentación 1 de junio de 2012 y fecha de concesión 10 de enero de 2013, para distinguir productos y servicios dentro de las clases 3, 9 y 40 del Nomenclátor Internacional de Niza;
(x) Marca de la Unión Europea nº 15.960.925, LOTTUSSE, con fecha de presentación 24 de octubre de 2016, para distinguir productos dentro de las clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor Internacional de Niza (Anexo 3 de la Demanda).
(en adelante, “las marcas LOTTUSSE”)
Según la información facilitada, las anteriores marcas españolas y de la Unión Europea están en vigor.
El Nombre de Dominio fue registrado el 11 de octubre de 2016, es decir, con posterioridad a las respectivas fechas de presentación de las marcas españolas y de la Unión Europea de la Demandante (Anexos 1 y 3 de la Demanda). El Nombre de dominio dirige a una página web que aparentemente facilita la venta de zapatos LOTTUSSE, si bien la Demandada no tiene autorización para ello, según ha indicado la Demandante en su Demanda. No es posible extraer información sobre la Demandada en la página web alojada bajo el dominio en disputa . 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada presenta un carácter especulativo o abusivo por los siguientes motivos:
En primer lugar, la Demandante manifiesta que entre sus marcas LOTTUSSE y el Nombre de Dominio existe un riesgo de confusión absoluto debido a:
(i) la total identidad entre el elemento denominativo de sus marcas LOTTUSSE y parte del Nombre de Dominio;
(ii) el carácter notorio de sus marcas LOTTUSSE;
(iii) la nula distintividad del elemento “zapatos” del Nombre de Dominio.
En segundo lugar, la Demandante afirma que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio porque:
(i) el Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre de la Demandada;
(ii) salvo la Demandante, no consta que ningún operador en el mercado mundial sea titular de derechos sobre el signo distintivo “lottusse”.
Por último, entiende la Demandante que tanto el registro como el uso del Nombre de Dominio se realiza de mala fe por varios motivos, incluyendo:
(i) la existencia de marcas prioritarias de la Demandante que son notorias en el mercado;
(ii) el ofrecimiento por parte de la Demandada en su sitio web de productos similares (sin que sea posible determinar su autenticidad) a los de la Demandante empleando de forma relevante las marcas LOTTUSSE de la Demandante, con la intención de hacer creer a los internautas que se encuentran en el sitio web oficial de la Demandante.
(iii) La Demandada intenta aprovecharse de las marcas LOTTUSSE de la Demandante para crear un sitio web calificado como phising o data farming. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
A la luz del Reglamento, el registro del Nombre de Dominio tiene carácter especulativo o abusivo si concurren los siguientes requisitos: (i) el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos; (ii) la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y (iii) el Nombre de Dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Para contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, la Experta se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política” o “UDRP”, en sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento.
Procedemos a continuación a analizar si la Demandante ha acreditado los requisitos arriba enumerados: A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
Para evaluar la existencia de una identidad o similitud entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos en conflicto se debe atender al concepto de “Derechos Previos” previsto en el artículo 2 del Reglamento, según el cual se entenderá como tales: 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.
La Demandante alega como Derechos Previos entre otras, las marcas LOTUSSE, con efecto en España y la Unión Europea referidas en la sección 4 de la Decisión.:
La similitud existente entre la marcas de la Demandante arriba señaladas, todas ellas caracterizadas por incluir en su signo el término “lottusse” y el Nombre de Dominio, una vez comparadas en su globalidad, es suficiente para crear confusión entre ellos
Así, de una comparación del Nombre de Dominio y las marcas LOTTUSSE, la Experta considera que entre el Nombre de Dominio y las marcas LOTTUSSE existe similitud hasta el punto de crear confusión. Y ello, porque existe una total identidad entre ellos en el término “lottusse”, elemento principal de las marcas registradas por la Demandante. Así, la inclusión de una marca registrada en un nombre de dominio puede ser suficiente para considerar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión entre ellos. En este sentido se han pronunciado anteriores decisiones bajo la Política como Oki Data Americas Inc. v. Asd Inc,Caso OMPI No. D2001-0903 o Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. Vladimir Ulyanov,Caso OMPI No. D2011-1474.
La inclusión del elemento “zapatos” en el Nombre de Dominio carece de relevancia a la hora de valorar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión entre el mismo y las marcas LOTTUSSE, dado que dicho elemento presenta un carácter descriptivo, siendo el elemento prevalente del Nombre de Dominio, el término “lottusse”, coincidente con las marcas LOTTUSSE de la Demandante.
Asimismo, el Experto nota que la inclusión de términos descriptivos como “zapatos” en el nombre de dominio no ha sido tenida en cuenta por anteriores decisiones de expertos adoptadas bajo la UDRP para excluir la similitud hasta el punto de crear confusión con marcas previas, dado que simplemente indica que a priori en dicha web se comercializan productos del titular de la marca. En este sentido, Grupo del Pozo S.L. y Agnelli Inter Nacional S.L. c. Germán Duran, Calzados Marta Corral, S.L., Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyP,Caso OMPI No. D2014-1228.
A la luz de lo anterior, consideramos que la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento al demostrar que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de crear confusión con las marcas LOTTUSSE sobre las que la Demandante tiene Derechos Previos. B. Derechos o intereses legítimos
En el presente caso, la Demandante aporta pruebas – las cuales no han sido rebatidas por la Demandada - que, prima facie, y a juicio de esta Experta, determinan la inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en relación con el Nombre de Dominio.
En primer lugar, de las búsquedas realizadas por la Demandante en el motor de búsqueda Google utilizando el término “lottusse”, se desprende que la Demandada no guarda conexión alguna con el referido término ni es conocida corrientemente por el mismo. En este sentido, la primera página de resultados de búsqueda en el citado buscador arroja resultados exclusivamente relacionados con la Demandante.
En segundo lugar, el Experto nota que la Demandada utiliza de manera frecuente las marcas LOTTUSSE de la Demandante dentro de la página web alojada bajo el Nombre de Dominio. A este respecto, anteriores decisiones, como Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., supra, han condensado los requisitos que el titular de un nombre de dominio que contiene una marca registrada debe cumplir para que se estime que tiene derechos o intereses legítimos en el uso del mismo se pueden resumir de la siguiente forma: (i) El ofrecimiento a través de la página web alojada en el nombre de dominio los productos o servicios identificados bajo la marca registrada; (ii) El ofrecimiento únicamente de estos productos, y no conjuntamente con productos de terceros; (iii) La indicación clara de cuál es su relación con el titular de la marca, sin dar a entender a los usuarios que el titular del nombre de dominio es el titular de las marcas o que éstos se encuentran en una página web oficial (Houghton Mifflin Co. v. The Weathermen, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0211); (iv) el titular de un nombre de dominio que contiene una marca registrada no debe dificultar el uso de dicha marca como nombre de dominio al titular de la marca.
En el presente caso, la Demandada no indica cuál es su relación con la Demandante, titular de las marcas LOTUSSE, incluyendo únicamente en el sitio web a este respecto la leyenda “Copyright © 2017 “www.”. “Powered by ”. Este hecho unido a que la Demandada utiliza de manera repetida las marcas LOTUSSE de la Demandante en la página web (por ejemplo en el logotipo que se despliega en la pestaña del navegador web o en las imágenes que aparecen al navegar por la página web), llevan a la Experta a considerar que el Nombre de Dominio y la utilización del mismo pretenden producir confusión por asociación entre la Demandante y la Demandada. Por ello, este uso del nombre de dominio en disputa no puede ser considerado como un uso legítimo o de buena fe.
En tercer lugar, y por lo ya manifestado, queda acreditado, al menos prima facie, que la Demandada no posee ningún tipo de derechos marcarios sobre el término “lottusse” (Anexo 3 de la Demanda).
Por último, si bien la ausencia de contestación a la Demanda no puede acreditar, per se, la inexistencia de un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, sí puede constituir una prueba adicional relevante de cara a concluir en tal sentido. En este sentido se manifiestan numerosas decisiones del Centro, entre las que cabe señalar The Iams Company v. José Manuel Touriño Domínguez, Caso OMPI No. DES2007-0031.
En efecto, la ausencia de contestación a la Demanda induce a la Experta a interpretar que la Demandada carece de la argumentación necesaria para acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.En este sentido, destacan las siguientes decisiones Cortefiel, S.A. v. Miguel García Quintas,Caso OMPI No. D2000-0140; Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group,Caso OMPI No. D2000-0162.
A la luz de lo anterior, cabe concluir que la Demandante también ha acreditado la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada, cumpliendo así el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, debe procederse a valorar si el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo utilizado de mala fe. En este sentido, el Reglamento indica en su artículo 2 que existe mala fe cuando “el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”.
A juicio de esta Experta, son varios los elementos que permiten afirmar que el Nombre de Dominio ha sido registrado y viene siendo utilizado de mala fe:
En primer lugar, numerosas decisiones emitidas por expertos bajo el Reglamento y la Política han señalado como un elemento decisivo para valorar la concurrencia de mala fe en el registro del nombre de dominio el conocimiento previo de la marca del demandante por parte del demandado. Dicho conocimiento puede inferirse de la notoriedad de la marca previa del demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio. Así se ha señalado, entre otras, en las decisiones dictadas en los casos The Gap Inc. v. Deng Youqian,Caso OMPI No. D2009-0113; Citigroup Inc., Citibank N.A. v. RaviGurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001; y Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC / Nat Collicot,Caso OMPI No. D2009-0320.
En el presente caso, es fácil pensar que la Demandada tenía conocimiento de las marcas LOTTUSSE de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio. De hecho, el incluir expresamente en el mismo el vocablo “zapatos”, producto que la Demandante, comercializa con gran éxito puede indicar que la Demandada tenía intención de aprovecharse indebidamente de las marcas de la Demandante en el momento de registrar el Nombre de Dominio
Asimismo, la notoriedad de las marcas LOTTUSSE de la Demandante en el momento de producirse el registro del Nombre de Dominio ha quedado debidamente acreditada (Anexos 2, 3 y 5 de la Demanda), lo cual constituye, cuanto menos, un indicio del registro de mala fe. En este sentido, entre otras, se pronuncian las decisiones Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira,Caso OMPI No. D2000-0018 o Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnami Gurnami, supra.
El hecho de que el propio contenido de la página web a la que conduce el Nombre de Dominio incluya las marcas LOTTUSSE de la Demandante y sus productos – sin que a esta Experta le sea posible determinar si se trata de productos auténticos o de falsificaciones -, puede ser indicativo de la mala fe en el registro del Nombre de Dominio. Así lo han indicado anteriores decisiones del Centro, por ejemplo Netwizards, Inc. v. Spectrum Enterprises,Caso OMPI No. D2000-1768; Coach, Inc. v. Li feng mei, Guo LingJian,Caso OMPI No. D2010-1998; o Moncler S.R.L. v. Ni John a.k.a. John ni,Caso OMPI No. D2012-2016.
El uso que la Demandada hace de la página web alojada en el Nombre de Dominio es susceptible de causar confusión por asociación con el Demandante entre los consumidores, al no indicar la relación existente con la titular de las marcas LOTUSSE. Ni siquiera existe un aviso legal en el que se señale qué persona física o jurídica es titular de la página web en cuestión, limitándose a indicar: “Copyright © 2017 www.. Powered by ”, lo cual contribuye en opinión de esta Experta a reforzar dicha confusión por asociación. Todo esto lleva a sostener a esta Experta que, en el balance de las probabilidades y como anteriormente se indicaba, la Demandada ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web alojada bajo el Nombre de Dominio, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web.
A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento: la mala fe del Demandada en el registro o en el uso del Nombre de Dominio. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el Nombre de Dominio sea transferido a la Demandante.
Carolina Pina-Sánchez
Experta
Fecha: 26 de abril de 2017
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