La Demandante es Gaseosas Posada Tobón, S.A., con domicilio en Medellín, Antioquía, Colombia, representada por Elzaburu, España.
El Demandado es Juan Antonio Moreno, con domicilio en Trebujena, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio en disputa El Registro del Nombre de Dominio en disputa es R. El Agente Registrador del Nombre de Dominio en disputa es SCIP. 3. Iter procedimental La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de agosto de 2017. El 8 de agosto de 2017, el Centro envió a R por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 9 de agosto de 2017, R envió al Centro por correo electrónico su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación del Nombre de Dominio en disputa. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento). De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de agosto de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de septiembre de 2017, notificando el Centro al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el día 13 de septiembre de 2017. El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 25 de septiembre de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho Gaseosas Posada Tobón, S.A. es una empresa colombiana fundada en el año 1904 por Gabriel Posada y Valerio Tobón, inicialmente dedicada a la producción de refrescos azucarados, y con actualmente una amplia gama de bebidas en comercialización, incluyendo zumos, agua embotellada, bebidas energéticas y bebidas alcohólicas. La Demandante es una de las compañías líderes en el mercado de bebidas no alcohólicas en Colombia y en Latinoamérica, y en los últimos años ha iniciado y acrecentado su actividad comercial en España. La Demandante es titular de numerosas marcas en diversos países del mundo, de acuerdo con los anexos que acompaña, destacando en concreto la Marca española nº 506.607 POSTOBON, denominativa, solicitada el 10 de junio de 1966, y registrada el 15 de diciembre de 1967 para la clase 32; la Marca de la Unión Europea (UE) nº 3.400.249 POSTOBON, denominativa, solicitada el 10 de octubre de 2003, y registrada el 31 de enero de 2005 para la clase 32; y la Marca UE nº 13.691.671 POSTOBON, mixta, solicitada el 29 de enero de 2015, y registrada el 16 de junio de 2015 para la clase 32. La Demandante es también titular del nombre de dominio registrado con el dominio genérico de nivel superior “.com” (por sus siglas en inglés “gTLD”) , registrado el 18 de diciembre de 1997; y del nombre de dominio registrado con el dominio de nivel superior con código de país “.es” (por sus siglas en inglés “ccTLD”) , registrado el 11 de marzo de 2010. El Nombre de Dominio en disputa es Señala la Demandante que la empresa y las marcas POSTOBON han obtenido notoriedad en el mercado de bebidas gaseosas y sin alcohol, dada la antigüedad y el constante crecimiento de la empresa, que es actualmente una de las mayores compañías de bebidas de Colombia y de Latinoamérica, con presencia en todos los continentes del mundo, y con una especial intensificación y crecimiento de su actividad en España. Así mismo alega la notoriedad adquirida de la marca debido al compromiso de la empresa con el mundo del deporte, mediante programas formativos y de patrocinio de deportistas. Señala particularmente la presencia de las marcas en España, en el ámbito del ciclismo deportivo, habiendo patrocinado a equipos participantes en pruebas ciclistas tanto del país como europeas. Para acreditar la notoriedad de la marca en España, la Demandante aporta artículos en prensa sobre Postobón, una relación de facturas de exportación de productos distinguidos con la marca POSTOBON que justificarían la comercialización de los productos en España, fotografías que corresponderían a establecimientos comerciales en España en las que se muestra la colocación de productos de la marca POSTOBON para su venta, y una hoja de búsqueda en Google del término “postobon” que arroja más de un millón de resultados. Por todo ello la Demandante defiende que POSTOBON es una marca que se puede considerar “prestigiosa y notoria”. Para la Demandante el Nombre de Dominio en disputa constituye una reproducción exacta e idéntica de sus derechos de marca, cuya prioridad es anterior a la fecha del registro del Nombre de Dominio en disputa. Así mismo el registro resulta confundible con sus derechos de marca, considerados notorios, y con su nombre de dominio , con la única diferencia de la inclusión de una tilde en el Nombre de Dominio en disputa. Afirma asimismo que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa, porque no identifica ni corresponde al nombre del propio titular. Además, y dada la notoriedad de la marca, la Demandante considera improbable que el Demandado pueda justificar derechos o intereses legítimos sobre el mismo. La Demandante considera que el Demandado incurre en conductas identificadas como circunstancias acreditativas de mala fe previstas en el artículo 2 del Reglamento. En primer lugar defiende que el Nombre de Dominio en disputa vincula a un sitio web aparcado o en situación pasiva, es decir, sin ningún contenido ni actividad, lo que de acuerdo con decisiones previas, es acreditativo de mala fe. En segundo lugar, arguye la demandante que el Nombre de Dominio en disputa se vende a un precio superior al coste habitual de registro y uso, en el propio sitio web del Demandado, y en el sitio web que de acuerdo con la dirección de contacto del Demandado – siempre según la Demandante – se correspondería con la empresa para la que trabaja, a saber “”. Este último extremo es el que justificaría una voluntad especulativa en el registro del Nombre de Dominio en disputa. Finalmente, defiende que, dada la notoriedad de la marca, prioritaria al registro del Nombre de Dominio en disputa, el titular actuó sin duda de mala fe, pues sería claro que tenía que conocer dicha marca, de acuerdo con criterios previstos por diversas decisiones previas. En conclusión, considera la Demandante que han quedado probadas las tres circunstancias que establece el Reglamento para que se estime la Demanda, solicitando la transferencia del Nombre de Dominio en disputa. B. Demandado El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido. Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento. De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe. Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones de la Demandante, pasamos a analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del Nombre de Dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos La Demandante ha acreditado su titularidad sobre marcas registradas con efectos en España, todas ellas incluyen el término POSTOBON de forma denominativa o combinada con elementos gráficos. La Demandante señala que en particular es el titular de las siguientes marcas: - Marca española nº 506.607 POSTOBON, denominativa, solicitada el 10 de junio de 1966, y registrada el 15 de diciembre de 1967 para la clase 32; - Marca UE nº 3.400.249 POSTOBON, denominativa, solicitada el 10 de octubre de 2003, y registrada el 31 de enero de 2005 para la clase 32; - Marca UE nº 13.691.671 POSTOBON, mixta, solicitada el 29 de enero de 2015, y registrada el 16 de junio de 2015 para la clase 32. En opinión de este Experto la Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos sobre el término POSTOBON. Es claro que se produce casi la identidad entre las marcas POSTOBON de la Demandante y el Nombre de Dominio en disputa A este respecto debe recordarse que, como es sabido y tal y como se ha establecido en numerosas decisiones adoptadas bajo el Reglamento, la partícula “.es” identifica el nivel superior del dominio y generalmente no es relevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre el Nombre de Dominio en disputa y los derechos de una demandante. De la misma forma, no puede considerarse como un elemento distintivo o diferenciador la existencia de una tilde. En consecuencia, el Demandado es titular de un nombre de dominio casi idéntico con el término “postobon”, sobre el que la Demandante ha demostrado tener Derechos Previos. Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos Aunque la carga de la prueba en lo alegado en el presente procedimiento corresponde en principio a la Demandante, es suficiente con acreditar para este requisito la falta de derechos o intereses legítimos prima facie, en la propia Demanda, para que el Demandado hubiera aportado evidencias de lo contrario, con la finalidad de no convertir la acreditación de este requisito en una prueba negativa para la Demandante. En este sentido, la Demandante ha declarado que el Nombre de Dominio en disputa no se corresponde con el nombre del Demandado ni le identifica, careciendo de este modo de derechos o intereses legítimos. Por otro lado, la Demandante ha aportado amplia y exhaustiva documentación que acredita la relevancia de la marca POSTOBON para sus intereses económicos, así como el grado de inversión realizado para su explotación comercial, incluyendo el mercado español, lo que en su opinión implica que el Demandado no pueda alegar ningún tipo de derechos ni intereses legítimos. En todo caso, el Demandado no ha contestado la Demanda, no habiendo alegado nada que pueda considerarse como evidencia de derechos o intereses legítimos sobre del Demandado en el Nombre de Dominio en disputa. La falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado prima facie que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa y este último no aporta evidencias para refutar dichas pruebas o alegaciones, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo de los requisitos. De acuerdo con las circunstancias, hechos y documentación que constan en el expediente, este Experto considera que la Demandante ha demostrado prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio en disputa en tanto que, conforme a las alegaciones y evidencias aportadas por la Demandante, (i) el Demandado no parece que haya sido conocido como POSTOBON ni por el Nombre de Dominio en disputa, y (ii) no consta que el Demandado sea titular de derechos sobre dicho término, no habiendo ni siquiera refutado las alegaciones y pruebas prima facie de la Demandante. Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplido también el segundo requisito exigido por el Reglamento. C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe En tercer y último lugar, para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio, de conformidad con el Reglamento, es necesario que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, de forma alternativa. En particular, el artículo 2 del Reglamento establece que un nombre de dominio en disputa podrá considerarse registrado o usado de mala fe, bajo alguna de las siguientes circunstancias: 1) Que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de esta, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio en disputa; o 2) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o 3) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o 4) Que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o 5) Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante. Como se ha observado con anterioridad, la Demandante ha aportado pruebas de sus Derechos Previos, materializados en una marca española y en dos marcas de la UE que contienen la denominación “POSTOBON”. Asimismo, la Demandante ha aportado documentación que acreditaría la difusión de las marcas y su uso en el mercado español (relación de facturas de exportación, fotografías de establecimientos comerciales, noticias en prensa, resultados de búsqueda en Internet). En opinión de este Experto, la Demandante ha acreditado el uso de las marcas POSTOBON en el mercado, así como su relevancia en el mercado. Considerando que las marcas POSTOBON disfrutan de cierta notoriedad y difusión en el mercado español y europeo, sería admisible asumir que el Demandado podía ser conocedor de la reputación y existencia de las marcas que la Demandante ha invocado en el momento en que registró el Nombre de Dominio en disputa. Esta primera circunstancia sería suficiente a efectos de considerar que el registro del Nombre de Dominio en disputa se ha realizado de mala fe, según lo dispuesto en los puntos a) y c) del artículo 2 del Reglamento. En siguiente lugar, es relevante considerar, siguiendo lo expuesto por la Demandante, y como ha podido corroborar este Experto, que el Nombre de Dominio en disputa En tercer lugar, la Demandante señala que el Nombre de Dominio en disputa se vende en Internet con un precio de EUR 299, superior al coste normal de registro en el mercado. En este sentido, el Experto ha podido comprobar que en el sitio web “www.postobón.es” aparece la mención “COMPRE ESTE DOMINIO. El propietario de postobón.es ofrece el dominio a la venta por un precio de 299 EUR”. Asimismo el Experto ha podido verificar que el Nombre de Dominio en disputa aparece ofertado en el sitio web de la compañía Masterweb, “”, que es la compañía que se identifica en la dirección de contacto mail del titular, junto con otros nombres, en un listado de dominios puestos a disposición por el mismo precio, y bajo la categoría de “Dominios premium”. El Experto considera que el ofrecimiento del Nombre de Dominio en disputa por un precio superior al del coste del registro es indiciario de la mala fe del Demandado. La presentación de la mención con el precio en el propio sitio web “www.postobón.es” y en el de la compañía Masterweb apuntan claramente a la voluntad de ofrecer el Nombre de Dominio en disputa para su venta, con un precio claramente fijado y superior al de registro, lo que denota el ánimo especulativo del Demandado, revelador de un registro realizado de mala fe. Dicho afán especulativo sería consciente, dada la notoriedad de los signos de la Demandante. En anteriores decisiones pronunciadas bajo el Reglamento se ha reconocido que el registro de un nombre de dominio para su presentación comercial, bajo precio superior al que correspondería al coste directamente relacionado con el nombre de dominio, puede constituir evidencia de la mala fe del titular. Así, en la resolución Siteimprove A/S c. Annie Young,Caso OMPI No. DES2016-0012: “A lo anterior se suma la circunstancia de que el Nombre de Dominio se encuentra a la venta, lo que indica que en el balance de las probabilidades, su registro ha tenido y tiene como principal finalidad el obtener un beneficio económico que, en el presente caso, supera con creces el precio de su adquisición (Anexo 10 de la Demanda). La anterior circunstancia ha sido considerada como reveladora de un registro de mala fe de un nombre de dominio por diversas decisiones previas adoptadas bajo el Reglamento, entre otras, Cartonajes International, S.L., Sociedad Unipersonal v. Frank Mjos, Caso OMPI No. DES2010-0047; o Profida v. Yu Xing Xie, Caso OMPI No. DES2011-0016”. En el mismo sentido, la más reciente resolución Almased Wellness GmbH c. Dirk Moebius,Caso OMPI No. DES2017-0017: “Respecto al uso de mala fe, el Reglamento lo establece como alternativo al registro del nombre de dominio en disputa de mala fe. Sin embargo, en este caso, el Experto quiere destacar que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe. En efecto, no sólo el Demandado está usando sin autorización la Marca de la Demandante, además, ofrece a la venta a terceros el nombre de dominio en disputa (que comprende íntegramente la Marca ALMASED de la Demandante) con un fin claramente especulativo, muy superior a los costes”. En consecuencia, con base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplida la tercera condición prevista en el artículo 2 del Reglamento, concluyendo el registro o uso del Nombre de Dominio en disputa de mala fe. 7. Decisión Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio en disputa Mario A. Sol Muntañola
Experto
Fecha: 10 de octubre de 2017
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