La Demandante es Google LLC, con domicilio en Mountain View, California, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo y Asociados, España.
Los Demandados son Francesc Calderita y CESCAL INFORMATICA S.L., con domicilio en San Cugat del Valles, Barcelona, España. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa , , y .
El Registro de los nombres de dominio en disputa es R. El Agente registrador los nombres de dominio en disputa es Tecnocrática. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2017. El 31 de octubre de 2017, el Centro envió a R por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 2 de noviembre de 2017, R envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que los Demandados son las personas que figuran como registrantes, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 10 de noviembre de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de noviembre de 2017. Los Demandados no contestaron a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a los Demandados su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 4 de diciembre de 2017.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 14 de diciembre de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa estadounidense que opera a nivel mundial, desde finales de los años noventa, como proveedor de una amplia gama de productos y servicios relacionados con Internet, como servicios de búsqueda y de publicidad en línea, servicios en la nube, una plataforma de redes sociales, servicios de traducción, de cartografía y software de navegador. Se identifica en el tráfico económico mediante el nombre comercial coincidente con su denominación social Google, que, con diversas representaciones gráficas, constituye, igualmente, la marca identificativa de sus productos y servicios, así como el elemento principal de los nombres de dominio a través de los cuales opera en Internet.
La Demandante es titular, entre otros derechos de propiedad industrial, de varias marcas registradas para diversos productos y servicios relacionados con Internet, como servicios publicitarios, telecomunicaciones, software y servicios informáticos para la búsqueda, compilación, indexación y organización de información en redes informáticas, almacenamiento electrónico de soportes digitales, servicios de autenticación de correo electrónico, servicios financieros y de tratamiento de transacciones financieras a través de redes informáticas, etc. En concreto, es titular de la Marca de la Unión Europea No. 4316642 GOOGLE, registrada el 18 de abril de 2006 en las clases 16, 25 y 35, de la Marca de la Unión Europea No. 1104306 GOOGLE, registrada el 7 de octubre de 2005 en las clases 9, 35, 38 y 42, de la Marca de la Unión Europea No. 10080455 GOOGLE, registrada el 8 de noviembre de 2011 en las clases en clases 3 y 20, de la Marca de la Unión Europea No. 10081073 GOOGLE, registrada el 16 de diciembre de 2011 en las clases 9, 35, 36 y 42, de la Marca de la Unión Europea No. 15085152 GOOGLE, registrada el 24 de junio de 2016 en las clases 9, 25, 35, 36, 38, 42 y 45, de la Marca de la Unión Europea No. 15033211 GOOGLE, registrada el 20 de junio de 2016 en las clases 9, 25, 35, 36, 38, 42 y 45, así como de la Marca Internacional No. 881006 GOOGLE, que designa España y la Unión Europea, registrada el 12 de enero de 2006 en clases 9, 38 y 42 y de la Marca Española No. 2748749 GOOGLE, registrada el 26 de octubre de 2007 en clases 9, 16, 25, 35, 36, 38 y 42.
Asimismo, la Demandante es titular de varios nombres de dominio que albergan o reenvían a sus páginas Web corporativas, a través de las cuales presta sus servicios, en concreto, entre otros, registrado el 15 de septiembre de 1997, registrado el 16 de septiembre de 2003, registrado el 12 de diciembre de 2003, registrado en 11 de diciembre de 2003, así como registrado el 11 de diciembre de 2003.
Los nombres de dominio en disputa son registrado el 22 de junio de 2017 por CESCAL INFORMATICA S.L., registrado el 20 de junio de 2017 por Francesc Calderita, registrado el 20 de junio de 2017 por Francesc Calderita y registrado el 22 de junio de 2017 por CESCAL INFORMATICA S.L. En los datos públicos disponibles relativos a los nombres de dominio en disputa, es el propio Demandado Francesc Calderita, quien aparece como contacto administrativo y técnico en todos los nombres de dominio en disputa. El Sr. Francesc Calderita ostenta también el cargo de administrador único de la mercantil CESCAL INFORMATICA S.L.
En el momento de presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa alberga una página Web corporativa de la empresa CESCAL INFORMÁTICA, S.L., mediante la cual esta empresa promociona y oferta sus servicios, el nombre de dominio en disputa redirige a la misma página Web corporativa, mientras que los nombres de dominio en disputa y no albergan contenido alguno. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que existe una controversia previa entre las partes, relativa al nombre de dominio , registrado por el propio Demandando Francesc Calderita, que fue resuelta por el National Arbitration Forum mediante decisión de fecha 16 de junio de 2017 (Google Inc. v. Domain Admin, C/O ID#10760 / Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyP, Caso NAF No. FA1705001732138), en la que consideraron cumplidos los requisitos exigidos por la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), ordenando la transferencia del referido nombre de dominio en favor de la Demandante. Este nombre de dominio se encontraba asociado a una página Web idéntica a la que se encuentran asociados los nombres de dominio en disputa y . Además, en la correspondencia relativa a este procedimiento Francesc Calderita, indica cómo teléfono móvil el mismo que consta en la página Web a la que se encuentran asociados los nombres de dominio en disputa referidos.
- Que en la correspondencia entre las partes anterior a la presentación de la Demanda en relación a la referida controversia sobre el nombre de dominio , Francesc Calderita se comprometió a suprimir toda referencia a la marca de la Demandante de su página Web corporativa, indicando que le gustaría distribuir los productos de la Demandante. Sin embargo, no dio cumplimiento a este compromiso e, incluso, después de serle notificada la decisión ordenando la transferencia del nombre de dominio en favor de la Demandante, Francesc Calderita se mostró contrario a dar cumplimiento a dicha orden de transferencia, indicando que solo procedería a la misma mediante una compensación económica de EUR 8.000.000, como cifra inicial de negociación.
- Que los nombres de dominio en disputa fueron registrados tan solo días después de ser notificada al Demandado Francesc Calderita la decisión de transferencia en relación al nombre de dominio , con evidente mala fe.
- Que la Demandante es titular de uno de los servicios de búsqueda en Internet más conocidos del mundo, gozando su marca GOOGLE de renombre en España y a nivel mundial, reconocido tanto por diversos rankings de marcas como por la referida decisión del National Arbitration Forum en relación al nombre de dominio y otras decisiones adoptadas en aplicación de la Política por la OMPI.
- Que los nombres de dominio en disputa son prácticamente idénticos creando confusión con sus marcas GOOGLE, ya que incorporan su marca en su totalidad, agregando, simplemente, el término geográfico “spain” o el término genérico “empresa” o “empresas”, que no provocan impacto sobre la impresión global de los nombres de dominio en disputa, sino que incitan a los usuarios de Internet a pensar que la Demandante ha concedido autorización a los Demandados o que se trata de nombres de dominio de la Demandante relativos a sus actividades en España o específicos para empresas. La práctica identidad tampoco queda enervada por la adición de los sufijos “.es” o “”, mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio.
- Que la falta de derechos o intereses legítimos por parte de los Demandados sobre los nombres de dominio en disputa, se pone de manifiesto por el renombre de la marca GOOGLE y la correspondencia entre las partes en relación a su disputa previa relativa al nombre de dominio . Además, no consta que los Demandados sean titulares de ninguna marca que contenga la denominación “google”, ni que los mismos sean conocidos por esta denominación. La Demandante no ha otorgado a los Demandados licencia ni autorización alguna para el uso de sus marcas, ni para su registro como parte de otra marca o de un nombre de dominio. Además, los Demandados no han hecho un uso legítimo o leal de los nombres de dominio en disputa, ya que, dos de ellos están relacionados con una página Web en la que se muestra, de forma destacada y con igual combinación de colores, su marca GOOGLE, sin autorización alguna, induciendo a los visitantes de la página Web a pensar que están en el sitio Web de la Demandante para servicios ofrecidos en España o para empresas y, los otros dos nombres de domino en disputa, no alojan ningún contenido.
- Que los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe, ya que, dada la notoriedad de la marca GOOGLE, no cabe entender que exista una explicación plausible por la que los Demandados decidieran incluir esta denominación en los nombres de dominio en disputa, salvo la de obtener algún tipo de beneficio, intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Demandante. Además, las evidencias aportadas en relación al uso de los nombres de dominio en disputa y , y, en concreto, el uso prominente de su marca GOOGLE en la página Web a las que están asociados, acreditan su mala fe e intención de crear un riesgo de confusión con la Demandante y sus marcas.
- Que la falta de uso de los nombres de dominio en disputa y , corrobora que el propósito de los Demandados era obtener un lucro económico a través de su venta, siendo la mera tenencia pasiva una circunstancia que puede considerarse acreditativa de su mala fe, al concurrir otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de su conducta, como la correspondencia recibida de Francesc Calderita en relación al nombre de dominio , indicando que le gustaría poder distribuir los productos de la Demandante (lo que demuestra su conocimiento respecto a la Demandante, sus productos y servicios, así como su marca), y la solicitud de una compensación económica de EUR 8.000.000 para transferir a la Demandante el referido nombre de dominio.
- Que, además, otra circunstancia que también corrobora la mala fe de los Demandados es la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa, solo días después de la recepción de la decisión de trasferencia relativa al nombre de dominio . B. Demandados
Los Demandados no contestaron a las alegaciones de la Demandante. 6. Cuestión Preliminar: Demanda Consolidada contra dos Demandados
A juicio de la Experta, la relación existente entre los Demandados, siendo uno de ellos una empresa mercantil y, el otro, administrador único de esta empresa, la circunstancia de que el mismo individuo se encuentre designado como contacto administrativo y técnico en todos los nombres de dominio en disputa, el hecho de que todos los nombres de dominio en disputa reproduzcan la misma marca unida a otros términos geográficos o genéricos, presentando el mismo patrón, el hecho de ser también común el agente registrador en todos los nombres de dominio en disputa, así como la circunstancia de haber sido registrados en fechas coincidentes o con solo dos días de diferencia, son, todas ellas, circunstancias que justifican de forma suficiente, como autoriza el Reglamento, la consolidación de la Demandada contra los dos Demandados en el presente procedimiento. 7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:
1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibéria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.,Caso OMPI No. DES2006-0003; Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.,Caso OMPI No. DES2006-0014; MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group,Caso OMPI No. DES2015-0006).
A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
La Demandante ha demostrado ser titular de varios registros de marca europeos, un registro internacional que designa España y la Unión Europea, así como una marca española, que consisten, todos ellos, en la denominación “google”, con distintas representaciones gráficas, y se encuentran protegidos en nuestro país, así como el nombre comercial Google, coincidente con su propia denominación social y la denominación de sus marcas. En consecuencia, la Experta considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.
El distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado, comercializar sus productos y prestar sus servicios, se reproduce de forma idéntica en los nombres de dominio en disputa, añadiendo únicamente el término geográfico “spain” o el genérico “empresa” en singular o en plural “empresas” y el dominio correspondiente al código de país “.es” (ya sea el dominio “.” o “.es”), este último generalmente carente de relevancia desde el punto de vista identificativo, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política (entre otras, Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.,Caso OMPI No. DES2015-0029; MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group, supra; Michael Kors (Switzerland) International GmbH c. Lin Yanxiao,Caso OMPI No. DES2015-0017). Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A juicio de la Experta, la adición de un término descriptivo o genérico como “empresa” o “empresas”, así como la adición de un término geográfico como “spain”, indicador de nuestro país en idioma inglés, no impide que la marca y nombre comercial de la Demandante sea reconocible en los nombres de domino en disputa, existiendo similitud que puede ocasionar confusión con los Derechos Previos de la Demandante. Véase en este sentido la sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por tanto, la Experta concluye que los nombres de dominio en disputa resultan confusamente similares al nombre comercial y las marcas que constituyen los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si los Demandados ostentan derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que los Demandados tendrán ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En el presente caso, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte los Demandados, por cuanto que esta denominación no constituye el nombre de los Demandados, ni éstos son conocidos comúnmente por la misma, no habiendo sido autorizados por la Demandante para el uso de sus marcas y nombre comercial, ni encontrándose ligados a la Demandante por ningún tipo de relación que pudiera autorizar el registro como nombre de dominio de la denominación que constituye el nombre comercial y marca de la misma.
En el caso que nos ocupa los Demandados no han contestado a la Demanda, circunstancia que ha de ser valorada junto con las demás del caso, las pruebas y alegaciones presentadas por la Demandante, no determinando automáticamente una decisión a favor de la Demandante.
No obstante, al no contestar a la Demanda, no se ha proporcionado por los Demandados ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso de los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o el uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.
Dos de los nombres de dominio en disputa no albergan contenido alguno. Los otros dos nombres de dominio en disputa están ligados a una página Web de la empresa Demandada CESCAL INFORMÁTICA, S.L., perteneciente al mismo sector de la Demandante, en la que se promocionan servicios relacionados con el sector informático e Internet, incluyendo en su cabecera, de forma preminente y destacada, la marca y nombre comercial de la Demandante GOOGLE, con una representación gráfica que reproduce la misma combinación de colores utilizados por las marcas de la Demandante, sin incluir ninguna advertencia sobre la falta de relación de los Demandados con la Demandante y sus marcas.
Un factor fundamental para considerar el uso los nombres de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas y nombre comercial de la Demandante. A juicio de la Experta, este factor no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca y nombre comercial de la Demandante, de forma íntegra, tanto en los nombres de dominio en disputa como en la cabecera de la página Web a la que se encuentran ligados dos de ellos, sin incluir, de forma destacada, ningún aviso sobre la verdadera falta de relación entre los Demandados y la Demandante, que pudiera evitar la confusión, hace que sea presumible, de forma falsa, una correlación entre los mismos, que impide considerar que los nombres de dominio en disputa son utilizados de forma legítima y leal o no comercial. Véase en este sentido la sección 2.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por tanto, a la vista de (i) la documentación aportada sobre la promoción y el conocimiento de la Demandante, su nombre comercial y sus marcas dentro del sector de Internet, que permite inferir que la denominación, nombre comercial y marca de la Demandante había alcanzado renombre, dentro de su sector y entre todo el público en general, teniendo una fuerte presencia en Internet (con uno de los buscadores, un sistema de localización y otros productos, que pueden calificarse como de los más utilizados por los usuarios), desde fecha anterior a aquella en la que se registraron los nombres de dominio en disputa; (ii) la falta de uso de dos de los nombres de dominio en disputa y el uso de los otros dos en relación a una página Web, que promociona servicios relativos al mismo sector de la Demandante, utilizando su marca renombrada, sin autorización y sin indicar, de forma clara, la falta de relación entre los Demandados y la Demandante o sus marcas; y (iii) la ausencia de contestación a la Demandada, que permita desvirtuar la ausencia de derechos o intereses legítimos alegada por la Demandante, la Experta considera demostrada la ausencia de derechos o intereses legítimos de los Demandados en los nombres de dominio en disputa.
Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Al respecto, las decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la Demandante en la fecha en que se registraron los nombres de dominio en disputa, así cabe citar, entre otras, The Gap, Inc. v. Deng Youqian,Caso OMPI No. D2009-0113; Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot,Caso OMPI No. D2009-0320; CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun,Caso OMPI No. DES2015-0026; HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. Daniel Eickmann,Caso OMPI No. DES2015-0020.
La Experta considera que la documentación aportada por la Demandante sobre su presencia y la de sus marcas dentro del sector informático y de Internet, a nivel español e internacional, permite inferir que el nombre comercial y marca de la Demandante había alcanzado renombre, dentro de su sector y entre todo el público en general, teniendo una fuerte presencia en Internet, con uno de los buscadores, un sistema de localización y otros productos, que pueden calificarse como de los más utilizados por los usuarios, desde fecha anterior a aquella en la que se registraron los nombres de dominio en disputa.
Además, la controversia previa relativa a otro nombre de dominio (), que incluye la misma marca y nombre comercial de la Demandante, que resultó en su transferencia a la Demandante, habiendo sido informado el Demandado Francesc Calderita de tal decisión en fecha anterior al registro de los nombres de dominio en disputa, son circunstancias que han quedado acreditadas por la documentación aportada por la Demandante. Tales circunstancias, a juicio de la Experta, denotan que los Demandados conocían la existencia de la Demandante, su nombre comercial y sus marcas, habiendo procedido al registro de los nombres de dominio en disputa de mala fe, probablemente con la intención de aprovecharse de la reputación alcanzada por la Demandante.
También corrobora esta conclusión, a juicio de la Experta, la correspondencia de las partes en relación su controversia previa sobre el referido nombre de dominio , en donde el mismo Demandado Francesc Calderita exigía a la Demandante la cifra de EUR 8.000.000 para acceder a su trasferencia, correspondencia que se encuentra datada en fecha anterior al registro de los nombres de dominio en disputa en el presente procedimiento.
Igualmente, el uso que los Demandados han hecho de los nombres de dominio en disputa es también calificable, a juicio de esta Experta, como un uso de mala fe. Dos de ellos no albergan contenido alguno que pueda justificar un uso de buena fe de los mismos. Los otros dos están ligados a una página Web relativa al mismo sector de la Demandante, de una empresa que puede calificarse como competidora, que incluye de forma destacada el nombre comercial y marca de la Demandante.
Todas estas circunstancias, llevan a esta Experta a concluir que los Demandados, conociendo la existencia de la Demandante, su nombre comercial y sus marcas, procedieron al registro de los nombres de dominio en disputa, con la intención de aprovecharse de la reputación alcanzada por la Demandante, atrayendo usuarios de Internet a su página Web, mediante la creación de una falsa asociación y confusión con las marcas y derechos de propiedad industrial de la Demandante, perturbando, además, su actividad comercial, por lo que la Experta considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que los nombres de dominio , , y sean transferidos a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 29 de diciembre de 2017
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