La Demandante es Calzedonia S.p.A., con domicilio en Malcesine, Italia, representada por Elzaburu, España.
El Demandado es Luis Guillermo Lopez Mavarez, con domicilio en Caracas, Venezuela (República Bolivariana de). 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es R. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de noviembre de 2017. El 27 de noviembre de 2017, el Centro envió a R por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa.
El 28 de noviembre de 2017, R envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de diciembre de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de enero de 2018.
El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de enero de 2018.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 23 de enero de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa italiana fundada en 1987, que opera a nivel internacional en el sector de la producción y distribución de ropa interior, calcetines, medias, leggings, trajes y ropa de baño para hombres, mujeres y niños, a través de Internet, así como de una amplia red de tiendas en franquicia, con más de 2.000 tiendas en todo el mundo y más de 600 tiendas en España. Se identifica en el tráfico económico mediante la marca CALZEDONIA coincidente con su denominación social, que, con diversas representaciones gráficas, constituye, la marca identificativa de sus productos, así como de sus establecimientos franquiciados y de la página Web donde comercializa sus productos.
La Demandante es titular, entre otras, de varias marcas registradas para sus productos y servicios, relacionados, fundamentalmente, con el sector de la ropa y complementos, así como la distribución y comercialización de los mismos. En concreto, es titular de la Marca española No. 1990012 CALZEDONIA (mixta), registrada el 21 de octubre de 1996 en la clase 35, de la Marca de la Unión Europea No. 001874452 CALZEDONIA, registrada el 3 de abril de 2002 en las clases 25 y 35, de la Marca de la Unión Europea No. 003382686 CALZEDONIA (figurativa), registrada el 11 de abril de 2005 en las clases en clases 25 y 35, así como de la Marca de la Unión Europea No. 009096926 CALZEDONIA, registrada el 5 de octubre de 2010 en las clases 3, 9, 14, 18, 24 y 28.
Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio , registrado el 27 de julio de 1998, que alberga su página Web corporativa, en varios idiomas, incluido el español, a través de la cual comercializa sus productos.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 23 de diciembre de 2014 por el Demandado, que en los datos públicos disponibles aparece, igualmente, como contacto administrativo y técnico del mismo. Alberga una página Web, alojada en la plataforma de Sedo Domain Parking, en donde se indica que el nombre de dominio en disputa puede encontrarse a la venta y se incluyen, junto a referencias a la marca de la Demandante y enlaces a su página Web corporativa, otros enlaces a páginas Web de terceras empresas competidoras, que comercializan productos del mismo sector al que se dedica la Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que su marca ostenta fama y prestigio dentro del sector de la moda, desde fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa, aportando copiosa documentación sobre su notoriedad y difusión en España, así como en Internet, como artículos de prensa, publicaciones en blogs, resultados obtenidos en buscadores, ejemplos de campañas publicitarias, presencia en redes sociales, etc.
- Que el nombre de dominio en disputa es cuasi-idéntico a su marca variando únicamente una letra, mediante la sustitución de la letra “z” por una “c”, que fonéticamente tienen sonido idéntico en español, por lo que tal modificación no sirve para evitar el riesgo de confusión, constituyendo un claro supuesto de typosquatting, ya que es precisamente el error usual que puede cometer un consumidor español a la hora de escribir la marca de la Demandante en cualquier buscador de Internet.
- Que el nombre de dominio en disputa da la impresión de presentar una página Web oficial o autorizada de la marca CALZEDONIA, como si fuese un outlet o una tienda de precios más bajos de productos legítimos para España. Además, contiene enlaces relacionados que llevan a otras páginas Web donde se venden productos de su mismo sector, infringiendo los derechos de propiedad industrial e intelectual de la Demandante.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa pues no es conocido por el mismo ni ostenta ninguna marca con esta denominación. Además, dado el renombre acreditado de su marca es absolutamente improbable que el mismo pueda alegar derechos o intereses legítimos.
- Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe con la finalidad de proceder a su venta o cesión, pues como se indica en la página Web alojada en el mismo, se anuncia que se encuentra a la venta en SEDO.com, la mayor plataforma mundial de compraventa de direcciones de Internet. Además, es un claro supuesto de typosquatting y la página Web alojada en el nombre de dominio en disputa contiene diversas alusiones a su marca y enlaces que dirigen a páginas Web de empresas competidoras, que también son conductas calificables como mala fe, ya que permiten afirmar que el Demandado era consciente de que, creando la apariencia de que se trata de la página Web es el oficial del titular de la marca o, al menos, cuenta con su autorización, desvía a usuarios de Internet a su página Web, con ánimo de lucro.
- Que corrobora la mala fe del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, el hecho de que el mismo es titular de más de una veintena de nombre de dominio infractores de derechos de propiedad industrial de otros titulares de marcas notorias por el mismo método utilizado en el presente caso (typosquatting), aportando evidencia de ello. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:
1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibéria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.,Caso OMPI No. DES2006-0003; Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.,Caso OMPI No. DES2006-0014; MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group,Caso OMPI No. DES2015-0006). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
La Demandante ha demostrado ser titular de una marca española y varias europeas que consisten en la denominación “calzedonia”, algunas de ellas con una representación gráfica concreta, que se encuentran, por tanto, todas ellas, protegidas y son válidas en España. En consecuencia, la Experta considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.
El distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado y comercializar sus productos, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, variando únicamente una de sus letras, la letra “z” que se sustituye por una “c”, siendo ambas letras idénticas desde el punto de vista fonético, en idioma español.
Además, se añade el dominio correspondiente al código de país “.es”, que generalmente carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política (entre otras, Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.,Caso OMPI No. DES2015-0029; MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group, supra; Michael Kors (Switzerland) International GmbH c. Lin Yanxiao,Caso OMPI No. DES2015-0017). Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A juicio de la Experta, la variación mínima respecto a la marca CALZEDONIA introducida en el nombre de dominio en disputa, puede, fácilmente, constituir un error tipográfico usual para los consumidores de habla española, siendo un claro supuesto de typosquatting. En todo caso, la marca es fácilmente reconocible en el nombre de dominio en disputa, existiendo similitud que puede ocasionar confusión con los Derechos Previos de la Demandante.
Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa resulta confusamente similar a la marca que constituye los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En el presente caso, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, por cuanto que esta denominación no constituye el nombre del Demandado, ni éste es comúnmente conocido por la misma, no constando que sea titular de ninguna marca que consista o contenga esta denominación.
En el caso que nos ocupa el Demandado no ha contestado a la Demanda, circunstancia que ha de ser valorada junto con las demás del caso, las pruebas y alegaciones presentadas, no determinando automáticamente una decisión a favor de la Demandante.
A juicio de la Experta, el propio hecho de presentar la Demanda y la falta de contestación del Demandado, indica que la Demandante no ha otorgado ningún tipo de autorización para el uso de su marca ni se encuentra ligada al Demandado por ningún tipo de relación que pudiera autorizar el registro como nombre de dominio de la misma.
Al no contestar a la Demanda, no se ha proporcionado por el Demandado ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o el uso legítimo y leal o no comercial del mismo.
Al contrario, el nombre de dominio en disputa alberga una página Web en donde se oferta su venta y se incluyen, junto a la referencia a la Demandante y su marca, diversos enlaces a páginas Web de terceros competidores de la misma, creando confusión o asociación, sin incluir ninguna advertencia sobre la falta de relación de ésta página Web con la Demandante y su marca.
Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. A juicio de la Experta, este factor no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca, salvo la sustitución de una de sus letras por otra fonéticamente idéntica, la inclusión de referencias en la página Web que alberga el nombre de dominio en disputa a la propia marca, sin error tipográfico alguno y de forma íntegra, junto al enlace a la página Web oficial de la Demandante, al lado de otros enlaces a páginas Web referidas a los mismos productos pertenecientes a terceros competidores, todo ello, sin incluir ningún aviso sobre la verdadera falta de relación entre el Demandado y la Demandante, que fuera efectivo para evitar la confusión, crean la falsa impresión de que existe algún tipo de conexión entre el titular del nombre de dominio en disputa y la Demandante o se trata de un nombre de dominio y una página Web oficial de la misma.
Todas estas circunstancias impiden considerar, a juicio de esta Experta, que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y/o esté siendo utilizado de forma legítima y leal o no comercial.
Por tanto, a la vista de (i) la documentación aportada sobre la promoción y el conocimiento de la Demandante y su marca dentro de su sector, que permite inferir que había alcanzado notoriedad dentro de su sector desde fecha anterior a aquella en la que se registró el nombre de dominio en disputa; (ii) el uso del nombre de dominio en disputa en relación a una página Web, que promociona diversas páginas Web de terceros competidores, utilizando su marca, sin autorización; y (iii) la ausencia de contestación a la Demandada, que permita desvirtuar la ausencia de derechos o intereses legítimos alegada por la Demandante; la Experta considera demostrada la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.
Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Al respecto, las decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la Demandante en la fecha en que se registraron los nombres de dominio en disputa, así cabe citar, entre otras, The Gap, Inc. v. Deng Youqian,Caso OMPI No. D2009-0113; Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot,Caso OMPI No. D2009-0320; CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun,Caso OMPI No. DES2015-0026; HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. Daniel Eickmann,Caso OMPI No. DES2015-0020.
La Experta considera que la documentación aportada por la Demandante sobre la presencia, promoción y conocimiento de su marca en el sector de la moda, permite inferir que la misma había alcanzado notoriedad dentro de su sector, en el mercado español, teniendo, además, una fuerte presencia en Internet, desde fecha anterior a aquella en la que se registró el nombre de dominio en disputa. De forma que, en el balance de probabilidades, sería muy probable, a juicio de la Experta, que el Demandando conociera la existencia de la marca CALZEDONIA cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, habiendo variado conscientemente una de sus letras, por otra fonéticamente idéntica, buscando la confusión con la marca notoria, con la intención de obtener un beneficio económico o aprovecharse de su notoriedad.
Corrobora esta conclusión, a juicio de la Experta, la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa contenga únicamente una letra diferente respecto a la marca de la Demandante, siendo precisamente tal letra diferente, idéntica fonéticamente, en idioma español, a la contenida en la marca, constituyendo, por tanto, un supuesto de error tipográfico que puede calificarse como usual en los consumidores españoles. Igualmente, confirma esta conclusión el hecho de que el propio Demandando haya registrado otros más de veinte nombres de dominio, igualmente con diferencias mínimas calificables como errores tipográficos, respecto a otras tantas marcas notorias o renombradas de terceros.
También ratifica esta conclusión, a juicio de la Experta, la circunstancia de que se oferte la venta del nombre de dominio en disputa a través de la plataforma de la empresa Sedo y el hecho de que el nombre de dominio en disputa albergue una página Web en la que se incluyen claras referencias a la marca de la Demandante, de forma íntegra y correctamente escrita, con remisión a la página Web oficial de la Demandante.
Del mismo modo, esta experta considera que el uso que se ha efectuado del nombre de dominio en disputa, es calificable como un uso de mala fe, pues la página Web que alberga el nombre de dominio en disputa incluye referencias a la marca CALZEDONIA y junto a la remisión a la página Web oficial de la Demandante, contiene, igualmente referencias y relaciona páginas Web de terceras empresas competidoras dentro del mismo sector, por las que presumiblemente obtiene el un beneficio económico el Demandado, sin incluir aviso alguno sobre la verdadera falta de relación entre el Demandado y la Demandante, creando confusión y dando la falsa impresión de que existe algún tipo de conexión entre el titular del nombre de dominio en disputa y la Demandante o se trata de un nombre de dominio y una página Web relacionada con la misma.
Todas estas circunstancias, llevan a esta Experta a concluir que el Demandado, conociendo la existencia de la Demandante y sus marcas, procedió al registro del nombre de dominio en disputa, con la clara intención de obtener un beneficio económico, bien derivado de su venta o cesión o de un uso de mala fe del mismo, aprovechando la reputación alcanzada por la Demandante y su marca CALZEDONIA, para atraer usuarios de Internet a su página Web, mediante un error tipográfico común en idioma español, creando una falsa asociación y confusión con las marcas y derechos de propiedad industrial de la Demandante, perturbando, además, en definitiva, su actividad comercial, por lo que la Experta considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 2 de febrero de 2018
Full & Egal Universal Law Academy