La Demandante es Mojang Synergies AB, con domicilio en Estocolmo, Suecia, representada por Gómez-Acebo & Pombo Abogados, España.
El Demandado es SMS Telecom Corporation, con domicilio en Dominica, Dominica. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es R. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de enero de 2018. El 1 de febrero de 2018, el Centro envió a R por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de Febrero de 2018, R envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de febrero de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de febrero de 2018. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 1 de marzo de 2018.
El Centro nombró a Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes como Experto el día 6 de marzo de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
A los efectos de este procedimiento son de tener en cuenta los siguientes hechos no controvertidos:
- La Demandante, Mojang Synergies AB es una entidad sueca, propiedad de la multinacional Microsoft Corporation desde el año 2014;
- El Demandado es una entidad domiciliada en Dominica. El Demandado no ha contestado a la Demanda ni ha presentado alegación alguna en su defensa;
- La Demandante es titular, entre otros muchos, de los registros de marca de la Unión Europea nº 9649691 MINECRAFT en clases 9, 25, 28 y 41, registrada el 11 de octubre de 2011; nº 11709482 MINECRAFT en clases 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 38, 41, 42 y 45, registrada el 4 de octubre de 2013; y nº11520939 MINECRAFT REALMS en clases 9, 14, 16, 18, 21, 28, 25, 35, 38, 41, 42 y 45, registrada el 24 de junio de 2013; y
- La marca MINECRAFT de la Demandante identifica uno de los videojuegos más populares a nivel mundial.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado el 30 de septiembre de 2013, y resuelve a una página web en la que se reproduce la marca de la Demandante y la apariencia de su sitio web, y se ofrece la descarga gratuita del videojuego de la Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A.Demandante
La Demandante ha incluido en su escrito de demanda, las siguientes alegaciones:
- La Demandante es titular de los registros de marca de la Unión Europea nº 9649691 MINECRAFT en clases 9, 25, 28 y 41, registrada el 11 de octubre de 2011; nº 11709482 MINECRAFT en clases 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 38, 41, 42 y 45, registrada el 4 de octubre de 2013 y nº11520939 MINECRAFT REALMS en clases 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42 y 45, registrada el 24 de junio de 2013;
- La marca MINECRAFT identifica uno de los videojuegos más vendidos de la historia y su presencia en ranking de los mejores videojuegos a nivel mundial es constante, siendo además el juego más subido a YouTube de la historia;
- En 2014 Minecraft superó los 100 millones de usuarios registrados y se convirtió en el segundo juego más vendido de todos los tiempos;
- A fecha de 28 de febrero de 2017 el producto Minecraft superó los 122 millones de copias vendidas, con una media de venta diaria de 53.000 unidades;
- La popularidad mundial del producto Minecraft ha requerido la creación de una exposición mundial propia que se ha convertido en un evento de fama mundial desde 2010 celebrándose desde entonces en un lugar distinto cada año, y que recibe a millones de fans en cada edición;
- Existe cuasi identidad tanto denominativa como conceptual entre los derechos prioritarios de marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa;
- El Demandado busca deliberadamente confundir al usuario al incluir en el sitio web identificado con el nombre de dominio en disputa, múltiples marcas denominativas MINECRAFT, reproducir la apariencia cromática del sitio web oficial de la Demandante, y en general relacionar todo su contenido con el videojuego Minecraft de la Demandante;
- El Demandado ha incluido igualmente en dicho sitio web una información engañosa tratando de hacer creer al usuario que ostenta derechos sobre todos los servicios y contenidos del mismo;
- El Demandado, en un intento de burlar la eventual responsabilidad legal que corresponda, incluye una mención en la parte inferior de su sitio web y en letra de menor tamaño, por el que desvincula el sitio web del nombre de dominio en disputa de los desarrolladores oficiales del videojuego “Minecraft”;
- El Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la controversia, no existiendo dato alguno que sugiera que sea o haya sido conocida en el mercado por el nombre “Minecraft” ni que haya adquirido derechos de marca sobre dicho término;
- El Demandado ha evidenciado un patrón de conducta consistente en registrar nombres de dominio que incluyan marcas notorias, como demuestran los procedimientos Microsoft Corporation c. SMS Telecom Corporation,Caso OMPI No. DES 2012-0030; y Piriform Limited v SMS Telecom Corporation, Caso OMPI No. D2017-0008, en relación con los nombre de dominio y en el primer caso, y en el otro, habiendo sido la demanda estimada en ambos casos; y
- Dada la notoriedad mundial de la marca MINECRAFT, el Demandado no podía razonablemente desconocer los derechos exclusivos de la Demandante, por lo que sólo puede considerarse que el registro del nombre de dominio en disputa se llevó a cabo por el Demandado siendo plenamente consciente de estar apropiándose de un signo que no le pertenecía.
En base a todo ello, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La Demandante ha acreditado su titularidad sobre los registros de marca de la Union Europea nº 9649691 MINECRAFT en clases 9, 25, 28 y 41, registrada el 11 de octubre de 2011; nº 11709482 MINECRAFT en clases 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 38, 41, 42 y 45, registrada el 4 de octubre de 2013 y nº11520939 MINECRAFT REALMS en clases 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42 y 45, registrada el 24 de junio de 2013
Es claro que se produce una total identidad entre dos de las marcas invocadas por la Demandante (MINECRAFT), y cuasi identidad con la tercera también invocada (MINECRAFT REALMS) como Derecho Previo, y el nombre de dominio en disputa, al reproducir este de manera íntegra la denominación “minecraft”.
Por otro lado debe recordarse que, como es sabido y tal y como se ha establecido en numerosas decisiones bajo el Reglamento, la partícula “.es” identifica el nivel superior del nombre de dominio y no es relevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante.
Este Experto considera, por tanto, probada la concurrencia del primero de los requisitos previstos en el artículo 2 del Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:
- Teniendo en cuenta la notoriedad de la marca MINECRAFT de la Demandante, en particular en España, examinando el contenido del sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa, es claro que el Demandado está familiarizado con el sector de los videojuegos, lo cual hace aún menos dudoso que desconociera la importancia de la marca MINECRAFT, su evolución y su fama mundial.
- Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante y resuelve a una página web que aparenta ser el sitio web de la Demandante, lo que podría llevar a los usuarios de Internet a confusión por asociación con la Demandante.
- Del uso que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa no pueden desprenderse derechos o intereses legítimos.
- La ausencia de contestación a la Demanda puede, en este caso, considerarse como una asunción o reconocimiento del Demandado que no contestó, de la inexistencia de algún derecho o interés legítimo a su favor. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentran Rosetta Stone v. Oliver Hwizdal,Caso OMPI No. DES2012-0009 o Banco de España v.Lorena Velasco PadillaCaso OMPI No. DES2010-0057, entre otros muchos.
Por todo ello, el Experto entiende que el Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Dada la extraordinaria popularidad de que goza la marca MINECRAFT de la Demandante, tanto a nivel nacional español como internacional, debe considerarse como notoria.
Este Experto considera que el Demandante ha presentado pruebas e indicios claramente suficientes como para considerar que efectivamente concurre mala fe en el proceder del Demandado.
A esta conclusión se llega si tenemos en cuenta que ha quedado acreditado que MINECRAFT es una denominación ampliamente conocida en España, dada la notoriedad y popularidad de que goza el videojuego por ella identificada. Ello, unido al hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda, no permite alcanzar otra conclusión que la de que el registro de “minecraft” como nombre de dominio no se debe a una creación o invención independiente del Demandado sino a un comportamiento llevado a cabo con pleno conocimiento de la existencia de la marca MINECRAFT de un tercero, lo que puede además deducirse fácilmente del contenido del sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa.
Aun cuando lo anterior resulta ser suficiente como para considerarse que concurre el presupuesto de la mala fe del Demandado tanto respecto del registro del nombre de dominio en disputa como de su uso, hay que tener en cuenta asimismo que el proceder del Demandado puede considerarse como acreditativo de un patrón de conducta tras haber sido demandado en dos casos similares de registro de nombres de dominio que contengan marcas anteriores notorias (pertenecientes, además, al mismo sector, que Minecraft). Los casos concretos son los procedimientos Microsoft Corporation c. SMS Telecom Corporation, Caso, supra y Piriform Limited c. SMS Telecom Corporation, supra, y los nombres de dominios en disputa eran y en un caso, y en el otro caso.
Este experto no considera que la concurrencia del factor de “patrón de conducta” recogido en el artículo 2 del Reglamento (apartado 2 de las “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe”), dependa o deba depender del espacio de tiempo transcurrido entre cada caso. En esta ocasión es la tercera vez en la que el demandado, SMS Telecom Corporation registra un nombre de dominio que incluye una denominación notoriamente conocida y registrada como marca. En consecuencia este Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia de dicho supuesto contemplado en el artículo 2 del Reglamento, como causa adicional acreditativa de la concurrencia de la mala fe en el proceder del Demandado.
Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el tercer requisito exigido por el Reglamento, habiendo acreditado que el Demandado ha registrado y usado de mala fe el nombre de domino en disputa. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes
Experto
Fecha: 22 de marzo de 2018
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