La Demandante es Amorepacific Corporation con domicilio en Seúl, República de Corea, representada por Ballester Intellectual Property, S.L.P., España.
El Demandado es Miguel Angel Grandia Ruiz con domicilio en Madrid, España, representándose a sí mismo. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es R. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 Internet España, S.L.U. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de febrero de 2018. El 1 de febrero de 2018, el Centro envió a R, por correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de febrero de 2018, R envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de febrero de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de marzo de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 13 de marzo de 2018.
El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 11 de abril de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular registral de las siguientes marcas:
- Marca nacional española nº 2.274.966, denominativa con gráfico, compuesta por el signo LANEIGE AMORE, registrada para servicios de la clase 3 del nomenclátor internacional, solicitada el día 2 de diciembre de 1999 y registrada el 22 de mayo de 2000, y cuya última renovación fue publicada el 27 de noviembre de 2009.
- Marca de la Unión Europea nº 013.131.826, denominativa, compuesta por el signo LANEIGE SMART CUSHION, registrada para servicios de la clase 3 del nomenclátor internacional, con fecha de registro 16 de diciembre de 2014.
- Marca internacional nº 1.215.787, denominativa, LANEIGE, designando a España, registrada para productos de la clase 3 del nomenclátor internacional, con fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de 22 de diciembre de 2014.
La Demandante ofrece bajo el nombre de dominio productos de cosmética, con enlaces a los siguientes países: China, Taiwán, Provincia de China, Hong Kong (China), República de Corea, Singapur, Malasia, Tailandia, Viet Nam, Indonesia, Filipinas, Estados Unidos de América y Canadá.
En la web de la Demandante se afirma que la marca LANEIGE fue lanzada en 1994, y en su escrito de contestación el Demandado acepta expresamente la veracidad de este extremo.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 21 de noviembre de 2011.
Bajo el nombre de dominio se ubicó una página web en la que aparece una fotografía de una modelo de rasgos asiáticos, el signo “TONYMOLY”, la indicación “en construcción” y una fotografía de un expositor de venta de cosméticos en el que figura el signo “TONYMOLY”, junto con la indicación “Ven a conocernos y llévate muestras gratis”, seguido de una dirección postal en Madrid. Posteriormente, ese contenido fue eliminado y en la actualidad, bajo el nombre de dominio en disputa se ofrece una web en la que tan solo aparece la frase “en construcción”.
Bajo el nombre de dominio se contiene una web, de la cual es titular la sociedad mercantil Tradegate to Europe S.L., en la que se ofrecen productos cosméticos y se indica –entre otros extremos- que “nuestro deseo es acercar la cosmética coreana a la mujer española”.
La Demandante aporta un extracto que contiene los resultados de la consulta, con fecha 27 de octubre de 2017, sobre Tradegate to Europe S.L en el Registro Mercantil Central, donde consta que el Demandado es el administrador único de la referida sociedad mercantil, con fecha de inscripción del nombramiento de 11 de octubre de 2011.
El representante de la Demandante remitió al Demandado, el 24 de noviembre de 2017 y por burofax, una carta requiriéndole la transferencia del nombre de dominio en disputa . En esa misma carta de la representante del Demandante también actuaba en representación de la empresa Etude Corporation, integrada en el mismo grupo que la Demandante, y se le requería al Demandado la transferencia del nombre de dominio . El Demandado no contestó a dicho requerimiento. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante realiza, en esencia, las siguientes alegaciones:
- El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con la marca española de su titularidad, pues incluye por completo el elemento dominante “laneige”, término que también está protegido por las marcas de la Unión Europea LANEIGE SMART CUSHION y por la marca internacional LANEIGE. Sostiene además la Demandante que los usuarios de Internet podrían considerar que el nombre de dominio en disputa corresponde a una sucursal española de la Demandante, y que existe una total identidad entre los productos protegidos por la marca y los productos ofertados por el nombre de dominio en disputa.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa , porque no posee ningún título o registro previo en España o en el extranjero que le habilite para su registro y uso, porque la fecha de registro del nombre de dominio objeto de conflicto es posterior a la del lanzamiento de la marca por la Demandante (que afirma que fue en 1994), así como a la fecha de registro de la marca española LANEIGE AMORE, realizando el Demandado un uso ilícito del nombre de dominio, pues lo ha usado para invitar a los usuarios de Internet a visitar un local comercial “Tonymoly” de venta de cosméticos. Además, también invoca la Demandante como elemento determinante de la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado que no hubiese contestado la carta-requerimiento que le envió la Demandante.
- El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe, porque se usa en una web que aparece “en construcción”, mostrando únicamente una imagen de una modelo coreana junto con la marca “Tonymoly”, invitando a los usuarios a dirigirse a una tienda situada en Madrid. Destaca la Demandante que el Demandado es el administrador de la sociedad mercantil responsable del sitio web que se ofrece bajo el nombre de dominio . Todo ello, siempre según la Demandante, llevaría a la conclusión de que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, incluyendo la marca de la Demandante con el fin de crear confusión sobre el origen empresarial de la página web, impidiendo que la Demandante haga uso de dicho nombre de dominio y atrayendo de manera intencionada a usuarios de Internet a la tienda “Tonymoly”, propiedad de una empresa de cosméticos competidora.
Por todo ello, la Demandante solicita que se dicte una resolución en la que se ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa . B. Demandado
Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:
- El Demandado reconoce que el nombre de dominio en disputa es bastante parecido a la marca registrada LANEIGE AMORE que pertenece a la Demandante. Sin embargo, sostiene que el nombre de domino fue registrado para hacer alusión a la nieve (que es lo que significa “la neige” en francés), para crear junto a unos socios una página web de viajes de esquí a Francia. Por ello considera el Demandado que los significados de la marca y del nombre de dominio en disputa son muy distintos. También destaca el Demandado que el término “laneige” está disponible en otros nombres de dominio de primer nivel, y que bajo otros nombres de dominio de primer nivel ha sido registrado por terceras personas distintas a la Demandante. A su vez, y por lo que se refiere al contenido de la página web asociada al nombre de dominio en disputa , alega que el contenido se incluyó de manera provisional en el verano de 2016, y que ya ha sido eliminado para no crear una posible confusión con la marca de la Demandante.
- Con relación a los derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa , sostiene el Demandado que el nombre “la neige” es un término genérico, que se puede registrar para realizar una actividad relacionada con la nieve o el esquí, que la Demandante no puede pretender que nadie lo utilice, y que la Demandante, pese a haber tenido ocasión de registrar “laneige” en otros nombres de dominio de primer nivel, no lo ha hecho. Finalmente, y por lo que toca a la falta de contestación al requerimiento, el Demandado alega que no lo hizo debido a un viaje de trabajo y al corto plazo que se le había fijado para ello (13 días hábiles), considerándolo, además, un abuso por parte de la Demandante.
- Por lo que respecta al requisito de la mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio en disputa, el Demandado sostiene que no registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, con la intención de colgar información de una marca competidora y confundir a los usuarios, porque el registro se produjo en 2011 y la inclusión de los contenidos se produjo a mediados de 2017 (aunque antes indicó que fue en 2016). Insiste el Demandado en que en el momento del registro del nombre de dominio en disputa no tenía conocimiento de que hubiera una marca tan parecida al nombre de dominio en disputa, y que su intención era usarlo para una actividad relacionada con el esquí. Finalmente, también alega el Demandado que ha retirado ya el contenido que molesta a la Demandante, y que nunca se ha puesto en contacto con la Demandante para intentar venderle el nombre de dominio en disputa.
Por todo lo anterior, el Demandado solicita que dicte una resolución por la que desestime la Demanda. 6. Debate y conclusiones
Según el artículo 2 del Reglamento, los requisitos para que prospere la Demanda son los siguientes: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos, teniendo en cuenta que el artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”. Además, y dado que el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP” en sus siglas en inglés), resulta de utilidad acudir no sólo a las decisiones anteriores de expertos que han aplicado el Reglamento, sino también a las decisiones anteriores dictadas en aplicación de la Política. Así se hace ya en la primera decisión en aplicación del Reglamento Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001. Y así se ha reiterado en numerosas decisiones posteriores, de las que cabe citar, por ejemplo y entre otras muchas, OSRAM GmbH v. LED SMC ESPANA S.L.,Caso OMPI No. DES2013-0030; Rain Forest, S.L. v. Mario Rieger,Caso OMPI No. DES2013-0031; o Mizuno Kabushiki Kaisha y Mizuno Iberia, S.L.U. c. Diego Buendía Pérez,Caso OMPI No. DES2013-0040. Y en relación con las decisiones anteriores dictadas aplicando la Política resulta especialmente útil la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), en la que se sintetizan los posicionamientos mayoritarios de los grupos de expertos. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
Para que prospere la Demanda el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.
Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de un derecho previo. Y según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por “Derechos Previos”: “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.
En el presente procedimiento se ha constatado que la Demandante es titular de una marca española denominativa con gráfico en la que se integra el signo LANEIGE AMORE, de una marca de la Unión Europea compuesta por el signo LANEIGE SMART CUSHION, y de una marca internacional denominativa, LANEIGE, designando a España.
Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con el término sobre el que la Demandante tiene Derechos Previos.
A este respecto, y pese a que la Demandante incide en la comparación de productos, ha de tenerse en cuenta que según el artículo 2 del Reglamento se requiere, literalmente, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”. Así, pues, se exige que exista similitud hasta el punto de causar confusión entre el término sobre el que el Demandante tiene un Derecho Previo y el nombre de dominio en disputa, sin necesidad – cuando el derecho previo es un derecho de marca − de que también exista dicha similitud hasta el punto de crear confusión entre los productos o servicios a los cuales se aplica la marca y los que se ofrecen bajo el nombre de dominio. Significa esto que la valoración de la similitud hasta el punto de crear confusión a que hace referencia el Reglamento no es equiparable a la clásica noción de riesgo de confusión propia del Derecho de marcas, donde el riesgo de confusión viene determinado tanto por la similitud de signos como por la de los productos o servicios. (Así lo dispone, por ejemplo, el artículo 34 de la Ley española de Marcas de 2001, o el artículo 9 del Reglamento UE n.º 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea).
Así, pues, en el Reglamento (como también en la Política) lo único que se exige es valorar si los signos que componen la marca y el nombre de dominio en disputa son similares hasta el punto de causar confusión. Las comparaciones entre los productos o servicios que se distinguen con la marca y los que se ofrecen bajo el nombre de dominio tendrán relevancia, en su caso, a la hora de analizar los restantes requisitos del Reglamento. Véase en este sentido, sección 1.15 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, en la que se sintetizan los posicionamientos mayoritarios de los grupos de expertos.
Con estos presupuestos, y como han establecido múltiples decisiones previas, debe tenerse presente que la comparación entre los signos ha de hacerse normalmente prescindiendo del dominio de primer nivel (“TLD por sus siglas en inglés”), porque la inclusión del TLD “.es” no es relevante a los efectos de comparar el nombre de dominio en disputa con los Derechos Previos, ya que es el indicativo del nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España, además de constituir el TLD un requisito técnico para el registro de los nombres de dominio (así se expresan numerosas decisiones previas, entre las cuales cabe citar, por ejemplo, Almased Wellness GmbH c. Dirk Moebius, Caso No. DES2017-0017
o Bankia, S. A. U. v. Salvador Álvarez Sánchez, Asesora 2 Gestión y Administración, S. L.
Caso OMPI No. DES2011-0049). Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos (así, por ejemplo, Fútbol Club Barcelona v. GRN Serveis Telemátics, S.L., Caso No. D2006-0183). Y tampoco es relevante que el nombre de dominio en disputa reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas (en este sentido, por ejemplo, la decisión Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme,Caso OMPI No. DES2009-0038).
Pues bien, al comparar el signo “laneige”, que es el elemento dominante de las marcas de la Demandante y de hecho es el único elemento de la marca internacional, con el nombre de dominio de segundo nivel del Demandado, cabe entender que se cumple el primero de los requisitos del Reglamento. El Demandado reconoce, al referirse al nombre de dominio , que “es cierto que es bastante parecido a la marca registrada LANEIGE AMORE que pertenece al demandante”, y argumenta una serie de extremos sobre las razones que le habrían llevado a elegir ese dominio. No obstante, esos alegatos guardan relación con los siguientes requisitos establecidos en el Reglamento para que prospere la Demanda. Y también considera el Demandado que el término “laneige” sería un término genérico, porque en francés significa “la nieve”. Sin embargo, se trata de un término que integra las marcas de la Demandante, y el eventual carácter genérico en relación con los productos o servicios ofrecidos bajo el nombre de dominio en disputa podría tener relevancia en relación con los intereses legítimos del Demandado, pero no evita que los signos sobre los que la Demandante tiene Derechos Previos y el nombre de dominio del Demandado sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión.
Por tanto, a juicio de este Experto, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la Demanda. B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que prospere la Demanda, según el artículo 2 del Reglamento, es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Bien miradas las cosas, se impone al demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado), lo cual, como toda prueba negativa, es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se ha reconocido en numerosas decisiones dictadas en aplicación del Reglamento, como la del caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, supra; o la de los casos Casino de Mallorca, S.A c. Mario Xavier Vizcaíno Galantini/(43061800),Caso OMPI No. DES2009-0002; Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme,Caso OMPI No. DES2009-0038; Partygaming, Plc, Partygaming Ia Limited v. Gorka Valencia Casado,Caso OMPI No. DES2010-0002; Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L,Caso OMPI No. DES2010−0006; Harrah’s Interactive Entertainment, Inc. v. Your Hosting,Caso OMPI No. DES2010-0012, o SKECHERS U.S.A., INC. II c. Song Qiuxiang, Caso No. DES2017-0002; o Sogrape Vinhos, S.A. c. Ana Maria Fernandez Segovia,Caso OMPI No. DES2017-0003.
Una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b)v) que la contestación deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.
Naturalmente, el simple hecho de que el demandado sea titular del nombre de dominio en disputa no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Dicha interpretación debe ser rechazada por absurda. En este sentido, entre otras ver, Motorola, Inc. v. NewGate Internet Inc.,Caso OMPI No. D2000-0079; Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803; o HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. K.G. c. Daniel Eickmann, Caso No. DES2015-0020.
La Demandante realiza varias alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa , alegaciones que ya han sido resumidas en el apartado 5.A de esta Decisión. A la vista de las alegaciones que presenta la Demandante se puede concluir que ésta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
Por su parte, el Demandado argumenta que tendría un interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa , ya que reproduce un término genérico, pues “la neige” en francés significa “la nieve”, y el Demandado sostiene que habría registrado el nombre de dominio en disputa para iniciar una actividad relacionada con el esquí.
Pues bien, la doctrina sentada por las resoluciones anteriores de los grupos de expertos en relación con los nombres de dominio compuestos por términos genéricos establece claramente que el mero registro de un nombre de dominio que comprende un vocablo genérico o un vocablo presente en el diccionario no confiere por sí solo derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Para que existan dichos derechos o intereses legítimos será necesario que el nombre de dominio haya sido usado ofreciendo contenidos relacionados con el significado genérico en cuestión, o al menos tienen que existir pruebas de que existen preparativos para ello.
En este sentido, entre otras muchas, cabe citar las resoluciones de los casos St Andrews Links Ltd v. Refresh Design,Caso OMPI No. D2009-0601, y Euroview Enterprises LLC v. Jinsu Kim,Caso OMPI No. D2016-1124. Y esta misma interpretación se recoge en la sección 2.10.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, en la que se sintetizan los posicionamientos mayoritarios de los grupos de expertos. Y en esta misma línea, en aplicación del Reglamento, cabe mencionar, por ejemplo, la decisión Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. c. Dario Muriel Galet,Caso OMPI No. DES2012-0017, en la que la Demandada probó la finalidad para la que se había registrado el nombre de dominio, así como que nunca había estado inactivo.
Sin embargo, en el presente caso, el Demandado no ha aportado prueba alguna para acreditar el uso del nombre de dominio en disputa en relación con actividades referidas a la nieve. Se limita a afirmar que esa era la intención con la que lo registró, pero sin acreditarlo de ningún modo. Y se reconoce que “a día de hoy, el dominio www. no tiene ningún contenido, pero se está preparando el lanzamiento del proyecto original”, lo cual implica que, desde 2011, fecha en que se registró el nombre de dominio, hasta hoy, no se ha usado para nada relativo a la nieve. Y aunque se afirme que existen preparativos para el lanzamiento de una web que propondrá viajes de esquí en Francia, no se acredita de ningún modo que eso sea así. Adicionalmente, cabe tener presente que el hecho de que bajo el nombre de dominio en disputa se haya ofrecido publicidad de un establecimiento de venta de cosméticos, es un indicio más de que falta un proyecto de usar el nombre de dominio en disputa en relación con actividades relacionadas con la nieve.
En este mismo sentido, el hecho de que bajo otros nombres de dominio de primer nivel esté disponible el término “laneige” o que esté registrado a nombre de terceras personas, en modo alguno confiere derechos o intereses legítimos al Demandado. Y el hecho - en el que también incide el Demandado - de que haya un nombre de dominio registrado a nombre de un tercero (que por cierto no implica un uso genérico del término, sino de fantasía, pues se trata de una web de un estudio de comunicación), tampoco le confiere derechos o intereses legítimos al Demandado.
Así las cosas, no consta ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, porque, como se ha explicado, la alegación de que se trata de un término genérico no puede prosperar y porque, además, no consta que el Demandado tenga derecho de marca o de otro tipo sobre el signo en cuestión, ni que el Demandado esté vinculado a la Demandante, ni tampoco que haya sido autorizado a usar o explotar dicha marca por parte de la Demandante, ni que el Demandado haya sido conocido en el mercado bajo el nombre “laneige”. Y tampoco se ha proporcionado por el Demandado evidencias de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sin que tampoco se haya acreditado un uso legítimo y leal o no comercial del mismo. El nombre de dominio en disputa habría sido utilizado para ofrecer publicidad de un establecimiento de venta de cosméticos (siendo los cosméticos el sector de actividad de la Demandante). Pero de este uso tampoco pueden derivarse derechos o intereses legítimos sobre el nombre dominio en disputa en este caso, porque, como se explica en el siguiente apartado de esta decisión, no se trata de un uso de buena fe.
Por otra parte, el hecho de no contestar a los requerimientos es un elemento que en ocasiones los expertos toman en consideración como un indicio de ausencia de derechos o intereses legítimos. Y en ese sentido, sostiene la Demandante que el Demandado carecería de derechos o intereses legítimos por no contestar al requerimiento que le realizó en su día. Por su parte, el Demandado argumenta que no contestó debido a un viaje de trabajo y al coto plazo que le habían fijado (13 días naturales).
Pues bien, en el presente caso, aunque fuera cierta la razón esgrimida por el Demandado (de la que tampoco aporta prueba alguna), en nada cambiaría la conclusión sobre la falta de constancia de derechos o intereses legítimo del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.
Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que prospere la demanda es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.b)vii) 3 del Reglamento, la mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio en disputa ha de ser probada por el demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. El artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de ser acreditadas supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.
Nótese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio ya sea a la hora de usarlo, lo cual supone una importante diferencia con el procedimiento de la Política UDRP, pues el párrafo 4 de dicha Política requiere que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso. No obstante, según el Reglamento basta con que la mala fe concurra a la hora de registrar el nombre de dominio o a la hora de usarlo, de modo que, si un nombre de dominio que se registra de buena fe posteriormente se usa de mala fe, se cumpliría el tercero de los requisitos del Reglamento.
Registro de mala fe
De las alegaciones de la Demandante resulta que considera que habría registro de mala fe porque el Demandado habría registrado el nombre de dominio en disputa con la intención de utilizarlo para generar confusión con la Demandante, impidiéndole hacer uso de dicho nombre de dominio y atrayendo de manera intencionada a usuarios de Internet a la tienda “Tonymoly”, propiedad de una empresa de cosméticos competidora. Sin embargo, el Demandado declara que no obró de mala fe al registrar el nombre de dominio porque en el momento de registrarlo no tenía conocimiento de que hubiera una marca tan parecida al nombre de dominio en disputa, y que no lo registró con la intención de colgar información de una marca competidora y confundir a los usuarios, porque el registro se produjo en 2011 y la inclusión de los contenidos se produjo a mediados de 2017 (aunque en otro momento de la contestación indica que tuvo lugar en el verano de 2016).
Con relación a la mala fe en el registro debe tenerse en cuenta que, tal y como ya se ha apuntado en anteriores decisiones en el marco del Reglamento (ver, por ejemplo, la decisión Endebe Catalana, S.L. c. Ramón Ortiz, Caso OMPI No. DES2006-0028, o la decisión Blizzard Entertainment, Inc. c. Víctor Castro,Caso OMPI No. DES2006-0036), es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio. Es decir, cabe cuestionar la buena fe en el registro del nombre de dominio por parte de una persona que no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el mismo y que ha sido incapaz de ofrecer una explicación razonablemente convincente sobre dicho registro, especialmente cuando opera en el mismo sector que la Demandante.
No obstante, siendo esto así, no es menos cierto que también se ha apuntado en anteriores decisiones que, para que exista mala fe en el registro de un nombre de dominio, tiene que haber un mínimo de indicios que permitan concluir que el demandado conocía la marca de la Demandante en el momento de proceder al registro. Es muy significativa al respecto, por ejemplo, la decisión ARS Software de Gestión, S.L. v. Alan Rickwood,Caso OMPI No. DES2010-0018, según la cual, “para poder acreditar la mala fe en el proceder del Demandado, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, la Demandante debe probar de manera suficiente que el Demandado conocía su existencia, así como la de su registro de marca, al momento de registrar o usar el nombre de dominio”. De hecho, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, las decisiones General Motors Corporation y Chevrolet España, S.A. c. Leo van den Akker,Caso OMPI No. DES2009-0020 o Facebook Inc. c. Usta Cafer, Caso OMPI No. DES2009-0006. Y en la misma línea se muestran los grupos de expertos que aplican la Política UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, Iberdrola SA v Astobiza Gracia, Francisco José,Caso OMPI No. D2003-0675, entre otros muchos).
En el presente procedimiento ha quedado acreditado que el Demandado es administrador de la sociedad Tradegate To Europe, S.L., y que esta sociedad explota una página web de venta de productos cosméticos coreanos. También se acredita que la citada sociedad comienza sus operaciones en el 2009 y que tiene por objeto social la importación y exportación de todo tipo de artículos, incluyendo artículos sensibles o que pueda requerir autorizaciones especiales como son los artículos médicos o farmacéuticos.
Si la sociedad Tradegate To Europe, S.L. se dedicase ya a la importación de productos cosméticos coreanos en el momento en que se registró el nombre de dominio en disputa , estaríamos ante un indicio del que se podría derivar el conocimiento previo de las marcas de la Demandante por el Demandado en el momento en que se registró el nombre de dominio en disputa. Pero no existen en el expediente elementos que permitan conocer si la actividad de comercialización de cosméticos coreanos por parte de la citada sociedad ya tenía lugar por aquel entonces.
Quizás pudieran operar como indicio de registro de mala fe las afirmaciones que figuran en el requerimiento de la Demandante sobre el registro por el Demandado del nombre de dominio (en la medida en que se argumenta que se trata del registro de otro nombre de dominio similar a marcas que protegen cosméticos coreanos). Pero este Experto no puede extraer conclusión alguna de estas afirmaciones en la medida en que no se le han proporcionado elementos probatorios sobre este nombre de dominio ni sobre las circunstancias de su registro.
La Demandante se limita a sostener que el Demandado está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe y, de ahí, en la argumentación de la Demandante se derivaría también la mala fe en el registro. Y ciertamente, el uso de mala fe, en caso de concurrir, es un elemento del que podría derivarse, según las circunstancias del caso, la mala fe en el registro.
Por lo tanto, se hace preciso analizar si existe uso de mala fe del nombre de dominio. Pero nótese que si se constata la existencia de ese uso de mala fe ya no será necesario analizar si del uso de mala puede derivarse también la mala fe en el registro. Porque, como ya se ha dicho, según el Reglamento basta con que exista uso o registro de mala fe para que concurra el tercer y último requisito para que prospere la Demanda.
Uso de mala fe
Como se ha indicado, bajo el nombre de dominio en disputa el Demandado ha ofrecido un contenido en el que, junto a la indicación “en construcción”, aparece una imagen de una modelo de rasgos asiáticos, con el signo “Tonymoly”, una fotografía de un expositor de venta de cosméticos, y la invitación a los usuarios a visitar dicha tienda ubicada en una calle de la ciudad de Madrid. Estos contenidos han estado alojados bajo el nombre de dominio en disputa, según el Demandado desde el verano de 2016 o mediados de 2017. Con posterioridad el Demandado ha retirado dicho contenido y en la actualidad solo aparece la indicación “en construcción”.
Pues bien, en relación con esta utilización del nombre de dominio en disputa, en opinión de este Experto, existen indicios más que sobrados para poder concluir que el Demandado, en el momento en que usó el nombre de dominio en disputa para ofrecer este contenido tenía conocimiento de la marca LANEIGE de la Demandante. En efecto, bajo el nombre de dominio en disputa se ha utilizado el signo “Tonymoly”, que se emplea para ofrecer productos cosméticos tanto en una tienda física como en Internet bajo el nombre de dominio . Además, los productos cosméticos que se ofrecen no son productos cosméticos en general, sino productos cosméticos coreanos, tal como se indica en la web . Por lo tanto, siendo ese el objetivo declarado de la sociedad responsable de la web ofrecida bajo el nombre de dominio y de la que es administrador el Demandado, no resulta creíble que no tuviese conocimiento de la marca LANEIGE en el momento de usar el nombre de dominio . Y, pese a ello, ha usado el nombre de dominio para publicitar un establecimiento de venta de productos competidores con los de la Demandante, con la consiguiente posibilidad de generar riesgo de confusión en los usuarios, lo cual es uno de los supuestos de uso de mala fe que expresamente recoge el artículo 2 del Reglamento.
El Demandado sostiene que ha cesado en el uso del nombre de dominio en disputa para invitar a los internautas a visitar el establecimiento de venta de cosméticos coreanos. Sin embargo, esta circunstancia no es suficiente para evitar la concurrencia de este requisito de mala fe, tal y como se recuerda en distintas decisiones, como, por ejemplo, la reciente decisión Seeley International Pty Limited v. Termigo S.L.,Caso OMPI No. DES2018-0001. Y ello porque, como también recuerda la citada decisión, la mera tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa puede equivaler a un uso de mala fe por el Demandado, como se reconoce de manera reiterada al aplicar, tanto el Reglamento como la Política, desde la pionera decisión Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003. Y en esa situación, el mantenimiento inactivo del nombre de dominio en disputa, sin que el Demandado haya acreditado derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, y sin que tampoco haya aportado evidencias de que haya usado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso, no desvirtúa el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
En definitiva, por tanto, también se cumple, a juicio de este Experto, el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto
Fecha: 25 de abril de 2018
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