La Demandante es DocuSign, Inc., con domicilio en San Francisco, California, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo y Asociados, España.
La Demandada es Lin Yanxiao, con domicilio en Guangzhou, Guangdong, China. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “Nombre de Dominio”).
El Registro del Nombre de Dominio es R. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es Directi. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de febrero de 2018. El 22 de febrero de 2018, el Centro envió a R por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 23 de febrero de 2018, R envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de abril de 2018. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de abril de 2018.
El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experta el día 25 de abril de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad constituida en 2003 en San Francisco, dedicada a la tecnología de la firma electrónica y servicios de administración de transacciones digitales para facilitar el intercambio electrónico de contratos y documentos firmados.
La Demandante es titular de las siguientes marcas de la Unión Europea, y marcas internacionales con efectos en España, según acredita en el Anexo 13 de su Demanda:
(i) Marca de la Unión Europea nº1901065 DOCUSIGN (denominativa), registrada para productos y servicios de las clases 9, 39, y 42 de la clasificación de Niza. Esta marca fue solicitada el 2 de octubre de 2000 y registrada el 12 de diciembre de 2001.
(ii) Marca Internacional nº1094123 DOCUSIGN (mixta), registrada para productos y servicios de las clases 38, 42 y 45 de la clasificación de Niza. Esta marca fue registrada el 28 de septiembre de 2011, con fecha de prioridad 21 de abril de 2011.
(iii) Marca Internacional nº1126111 DOCUSING INK (denominativa), registrada para productos y servicios de las clases 38, 42 y 45 de la clasificación de Niza. Esta marca fue registrada el 2 de abril de 2012, con fecha de prioridad 5 de octubre 2011.
(iv) Marca Internacional nº1122450 DOCUSIGN INK (mixta), registrada para productos y servicios de las clases 9, 38 y 45 de la clasificación de Niza. Esta marca fue registrada el 11 de mayo de 2012, con fecha de prioridad 14 de noviembre de 2011.
(v) Marca Internacional nº1209061 JUST DOCUSIGN IT (denominativa), registrada para productos y servicios de las clases 38, 42 y 45 de la clasificación de Niza. Esta marca fue registrada el 1 de mayo de 2014, con fecha de prioridad 18 de noviembre de 2013.
(en adelante, conjuntamente, “Marcas Docusign”).
Siendo todas ellas anteriores al registro del Nombre de Dominio (19 de diciembre de 2013), y estando vigentes en la actualidad, tal y como indica la Demandante.
Asimismo, la Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio, según acredita en el Anexo 15 de su demanda:
(i) Nombre de dominio , registrado el 14 de junio de 1999.
(ii) Nombre de dominio , registrado el 14 de junio de 1999.
(iii) Nombre de dominio , registrado el 14 de mayo de 2007.
(iv) Nombre de dominio , registrado el 18 de septiembre de 2013.
(v) Nombre de dominio , registrado el 17 de septiembre de 2013.
(en adelante, conjuntamente, “Nombres de Dominio Docusign”).
El Nombre de Dominio fue registrado el 19 de diciembre de 2013 tal y como figura en el Anexo 1 de la Demanda. A través de este Nombre de Dominio, el Demandado no comercializa ningún producto o servicio sino que ofrece la venta del propio Nombre de Dominio por una cantidad no inferior a 8,058$ tal y como figura en los Anexos 17 y 18 de la Demanda. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio reviste un carácter especulativo o abusivo, por los siguientes motivos:
A. El Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con las Marcas Docusign.
La Demandante es titular de las Marcas Docusign, y los Nombres de Dominio Docusign (vid. Anexos 13 y 15 de la Demanda).
La Demandante apunta a que su denominación “Docusign” es notoria en el mercado, a consecuencia del uso de sus productos y servicios identificados con dicha denominación.
En este sentido, la Demandante alega que el Nombre de Dominio posee una identidad absoluta con las Marcas Docusign provocando que los signos se perciban como uno mismo produciéndose confusión y no respetándose los derechos anteriores de la Demandante.
B. La Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.
La Demandada carece de derecho alguno de marca que proteja la denominación “Docusign” (vid. Anexo 16 de la Demanda).
La Demandada no ha sido autorizada por la Demandante al uso de las Marcas Docusign ni al registro y/o uso del Nombre de Dominio.
La Demandada no era conocida por antes del registro del Nombre de Dominio.
C. La Demandada ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.
La Demandada ofrece a través del sitio web alojado en el Nombre de Dominio una oferta sobre la posibilidad de adquirir dicho Nombre de Dominio por un precio no inferior a 8,058$.
La Demandada ha sido condenada en nueve ocasiones por expertos de la OMPI a transferir otros nombres de dominio a los demandantes (vid. Anexo 20 de la Demanda) y en once ocasiones por expertos de otro proveedor de solución de controversias a transferir el nombre de dominio por el que fue demandada a la entidad demandante. Ello viene, según la Demandante, a mostrar un patrón de conducta de ciberocupación por parte de la Demandada, lo cual viene respaldado por el listado de 1.003 nombres de dominio registrados por la Demandada con marcas conocidas (vid. Anexo 19 de la Demanda).
La Demandada impide a la Demandante utilizar en Internet un nombre de dominio que consista en sus Marcas Docusign.
La Demandada está haciendo un uso ilegítimo y desleal del Nombre de Dominio con la intención de acaparar dicho Nombre de Dominio con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del Nombre de Dominio, por un valor cierto que supera el coste documentado que está relacionado con el Nombre de Dominio. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El artículo 2 del Reglamento exige que para que un registro de un nombre de dominio sea considerado especulativo o abusivo debe cumplir tres requisitos, los cuales deben ser probados por la Demandante para obtener la transferencia del Nombre de Dominio: (i) el nombre de dominio deber ser similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alegue tener Derechos Previos; (ii) la demandada deber carecer de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y (iii) el nombre de dominio debe haber sido registrado o utilizado de mala fe.
A continuación, en visto de las alegaciones y evidencias presentadas por la Demandante, se pasan a analizar cada uno de los anteriores requisitos en relación con el Nombre de Dominio que nos ocupa.
Para contar con unos criterios adecuados de interpretación, esta Experta se servirá de anteriores decisiones adoptadas en aplicación al Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres dominio (en adelante, “Política” o “UPDR”, en sus siglas en inglés) la similitud entre ambos mecanismos. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
Para que un nombre de dominio sea considerado abusivo debe haber, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, una identidad o similitud entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante (en los términos definidos en el Reglamento).
Para ello es preciso examinar los Derechos Previos de la Demandante, los cuales – de acuerdo con el Reglamento – son: “(1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; (2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; y (3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.
La Demandante ha acreditado que es titular de las Marcas Docusign (vid. Anexo 13 de la Demanda). Lo anterior determina la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término “Docusign”.
Una vez ha sido constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, queda examinar si el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de crear confusión con el término “Docusign” sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.
En primer lugar, la Experta nota que la comparación entre los Derechos Previos de la Demandante y el Nombre de Dominio debe hacerse, de manera general, prescindiendo del dominio de primer nivel “.es”, porque es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. En este sentido se han pronunciado otros expertos en el caso Aktiebolaget Electrolux v. Marius Viorel Bonea,Caso OMPI No. DES2010−0020; caso EUTELSAT S.A. c. Iván Fernández González,Caso OMPI No. DES2013−0013; y en el caso Huawei Technologies Co. Ltd. v. Francisco José Gómez Sagastume,Caso OMPI No. DES2006-0044.
En segundo lugar, la introducción de una marca registrada en un nombre de dominio puede ser suficiente para considerar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión entre ellos. En el caso que nos ocupa la Demandada no solo ha introducido las marcas de la Demandante, sino que su Nombre de Dominio está formado únicamente por la marca titularidad de la Demandante – marca de la Unión Europea nº1901065 DOCUSIGN y marca Internacional nº 1094123 DOCUSIGN – y la adición del código territorial “.es”. Los expertos han entendido en casos similares que ello suponía una identidad entre la marca y el nombre de dominio en disputa. En este sentido, el caso VKR Holding A/S v. Li Pinglong,Caso OMPI No. D2016-2269; caso Horten Advokatpartnerselskab v. Domain ID Shield Service CO., Limited / Krutikov Valeriy Nikolaevich,Caso OMPI No. D2016-0205; y en el caso Advance Magazine Publishers Inc., Les Publications Conde Nast S.A. v. Voguechen,Caso OMPI No. D2014-0657.
En suma, a juicio de esta Experta, la Demandante ha acreditado debidamente el cumplimiento del primer requisito del Reglamento para que prospere la Demanda. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos necesarios para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
La Demandante es quien tiene la carga de probar que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos. Al tratarse de una prueba negativa muy complicada de satisfacer, se considera suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos.
En este sentido han entendido los expertos en anteriores resoluciones como el caso Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani,Caso OMPI No. DES2006-0001; LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, David Smith, A Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master,Caso OMPI No. D2010-0138; Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.,Caso OMPI No. DES2006-0033; o Casino de Mallorca, S.A c. Mario Xavier Vizcaíno Galantini/(43061800),Caso OMPI No. DES2009-0002; AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas v. Guillermo Lozada, Jr., Caso OMPI No. D2005-0485; Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.,Caso OMPI No. D2003-0455; y Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.,Caso OMPI No. D2004-0110.
La Demandada no ha demostrado tener ningún derecho o interés legítimo que le ampare en el uso del vocablo “Docusign” en el Nombre de Dominio. Para ello ha tenido la oportunidad de hacerlo contestando a la Demanda cuya resolución hoy nos ocupa.
No consta que la Demandada esté vinculada a la Demandante, ni que sea conocida en el mercado bajo el nombre “Docusign” tal como ha señalado la Demandante en el Anexo 16 de su Demanda, en el cual figura una lista de marcas con el vocablo “Docusign” no figurando entre los titulares el nombre de la Demandada. Tampoco consta que la Demandada tenga autorización para el uso o explotación de las Marcas Docusign titularidad de la Demandante, tal y como ha señalado la Demandante en la página 13 de su Demanda.
El hecho de que la Demandada disponga de un Nombre de Dominio con el vocablo “Docusign” no supone per se la existencia de un derecho o interés legítimo. De esta manera lo han entendido expertos en decisiones anteriores bajo el Reglamento como en el caso Compagnie Générale Des Etablissements Michelin c. Alberto Lopez Fernández,Caso OMPI No. DES2014-0006, en el que se concluyó que “el simple hecho de que el demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes”. En opinión de la Experta, siendo el Nombre de Dominio idéntico a las marcas nº1901065 y nº1094123 titularidad de la Demandante, no se puede calificar el uso del Nombre de Dominio para la venta del mismo, como un uso del que se puedan derivar derechos o intereses legítimos, especialmente cuando el Nombre de Dominio es susceptible de producir en los usuarios de Internet confusión por asociación con la Demandante.
Por ello, se concluye que la Demandante ha aportado indicios razonables que soportan la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre el Nombre de Dominio.
En suma, a juicio de esta Experta, la Demandante ha acreditado debidamente el cumplimiento del segundo requisito del Reglamento para que prospere la Demanda. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercero y último de los requisitos para que haya un registro especulativo o abusivo es que el Nombre de Dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
La mala fe ha de ser acreditada por la Demandante. El artículo 2 del Reglamento establece cinco tipos de posibles pruebas que puede aportar la Demandante para demostrar que ha habido mala fe por parte de la Demandada.
En el presente supuesto procede la aplicación del primer apartado del mentado artículo 2 del Reglamento, el cual establece que habrá mala fe cuando haya evidencias que indiquen que se ha registrado el nombre de dominio con el fin de venderlo, alquilarlo o transferirlo al denunciante, que es el propietario de la marca, o a un competidor del demandante, a cambio de una contraprestación que exceda el coste normal del registro de un nombre de dominio.
La Demandante ha acreditado suficientemente que la Demandada ha registrado el Nombre de Dominio con el fin último de venderlo. Ello puede apreciarse en los Anexos 17 y 18 de la Demanda, en los cuales figura que el Nombre de Dominio aloja una únicamente una página web que ofrece la venta del Nombre de Dominio por un precio no inferior a 8,058$.
En lo que respecta al precio mínimo de venta de 8,058$, otros expertos han valorado en casos similares que la venta de un nombre de dominio por cuantías similares constituye mala fe por exceder el coste normal del registro de un nombre de dominio. En este sentido, el caso Viceroy Cayman Ltd. v. Anthony Syrowatka,Caso OMPI No. D2011-2118 el experto consideró que el precio de 10,000$ era excesivo; en el caso Bottega Veneta SA v. ZhaoJiafei, Caso OMPI No. D2013-1556, el experto consideró que el precio de 1.690€ era excesivo; en el caso RE/MAX, LLC v. Privacy--P / Isaac Goldstein / Hulmiho Ukolen, Shlomo Icik,Caso OMPI No. D2013-2036, el experto consideró que el precio de 2,500$ era excesivo; en el caso Avid Dating Life Inc. v. Zhu Xumei,Caso OMPI No. DCO2014-0006, el experto consideró que el precio de 1,999$ era excesivo; en el caso Mou Limited v. IT Manager, Jack Zhang,Caso OMPI No.
D2016-2130, el experto consideró que el precio de 1,000$ era excesivo; y en el caso Autodesk, Inc. v. Bayram Fatih Aksoy,Caso OMPI No. D2016-2000, el experto consideró que el precio de 9,900$ era excesivo.
Del mismo modo, la Demandante ha probado que la Demandada ha sido condenada en el pasado en numerosas ocasiones tanto por expertos de la OMPI como por otro proveedor por registrar de mala fe nombres de dominio con el fin de venderlos después (vid. Anexos 20 y 21 de la Demanda). De acuerdo con la sección 3.1.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), ello supone una circunstancia indicativa de la mala fe en el registro y uso del Nombre de Dominio.
A mayor abundamiento, la Demandante ha probado que la Demandada tiene registrados 1.003 nombres de dominio, muchos de los cuales incorporan conocidas marcas de terceras partes (vid. Anexo 19 de la Demanda). Esta conducta es constitutiva de mala fe, y de este modo lo ha entendido expertos en anteriores decisiones como en el caso Virgin Enterprises Limited v. LINYANXIAO aka lin yanxiao,Caso OMPI No. D2016-2302, el cual tenía al mismo demandado con idéntica conducta; y en el caso Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Cameron Jackson,Caso OMPI No. D2016-2392.
Teniendo en cuenta que: (1) el Nombre de Dominio es confundible con las Marcas Docusign; (2) la Demandada no dispone de ningún derecho de uso sobre esas marcas, (3) el contenido de la página web evidencia que el único interés de la Demandada es la venta del Nombre de Dominio, (4) la Demandada ha sido condenada en repetidas ocasiones en el pasado por idénticas conductas, y (5) que la Demandada dispone de más de 1.000 nombres de dominio registrados a su nombre (muchos de los cuales contienen nombres de marcas conocidas); se puede concluir que el registro y el uso del Nombre de Dominio se ha realizado de mala fe de acuerdo al artículo 2 del Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el Nombre de Dominio sea transferido a la Demandante.
Carolina Pina-Sánchez
Experta
Fecha: 10 de mayo de 2018
Full & Egal Universal Law Academy