La Demandante es Sociedad Anónima Damm, con domicilio en Barcelona, España, representada por González-Bueno SLP, España.
La Demandada es Domain Admin, con domicilio en Ciudad de Panamá, Panamá. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registro del nombre de dominio en disputa es R. El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es Internetx. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de octubre de 2018. El 16 de octubre de 2018, el Centro envió a R por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de octubre de 2018, R envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 29 de octubre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de noviembre de 2018. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 19 de noviembre de 2018.
El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 26 de noviembre de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
Con independencia de las alegaciones realizadas por la Demandante en su Demanda, y tras la investigación particular efectuada por el Experto, se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:
- Que la Demandante es una compañía cervecera, titular de varias marcas registradas, como por ejemplo la marca española número 0825050 ESTRELLA DAMM (denominativa), registrada el 6 de noviembre de 1978 en la clase 32.
- Que, en varias ocasiones, la última en fecha de la presente decisión, se ha accedido al nombre de dominio en disputa en el que, con una configuración rudimentaria, se contienen enlaces a otros sitios web bajo las siguientes referencias y orden: “Estrella Damm Inedit”, “Estrella El”, “Estrella Damm”, “El Estrella”, “El Estrella” (de nuevo), “Estrella Damm” (de nuevo) y “Estrella Damm Inedit” (de nuevo).
- Que los referidos enlaces a sitios web de terceros se realizan, entre otros, a los nombres de dominio y cuya actividad se desarrolla en el mismo sector de la Demandante.
- Que en el nombre de dominio en disputa se hallan dos referencias alusivas a la oferta de venta del nombre de dominio, bajo las expresiones: “compre este dominio” y “this domain name may be for sale by its owner!”.
- Que el nombre de dominio en disputa se registró el 13 de julio de 2018. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto:
- La Demandante es titular de una extensa familia de marcas con el elemento común “Estrella Damm”, reconocida y notoria en el sector de la cerveza, que ha venido impidiendo el registro de marcas similares, siendo que el referido carácter notorio ha sido reconocido por la propia Oficina Española de Patentes y Marcas:
Marca comunitaria número 004040622, denominativa ESTRELLA DAMM
Marca comunitaria número 003249828, mixta con denominación ESTRELLA DAMM LAGER BEER PREMIUM QUALITY
Marca comunitaria número 001439207, mixta con denominación DAMM ESTRELLA DAMM
Marca comunitaria número 006529374, denominativa ESTRELLA DAMM INEDIT
Marca comunitaria número 006529739, mixta con denominación ESTRELLA DAMM INEDIT
Marca comunitaria número 10650786, mixta con denominación ESTRELLA DAMM BARCELONA
Marca española número 825050, denominativa ESTRELLA DAMM
Marca española número 2755682, mixta con la denominación 1876 ESTRELLA DAMM TRADICION CERVECERA PREMIUM QUALITY LAGER BEER ELABORADA SEGUN LA RECETA ORIGINAL
Marca española número 2644470, denominativa ESTRELLA DAMM FANS
Marca española número 2548339, mixta con denominación ESTRELLA DAMM LAGER BEER PREMIUM QUALITY
Marca española número 839104, denominativa ESTRELLA ROSADA
Marca española número 40590, mixta con denominación ESTRELLA DORADA
Marca española número 71543, denominativa ESTRELLA DORADA
Marca española número 71544, denominativa ESTRELLA ROJA
Marca española número 2805434, denominativa ESTRELLA DAMM INEDIT
Marca española número 22805437, mixta con denominación ESTRELLA DAMM INEDIT
Marca española número 2730522, denominativa ESTRELLA DAMM ZERO
Marca española número 2730523, denominativa ESTRELLA DAMM ZERO, 0
- Que la Demandante es titular de varios nombres de dominio, a saber, , , , , y , todos ellos de fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa, a través de los cuales la Demandante opera activamente en la red Internet.
- Que una búsqueda de Internet bajo la denominación “Damm” arroja más de 5.000.000 de resultados relacionados directamente con la Demandante.
- Que las denominaciones enfrentadas son prácticamente idénticas, a falta de la inclusión de una letra “m” final, lo que las convierte en iguales a nivel fonético, y difíciles de diferenciar desde un punto de vista visual.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
- Que la Demandada no es titular de ninguna marca con la denominación “Estrella Dam”.
- Que con el registro del nombre de dominio en disputa, la Demandada no hace sino parasitar el prestigio y capacidad distintiva del signo de la Demandante.
- Que en fecha 23 de septiembre de 2018, la Demandante envió un requerimiento a la Demandada, apercibiéndole de su mejor derecho sobre la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa, y anunciándole la inmediata iniciación del presente procedimiento para la recuperación del mismo en su favor, sin perjuicio de otras acciones legales, solicitando se aviniera a la retrocesión del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante, del que no obtuvo respuesta.
- Que la página diferenciada bajo el nombre de dominio en disputa está aparcada y se ofrece el dominio por USD 1.099.
Y así, de todo lo anterior, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa objeto de la presente controversia. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a:
(i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;
(ii) lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.
En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del dominio en controversia, éstos son:
(i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con otros términos sobre los que la Demandante alegue tener Derechos Previos;
(ii) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El Experto considera que el nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo ESTRELLA DAMM.
En efecto, el referido juicio de práctica identidad se basa en la concurrencia de dos circunstancias: (i) en primer lugar, en el hecho de que la Demandante ha acreditado la titularidad sobre una extensa cartera de marcas cuyo elemento principal o nuclear es ESTRELLA DAMM, de carácter claramente distintivo y diferencial, por tratarse de una expresión acuñada sin un significado preciso y siendo que, sobre lo anterior, ha quedado ampliamente acreditada la notoriedad de los signos de la Demandante en el sector cervecero español; y (ii) en segundo lugar, por cuanto la comparación tanto visual como fonética entre el nombre de dominio en disputa y los signos distintivos de la Demandante lleva a la conclusión de que la Demandada ha incurrido en un supuesto obvio de “typosquatting”, por cuanto el elemento único que compone el nombre de dominio en disputa coincide con el elemento distintivo principal de los signos de la Demandante con la única e irrelevante diferencia de haber suprimido la consonante final “m”, siendo que ello no afecta la apariencia ni la pronunciación del nombre de dominio en disputa (vide, Express Scripts, Inc. v. Whois Privacy Protection Service, Inc. / Domaindeals, Domain Administrator,Caso OMPI No. D2008-1302; Humana Inc. v. Cayman Trademark Trust,Caso OMPI No. D2006-0073; y ulteriormente E, Inc. v. Digi Real State Foundation,Caso OMPI No. D2006-1043; Wachowia Corporation v. Peter Carrington,Caso OMPI No. D2002-0775; y Fuji Photo Film USA Inc. v. La Porte Holdings, Caso OMPI No. D2004-0971; y en el ámbito español vide Carrefour S.a. v. Domains By Proy/Sandes Corporation,Caso OMPI No. DES2012-0036, con ulteriores referencias). Como es sabido, los supuestos de typosquatting, como el presente, revelan el indiscutible valor distintivo de los signos de la Demandante y la inequívoca voluntad de la Demandada de registrar un nombre de dominio susceptible de generar la confusión en los usuarios de Internet interesados en acceder a las prestaciones comerciales ofrecidas por la Demandante.
El Experto estima que concurre, en consecuencia, el primero de los elementos exigidos por el Reglamento. B. Derechos o intereses legítimos
Del modo que se ha adelantado, la Demandante ha aportado una muy consistente prueba del carácter notorio de sus marcas, consecuencia de su fuerte implantación en el sector de la fabricación y distribución de cerveza, circunstancia que ha sido reconocida asimismo con anterioridad, con ocasión del caso Sociedad Anonima Damm v. Qu Qin Zhu, Wen Zhou Lu Dao Shang Mao You Xian Gong Si / Nexperian Holding Limited,Caso OMPI No. D2017-1013, de todo lo cual se infiere que la Demandada no podía en absoluto desconocer los Derechos Previos de la Demandante en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.
Buena prueba de lo anterior es también el hecho de que, pendiente de resolución este procedimiento, y a resultas del requerimiento previo interpuesto por la Demandante, la Demandada no haya modificado su conducta continuada de ostentación prácticamente pasiva del nombre de dominio en disputa como después se verá, lo cual significa un reconocimiento implícito de su falta de derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.
El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Experto considera que concurrió mala fe por parte de la Demandada en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa. En efecto, y de todo cuanto antecede, que la Demandada no podía desconocer el carácter notorio de los signos distintivos de la Demandante. Nótese, en particular, que no obstante haber registrado un nombre de dominio prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante, la Demandada incluye en su sitio enlaces en los que incorpora íntegra y precisamente, sin alteración alguna, varias de las marcas que son titularidad de la Demandante.
Esta circunstancia, de por sí, serviría para acreditar el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
La anterior conclusión se refuerza, por lo demás, con la concurrencia cumulativa de varias circunstancias adicionales que el Experto presume tradicionalmente indicativas de la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, cuales son (i) la falta de respuesta a los requerimientos de la Demandante y la posterior falta de personación en el proceso y de contestación a la Demanda; (ii) la oferta de venta del nombre de dominio en disputa por un precio que, además, excede con mucho del coste del registro así como (iii) el uso del nombre de dominio en disputa para resolver a un sitio web con enlaces de pago por clic que, en este caso, pretende camuflarse bajo una apariencia (por lo demás, de muy precaria configuración) en la que se facilitaría la conexión con sitios web de terceros entre los que, al menos, se cuentan dos referentes adscribibles al sector cervecero siendo que en uno de ellos, en particular, se promocionan productos competidores de la Demandante. Así las cosas, y aún pese a tan burda presentación del sitio web al que se accede a través del nombre de dominio en disputa, no sería descartable que algún usuario inicialmente interesado en acceder a la oferta de la Demandante fuera finalmente desviado a una oferta alternativa.
En consecuencia, el Experto considera que se cumple con el tercer elemento del Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Paz Soler Masota
Experto
Fecha: 10 de diciembre de 2018
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